目次

一、基本案情概述

二、适用“直接、毫无疑义地得出”标准更符合优先权制度的立法目的以及现有的法律规定，也更有利于审判结果的统一

三、结语

优先权实质审查中的核心问题是判断作为优先权基础的在先申请与在后申请请求保护的技术方案是否构成相同的主题。对于相同主题的判断标准，虽然专利审查指南在相关章节给出了判断方法，但是在面对实际案例时，专利审查部门与人民法院对判断标准的把握并不一致。今年2月，最高人民法院发布《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要（2023）》，其中第6条裁判要旨明确在优先权审查中对相同主题的判断适用“直接、毫无疑义地得出”标准——应当审查在后申请的权利要求限定的内容能否从在先申请的专利文件中直接、毫无疑义地得出。同时，否定了专利审查机关和一审法院在相同主题的判断中引入“实质相同”的审查标准，不考虑不具有实质性限定作用技术特征的观点。该裁判要旨的相关案例（案号：（2021）最高法知行终344、371号，以下简称“阿格列汀”案）亦被选入人民法院案例库，对后续专利无效及行政诉讼中优先权审查的法律适用具有典型意义和参考价值。

一、基本案情概述

“阿格列汀”案的基本案情并不复杂，主要涉及优先权的审查。具体案件信息如图1所示。案件的争议焦点在于：（1）优先权审查中“相同主题”的判断应适用什么标准，以及（2）对权利要求保护范围没有实质性限定作用的特征，在相同主题的审查中是否予以考虑。

图1：“阿格列汀”案示意图

最高人民法院在二审判决中明确，在“相同主题”的审查中应适用“直接、毫无疑义地得出”标准。在判断新颖性、创造性时，对权利要求中限定的某些内容视为不具有实质限定作用而不予考虑，但这一审查标准不应适用于优先权核实中。最高人民法院给出的裁判理由主要包括：

从立法目的来看，专利法第二十九条第一款规定的外国优先权制度是为了保障申请人不因其在不同国家、地区之间申请时间的差异而丧失先申请的利益。在相同主题的审查中适用“直接、毫无疑义得出”标准符合优先权制度的立法目的。

在判断新颖性、创造性时审查某些特征的实质限定作用是可专利层面上的考量。而优先权核实仅仅是为了确认能否以在先申请的申请日作为优先权日，并不涉及可专利性的审查，故不能将可专利层面上的考量因素用于优先权核实中。

优先权核实应当是审查新颖性、创造性的前提步骤，在这一步骤中也不应代入新颖性、创造性的判断方法，而应基于优先权核实自身的标准进行。

如果将审查是否有实质限定作用的标准用于优先权核实中，将会导致只要专利申请人在权利要求中增加对新颖性、创造性判断不具有影响的内容，即可享受优先权的利益，这与优先权制度设置的目的不符，也会使专利申请人获得不正当的利益。

根据《专利审查指南》的规定，判断相同主题应以“直接、毫无疑义地得出”作为标准，不同于《专利审查指南》规定的新颖性审查的“实质相同”标准。

二、适用“直接、毫无疑义地得出”标准更符合优先权制度的立法目的以及现有的法律规定，也更有利于审判结果的统一

1. 适用“直接、毫无疑义地得出”标准更符合优先权制度的立法目的

设置优先权制度的目的在于给予专利申请人向不同国家提交专利申请时间和程序上的优惠，让申请人有充裕的时间准备不同语言和不同形式要求的申请文件。但申请人能够享有优先权的前提是在优先权日之前已经完成发明创造并完整记载在在先申请文件中。申请人可以在在后申请中加入新的技术特征或技术方案，但是新加入的技术内容不能享有在先申请的优先权日，否则违背先申请制的基本要求。据此，优先权审查中判断是否属于相同主题的本质是审查在后申请权利要求书中是否包含在先申请中没有记载的技术特征或方案，并不是比较二者的技术方案是否实质相同。这一判断原则与判断修改后的文本是否超出原申请文件记载的范围基本一致。在现行的专利制度下，判断修改文件是否超出原申请文件记载的范围普遍适用“直接地、毫无疑义地确定”标准[1]。那么，同样以判断是否“记载”为基准的优先权审查中适用一致的“直接、毫无疑义地得出”标准则更为符合优先权制度的立法目的。

2. 适用“直接、毫无疑义地得出”标准与《专利审查指南》中的规定更为一致

“直接、毫无疑义地得出”标准与《专利审查指南》中规定的优先权相同主题的审查标准更为一致。实际上，《专利审查指南》中并未规定判断优先权是否成立的标准是在先申请与在后申请所记载的技术方案是否“实质相同”，而是强调在先申请中记载了在后申请请求保护的技术方案。

从审查指南的整体行文来看，第二部分第三章第4.1.2节第二段明确规定在后申请的技术方案只要记载在在先申请中就可享受优先权，并明确指引优先权的核实适用第八章第4.6节的规定。《专利审查指南》第二部分第八章第4.6.2节中进一步强调，“只要在先申请文件清楚地记载了在后申请权利要求所述的技术方案， 就应当认定该在先申请与在后申请涉及相同的主题。…… 所谓清楚地记载， 并不要求在叙述方式上完全一致， 只要阐明了申请的权利要求所述的技术方案即可”；同时，第4.6.2节还从相反的角度明确规定不能享有优先权的情形，即“要求优先权的申请增加了对这一或者这些技术特征的详细叙述， 以致于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出， 则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础”。由此可见，优先权判断中适用“直接、毫无疑义地得出”标准更符合审查指南中的规定。

从措辞和表述方式来看，《专利审查指南》中关于相同主题的定义也不同于新颖性审查中的“实质相同”。《专利审查指南》第二部分第三章第4.1.2节给出了相同主题的发明创造的定义：“专利法第二十九条所述的相同主题的发明或者实用新型， 是指技术领域、 所解决的技术问题、 技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型”。上述定义中强调的是“相同的发明或者实用新型”，与第二部分第三章第3.1节新颖性审查原则中规定的 “技术领域、 所解决的技术问题、 技术方案和预期效果实质上相同”的涵义并不相同。显然，“实质相同”的涵义和范围较“相同”更为宽泛。根据第3.2.1节至3.2.5节列举的新颖性判断中的常见情形，优先权审查中的“相同”类似于新颖性判断中“相同内容的发明或实用新型”（第3.2.1节）。除上述情形外，“实质上相同”还包含惯用手段的直接置换、数值范围、包含性能、参数、用途或者制备方法等特征的产品权利要求等多种情形。这些情形虽属于“实质上相同”的范畴，但并非都属于“相同”的情形。例如，采用螺钉固定方式改换为螺栓固定方式，其属于惯用手段的直接置换，技术方案“实质上相同”，但并不能认定两种固定方式是“相同”的技术方案。因此，优先权审查中的“相同主题的发明或者实用新型”并非等同于新颖性审查中的“实质相同”。

3. 在判断是否构成相同主题时考虑技术特征对保护范围的限定作用，将进一步复杂化优先权的判断标准，容易造成审查结果的不统一

如果在相同主题的判断中考虑技术特征对保护范围的限定作用，从整体上考察技术方案是否实质相同，实际上是在确定在后申请权利要求中包含在先申请未记载的内容后，还需要进一步考量该未记载的技术特征是否对请求保护的技术主题具有实质的限定作用，这必然导致优先权判断标准的复杂化。如图2所示，在适用“直接、毫无疑义的得出”标准时，只需两步即可得出结论（实线部分）。如果考虑技术特征对保护范围的限定作用，则需要额外的第三步才能得出结论（虚线部分）。

图2：判断相同主题流程示意图

另一方面，技术特征的表述方式也是千差万别，既可以通过技术术语直接描述产品的宏观结构，也可以通过制备方法或物理、化学表征参数来体现产品的微观结构，还可以包括描述产品用途或技术效果的特征。在这种情况下，如何判断该技术特征是否具有限定作用本身也是一个较为复杂的问题，本领域技术人员需要考量请求保护的技术主题、技术特征的表述方式、对产品结构或组成的影响等多种因素才能得出结论。这无疑进一步增加了判断难度，而且容易出现某些增加的技术特征不会影响优先权的成立，而增加另一些技术特征则会导致优先权不成立的情况，造成审查结果的不统一。

试举一例，在先申请中记载了化合物A的化学结构及其制备方法，并公开了该化合物A具有治疗适应症B活性。在后申请的权利要求请求保护一种具有相同化学结构的化合物A，并明确限定该化合物A用于治疗适应症C，在后申请的说明书中增加了化合物A用于治疗适应症C的试验方法和效果数据。在上述案例中，如果考虑技术特征的限定作用并从整体上比较技术方案是否实质相同，那么相同主题的判断可能是个很棘手的问题。一种观点认为，化合物A的化学结构相同，用于治疗不同适应症的用途特征对化合物结构不具有限定作用，因此，在后申请与在先申请构成相同的主题，优先权成立。另一种观点认为，治疗适应症C的用途明显属于在先申请中未记载的技术内容，二者不构成相同主题，优先权不成立。在实际审判场景下，很可能因为站位不同观点而得出不同的结论。相反地，如果采用“直接、毫无疑义的得出”标准，上述案例的情况则会得出较为一致的结论。在先申请中没有记载化合物A治疗适应症C用途，本领域技术人员也无法根据在先申请中披露的内容直接、毫无疑义的得出该新用途。因此，不构成相同的主题，优先权不成立。

三、结语

最高人民法院在“阿格列汀”案中明确优先权审查中相同主题的判断标准中不应引入新颖性、创造性审查中关于可专利性的考量因素。这避免了“给药特征”对制药用途是否具有限定作用这个医药领域中特有的考量因素，导致优先权审查标准因撰写方式或技术领域的特点而不一致的问题。“直接、毫无疑义地得出”标准的适用将使得专利授权确权程序中优先权的判断标准更为明确和一致。

注释

【1】《专利审查指南》在第5.2.1.1节关于修改的内容与范围： 原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书 文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。

作者：路畅

编辑：Eleven