斐锐2020 年授权后业务报告 | 对修正动议试点项目的评估

2020 年是充满挑战的一年：全球新冠疫情、严重的经济衰退、动荡的总统选举等诸多挑战接连不断，在此等情况下，专利审判与上诉委员会（PTAB）的工作放缓也在意料当中。但是，在比较 2020 年与 2019 年的统计数据后发现，案件提交量实际上增长了大约 15%，¹反而扭转了 2019 年相比 2018 年下降大约 30% 的趋势。美国专利商标局 (USPTO) 将这项成绩归功于为期两年的 IT 稳定化和现代化工作，这使得该机构的 13,000 名员工能够相对无缝地过渡为远程工作方式。PTAB 还成为美国率先开展虚拟听证的审判庭之一，截至 2020 年底，已经开展超过 1,000 场全虚拟听证。²

另一方面，就 PTAB 的授权后业务而言，2020 年则是相当平静的一年。PTAB 判例意见小组仅发布了一项裁决（Hunting Titan, Inc. 诉 DynaEnergetics Europe GMBH 案，案件编号 IPR2018-00600），少于 2019 年的三项。2020 年 12 月，USPTO 发布了两项最终规则：第一项是执行 SAS 立案规则，并消除立案时对请愿人有利的证词推定；第二项是指定修正动议中的举证责任。USPTO 还于 10 月发布了一份拟议规则制定通知，其中涉及到拟议将其关于 PTAB 自由裁量启动《美国发明法案》(AIA) 审判的现行政策和程序编纂成法规。9 月 16 日，随着“涵盖商业方法”(CBM) 审查程序的取消，请愿人可利用的 AIA 审判程序缩减至两项。展望未来，最高法院对于 Arthrex 案中 PTAB 法官的任命是否符合宪法的裁决备受业界关注。

斐锐律师事务所的《2020 年授权后业务报告》将深入探讨那些对 2020 年授权后业务形势造成影响的最重要案件、趋势及动向，以及它们在未来可能对执业人士产生怎样的影响。

本次发布的报告有以下五大主题，本篇发布的是对修正动议试点项目的评估，其余四篇主题报告将在近期逐篇推送，敬请关注！
i.对修正动议试点项目的评估
ii.关于自由裁量驳回的最新资讯
iii.PTAB 判例意见小组平静的一年
iv.PTAB 的生物制药案件数量下降
v.全年上诉案件回顾


i. 对修正动议试点项目的评估


2019 年 3 月15 日，委员会正式宣布新的修正动议试点项目。《联邦公报》第 9497 号（2019年 3 月 15 日）。该试点项目可供专利持有人向委员会寻求不具约束力的初步指导意见，以评估其针对请愿人质疑所提的拟议权利要求。自此，专利持有人拥有了四种选择方案：(1) 提交经修订的修正动议；(2) 提交对请愿人异议作出的回复；(3) 允许请愿人回复并接收专利持有人再回复中的最终陈述；或者 (4) 撤回修正动议。这些方案可帮助专利持有人管理诉讼程序。然而，该试点项目已经实施了一年多的时间，对于该项目是否按照预期推动“提高AIA 审判程序的有效性和公平性”，目前尚无定论。《联邦公报》第 54319 号、第 54322 号（2018年 10 月 29 日）。

“有效性和公平性”的评估并非易事。但是，相比于先前的机制，专利持有人利用这一新修正动议程序的比率，可作为一项衡量标准来辅助判断。如果没有其他区别因素，提交率趋势可能与有效性和公平性的感知存在关联。在这方面，基于 PTAB 已发布的统计数据和公开数据，修正动议提交率尚无提高迹象。
提交率虽然存在关联，但是并非决定性的衡量标准。撇开 PTAB 程序的“有效性和公平性”，专利持有人也可能会因为一些其他原因而放弃在 PTAB 寻求权利要求修正。例如，专利持有人可以在单方复审、再公告和公开专利审查中获得修正机会，而不必面对对方当事人目的明确的积极对抗。这些替代选择还可能更具可预测性，且价格更优惠、成功率更高，更不用说与在 PTAB 提交修正不同，再公告和公开专利审查还可以提供非限缩修正的机会。
长远来看，成功率往往作为先行指标，而试点项目在成功率方面的初期结果比较有利。根据 PTAB 已发布的统计数据，在试点项目之前，只有大约 14% 的修正动议获得部分或全部批准。¹相比之下，根据 Iancu 局长最近的报告，当专利持有人利用试点项目时，这一比例达到了 36%。²毫无疑问，截至目前，相较于旧程序，专利持有人采用委员会的新程序取得成功的概率更高。
下表分类列出了 11 个取得积极结果的试点项目案件中的专利持有人战略选择：
暂且不考虑样本量少的问题，可以发现有意思的是，在这些取得积极结果的案件中，一些案件并未涉及到经修订的修正动议，而这目前在专利持有人中也是最受青睐的战略选择。而在放弃提交修订版动议的群体中，只有少数得到了完全肯定的指导意见。在其余各案中，专利持有人都决定通过论据和证据来直接解决负面的初步指导意见，而不是提交新的权利要求内容。
选择放弃通过经修订的修正动议来回应负面的初步指导意见，最初可能看似不合常理，但是在考虑所处的背景后则不然。根据试点项目的结构，在专利持有人回应请愿人的异议之前，将由委员会提供指导意见。在绝大多数情况下，专利持有人会得到负面的指导意见，这也在情理之中。提交经修订的修正动议后结局难料，也是需要考虑的另一重要背景。在提交修订版动议的情况下，可能使请愿人能够基于完全公开的记录提出新的质疑依据，但对于委员会对新权利要求内容的评估，专利持有人则一无所知。毋庸置疑，修订版动议在适当情况下是有用的，但并非唯一可行的选择方案。
除了完全撤回动议之外，专利持有人根据委员会的初步指导意见可选择的其他三种方案都是有效的。试点项目的初步结果表明，专利持有人虽然仍面临很多困难，但其修正后的权利要求现在更有可能获得批准。成功率的增加是否会吸引更多专利持有人尝试提出修正动议，仍需拭目以待。

在授权后业务方面，斐锐的过往和当前成绩都是首屈一指的：我们在 PTAB 处理的案件超越任何其他律所，我们的律师经常会在联邦巡回法院参与新法律的制定。如需了解更多信息，可根据推文下方信息联系斐锐深圳办公室，或访问fishpostgrant.com。

¹https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/20201028_ptab__mta_study_installment_6_tf_iq_813950_final_revised.pdf
²https://www.uspto.gov/blog/director/entry/ptab-s-motion-to-amend
声明：中文翻译仅供读者参考，请以英文原文为准
上述观点仅是作者在上述日期的观点，并不一定代表斐锐律师事务所（Fish＆Richardson P.C.）、该律所任何其他律师、客户或其任何关联公司的观点。这篇文章仅供一般参考，并不旨在也不应作为法律建议。没有形成任何律师-客户关系。
©2021 Fish & Richardson P.C. All Rights Reserved.



相关文章