环球资讯|美联邦法院指出无效他人商标并不要求自己对有关标记具有所有权

美国联邦巡回上诉法院近日作出判决(No. 20191567),明确指出提起商标撤销不必是有关商标的所有人。

Australian公司2000年早期就在澳大利亚避孕套商品上使用NAKED标识,2003年4月开始通过网站向美国的消费者销售商品。Naked 公司的前身在2003年9月在美国申请注册NAKED商标,并获准注册,使用商品是避孕套。Australian公司曾和Naked TM公司联系并就该商标进行过协商,Naked 公司声称双方联络的邮件表明Australian公司要在美国停止使用NAKED标识,并且同意Naked 公司使用。但Australian公司对此表示否认。

在协商过程中,Australian公司请求美国专利商标局撤销涉案商标,理由是欺诈、混淆以及虚假表示,有违诚信等等。商标审查及上诉委员会认为,但基于双方邮件,Naked 公司有合理的理由认为Australian公司已经放弃了涉案商标,因此,Australian公司对于所撤销商标没有实际的利益,因而也没有合理的理由认为自己遭受了损失。

Australian公司不服,提起上诉。2020年7月27日,联邦巡回法院作出判决认为,申请撤销注册商标,根据兰哈姆法的有关规定(美国民法典第15章1064条),申请人只要“认为其正在或将要遭受损失”即可。法院认为,不管是该制定法还是既往判例都没有要求申请人对申请撤销的相关商标要具有所有权。即使申请人通过合同让渡了它的权利,仍然可以申请撤销。如果确实有协议,要求赔偿可能是个问题,但是根据1064条申请撤销只要求“认为有损失”即可。

在确认Australian公司是否有真实的利益并且有理由相信其有损失,并进而有权申请撤销,法院认为专商局驳回Australian两次注册,延期处理最近的一次申请,中止撤销程序,一番操作也说明Australian公司对自己权利是否受损是有担心和顾虑的。虽然Naked 公司认为Australian已经放弃第一次申请,随后又再次申请,纯是徒劳。但法院认为,放弃程序不等于放弃实体权利, Australian公司2003年4月就在美国销售NAKED避孕套并有广告,而且还有未决的商标注册案件,这表明它有实际的利益,并且会有合理的理由认为自己会因为涉案商标的注册受到损失。

编辑:肖晋

来源:中华商标杂志