裁判要旨

以拆分的方式使用注册商标导致改变注册商标标志的显著特征的，不属于使用该注册商标的行为。如果该不规范使用的商标标志与他人在同一种商品或类似商品上的注册商标构成近似、容易导致混淆，系侵犯他人注册商标专用权的行为。

案情

重庆东泉食品厂系第546194号图片商标注册人，注册有效限期自1991年3月20日至2001年3月20日，续展注册有效期自2011年3月20日至2021年3月19日，核定使用商品第30类。2013年10月6日，该商标转让给原告重庆金土坨食品有限公司法定代表人李程。2018年7月5日，李程与本案原告重庆金土坨食品有限公司签署《商标使用许可协议》，将涉案商标许可给本案原告在糖果、饼干、糕点等商品上使用，许可期限为2018年7月6日至2020年12月31日，方式为独占使用许可。“土沱麻饼”2008年被评为“渝北区2007年度消费者满意商品”，2012年被评为“重庆首届糖果糕点大赛重庆名饼、名点”，2015年被中国饭店协会授予“中国名点”，李程于2014年被命名为“市级非物质文化遗产项目土沱麻饼传统制作技艺代表性传承人”，“土沱麻饼”还被认定为“重庆老字号”。

被告系第21357307号“水土沱”注册商标的权利人，核定使用商品/服务项目（国际分类：30）。原告认为被告生产、销售的麻饼产品所使用的标志，系将水、土沱以黑粗字体竖形错列使用，相关公众施以一般注意力，极易对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告商标的商品有特定的联系，被告构成商标侵权。被告则认为其系使用的自己的第21357307号“水土沱”注册商标，仅仅是使用过程中稍不规范，不属于侵害他人商标权的行为。

 裁判

法院审理后认为，根据《中华人民共和国商标法》第五十七条第（二）项的规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属侵犯注册商标专用权的行为。本案中，原告的商标系图文组合商标，由中文“土沱”、文字下的波浪线及外圈的圆形组成。一般而言，图文组合商标的文字部分构成其呼叫的主要部分，且文字字形及读音系商标的显著识别部分，本案中的中文“土沱”亦应构成原告商标的显著识别部分。被告生产的麻饼产品所使用的标志，其使用的方式为将水土沱以黑粗字体竖形排列使用，且将“水”与“土沱”分割成为两列错位排列，在音、形、意上与原告商标构成近似。原告通过长期使用、宣传使得其涉案商标在相应的商品类别上建立稳定的联系，其陆续获得的“重庆老字号”“中国名点”等相关称号，均能证明原告涉案商标具有较高的知名度。被告生产、销售带有上述标志的侵权麻饼产品的行为侵害了原告的注册商标专用权。被告抗辩其系使用第21357307号“水土沱”注册商标，但其生产、销售的麻饼产品上的标志并非按其注册商标标志呈现的方式使用，从相关公众的一般认知水平出发，不会认为二者具有同一性，而实际是与原告的商标构成近似并容易导致混淆，被告的抗辩不能成立。

评析

注册商标制是我国取得注册商标权利的基本制度。商标的价值在于区别商品或服务，注册的法定程序与公示效力保证了在瞬息万变的商业社会中相关公众对商标权利状况确定性的诉求。商标一经核准注册，在核定的商品或服务上具有专用权，排除他人对此商标及近似的商标在相关商品或服务上的使用，这是商标权关于专用权与禁止权一体两面的内容。本案裁判规则阐释了区分与廓清商业标志之间的边界，首要的便是划定注册商标专用权的权利边界并进一步划定禁用权的范围，尤其是界分出其他与注册商标标志近似的相关商业标志的权利空间。

一、注册商标的专用权与禁用权

（一）注册商标的专用权

与著作权一经创作即产生不同，商标权不能自动的获得，我国实行商标注册制度，由申请人对具有显著性的标志提出注册申请，经商标注册部门审定授权公告后，申请人方才取得相应的注册商标专用权。商标专用权是指商标权人对其注册商标在核定使用的商品或服务上进行专有使用的权利。所谓核准使用的商品，是指商标注册证上记载的核定的商品类别和商品；所谓核准注册的商标，是指登载于商标注册证上的文字、图案、数字、特殊标志、颜色组合、声音或上述相关要素的组合。商标注册制度建立了一个商标产权的公示制度，从纸面上划定了注册商标专用权的范围。可以说，专用权是商标权人最基本最核心的权利，商标权人可在核定的商品或服务上独占性的使用核准的商标，并由此获取商标利益。

（二）注册商标的禁用权

商标权的另一个维度是商标禁用权，是商标权人得以阻止他人使用商标的范围，它是商标权人的消极权利。一般来说，商标禁用权的范围比商标专用权的范围宽泛。商标权人阻止他人使用其商标的范围可以及于相同或相类似的商品上使用相同或近似商标；如果是驰名商标，甚至可以扩大到不相同或不相类似的商品上使用相同或近似的商标。从使用的对象和使用方式上，与注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的情形都是商标法所禁止的行为。

商标专用权是商标禁用权的前提，但没有商标禁用权，商标权人的专用权亦无法得到保障。本案中，被告系第21357307号“水土沱”注册商标的权利人，其依法享有的注册商标专用权当然应当受到法律的保护，而行使该权利有下述两个前提：一是在该商标核准注册的第30类商品上使用，二是严格按照其核准注册的“水土沱”样式使用。司法实践中商标侵权的认定往往是商标的使用方式落入了他人商标禁用权的边界之内，这一范围的划定是司法实践中的重点和难点，既与被侵权商标的显著性、知名度等相关，亦与被诉侵权标志的使用方式、侵权人的混淆意图等因素关联，甚至一定程度上受到司法政策的影响。既要维护注册商标权利人正当的商标专用权保护范围，同时又要避免注册商标专用权权利边界的不当扩大影响商业秩序正当的包容性。

二、不规范使用注册商标的法律责任

（一）侵害他人的注册商标专用权

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款规定：“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。” 一般而言，注册商标之间的权利冲突不属于人民法院民事诉讼的受案范围，注册在先的商标权人如果认为在后的注册商标与其构成权利冲突应该通过无效宣告等行政程序进行处理。从商标授权的角度，权利人有权在各自的商品/服务类别上使用核准注册的商标标志，在被无效程序否定其效力之前，即便相同或近似类别上有标志相似的商标，也默认在后注册的商标享有法定的商标权利。

本案中，原告和被告在第30类上各自有一个注册商标，亦即在第30类的糖果、饼干、糕点等商品上，原告有权使用其商标，被告亦有权使用其“水土沱”商标，这均是商标专用权的范围。即便原告认为被告的商标与其近似，也无权通过民事诉讼主张被告系侵权行为，当然前提是被告系规范使用其注册商标的情形。本案的被告并未规范使用其中文横向排列的“水土沱”注册商标，而是对该标志进行了拆分、变形等处理。被告此种不规范使用注册商标的情形使得本案争议具有了民事侵权行为的可诉性，不规范使用注册商标的法律后果之一即是可能侵犯他人的注册商标权。

（二）注册商标专用权保护的缺失

商标使用是贯穿商标权的取得、商标权的维持、商标权的保护全过程的概念，即便是实行严格商标注册制的国家，通过使用获得法律保护的未注册商标在商业活动中亦不在少数。指示商品或服务来源是商标的核心功能，这一核心功能的实现是商标保护的目的之所在。这一核心功能的实现，体现在商标注册的角度是要求商标具有显著性；体现在商标维持的角度是要求商标在商业活动中的实际使用。只有在商业交易中的重复、多次、大量的出现，社会公众才能把某一商标与特定的商品或服务进行关联，进而建立固定的联系。据此，对注册商标的使用要求而言，当然是指在商业活动中正确、规范并且持续的使用商标标志，而不能随意改变标志的外观。在商标侵权诉讼中，注册商标权人对注册商标长期的使用，既是认定混淆可能性的依据，也是注册商标权人请求赔偿的要求之一。而不规范使用注册商标的方式即便并未侵入他人注册商标禁用权的范围，也仍然可能被认为上述使用方式并非对其注册商标的使用，而是使用的注册商标之外的新的商业标志。

不规范使用注册商标无法实现该注册商标权的维持，注册商标专用权无法获得充分的保护。除了可能侵犯他人的注册商标权之外，不规范使用注册商标的法律责任还包括行政责任，甚至可能面临商标失权的风险。《商标法》第四十九条规定，商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。在商标注册制度下，商标管理部门在核准注册商标以及后续的监管程序中都承担着相应的监管义务。注册商标权人正确规范使用自己的注册商标既是一项权利，同时也是其在使用商标时应当恪守的义务。

三、不规范使用注册商标侵犯他人注册商标权的裁判规则

合理划定注册商标专用权的权利范围是保护商标专用权的基础，同时亦是发挥商标法维护和促进社会主义市场经济发展功能的必要条件。在核准的商品或服务上规范使用核准注册的商标标志，是权利人行使注册商标专用权权利的边界。司法实践中的难点在于注册商标的不规范使用在哪种程度或标准上超越了商标专用权的范围，进而进入他人注册商标禁用权的范围导致侵犯他人的权利。

（一）规范使用注册商标的内涵

在现代社会的商业活动中，基于审美、潮流、行业、产品形态、产品包装乃至消费者心理等多种因素，都对经营者的灵活性提出了非常高的要求。在商标的实际商业使用的过程中，基于商业宣传的效果或者其他客观条件，对注册商标标志进行一些处理并不鲜见，法律亦非绝对禁止。只要商标注册人对商标的改变没有影响该商标的原有显著性，相关公众依旧把商标与其来源联系起来，法律对这种行为应该给予包容。尤其是随着商标广告功能的增强，商标紧跟大众审美的变化而改进更是常有的情况。在市场上经营活动中，权利人在不显著改变其商标标志的情形下，对商标标志进行细微的调整一般视为是对该注册商标的使用，而非本文所讨论的不规范适用注册商标的行为。一般而言，改变注册商标的字体、字母大小写、文字横竖排列、间距大小或者细微调整图形外观的排列组合方式等，如果与注册商标基本无差别或者不影响体现注册商标显著特征的，可以视为是对注册商标的规范使用。如保持原商标的主体图案、字形字体、翻译前的字意等主要特征，均可认为是显著性的保持。

（二）不规范使用注册商标行为的认定

与之相反，如果对商标标志进行拆分、重组或将多件注册商标组合使用以及其他显著改变注册商标标志则是不规范使用注册商标的行为。司法实践中首要难点在于把握涉案注册商标的显著性，规范使用与否的分野之处即在于商标显著性被保持亦或被破坏。此类案件中，被诉侵权人往往有正当使用自己注册商标的抗辩，法院需要据此首先认定是否属于不规范使用注册商标的行为。本案被告在同样的第30类糖果、饼干、糕点等商品类别上注册成功第21357307号“水土沱”商标，从商标授权的角度，商标行政主管部门认为第21357307号“水土沱”商标与第546194号商标不会构成混淆。被告在实际使用过程中，却并未按照其注册商标“水土沱”中文字样横向排列的方式使用，是通过错列的方式、较大字体突出了“土坨”二字，而将“水”字在另一列单列并与商品名称“麻饼”相连，从外观上即较大程度改变了原商标三个中文字符横向排列的视觉效果。从含义上来说，被告自述其商标源自重庆的水土（地名），故名之“水土沱”，而其使用方式却明显形成“水”与“土坨”之意，与其原商标的含义亦不相符。被告系典型的不规范使用其注册商标的行为。

（三）容易导致混淆的认定

一旦认定被诉侵权人系不规范使用注册商标，关于其是否构成侵害他人的注册商标权的判定标准仍然基于是否容易导致混淆的商标侵权认定标准。即以相关公众的一般注意力和认知力为标准，采用隔离观察、整体比对和主要部分比对的方法，将被诉侵权标志与他人的注册商标进行对比，在确定构成外观上的近似后再进一步认定是否容易导致混淆。值得特别关注的是，虽然从商标侵权的法律构成要件来看，侵权人的主观意图并非商标侵权判定的构成要件，但侵权人的“混淆意图”可以作为司法实践中推定容易导致混淆的重要依据。

不规范使用注册商标的行为本身即提供了一项初步证据，侵权人认为至少具备一种可能性，此种不规范使用的方式比规范使用其商标的方式更能获益。不规范使用注册商标的行为天然具有引发裁判者关注其主观意图的可能性，也就是说对其注册商标进行变化使用仅仅是出于描述自身产品或服务特性的需要，抑或是侵权人试图攀附他人的商誉，是判定混淆可能性的关键一环。侵权人改变自己的标志试图模仿他人的意图不足以证明引起混淆的成功；只有当其意图通过巧妙地有目的性使用与目标高级用户商标相似性的标志，且被论证为混淆顾客的意图时，侵权人的意图可以表明混淆的可能性。

在司法实践中，对侵权人相应反驳证据的审查一般也应集中在其改变注册商标标志的意图上。侵权人使用与他人相似商标的目的是引起一般谨慎程度的消费者误以为其商品或服务与他人存在关系（许可、赞助、联营等），进而从其他商标所有者的商誉中获得不当利益，这种意图具有明显的不正当性，这种搭便车的行为不被法律允许。案涉商标系“重庆老字号”，在重庆地区具有较高的知名度，代表着地道而悠久的重庆味道。被告同系重庆地区的麻饼生产厂家，与原告属同一地区同一行业，对原告的商标及其商标的知名度理应知晓。被告注册了“水土沱”商标却未规范使用，其错列的使用方式完全突出了商标的显著部分“土坨”中文二字，其攀附原告商标商誉的意图明显，容易使公众认相关产品系原告生产、提供或与原告具有某种关联系，也就是容易导致混淆，构成商标侵权。

来源：重庆知识产权法庭

编辑：Sharon