欧盟法院在Adam Opel一案中认为，在汽车模型上使用汽车制造商的商标（注册在汽车和玩具上)会构成商标侵权。但是，鉴于德国模型玩具市场的具体情况和相关公众对用于汽车模型上商标的认知，德国联邦最高法院在Opel-Blitz II案中驳回了侵权诉求。

在近期DACHSER案的裁决中 (I ZR 86/22)，德国联邦最高法院有机会决定该判例是否适用于使用服务标志和建筑模型。

来源 | 国际知识产权观察

作者 Marcel Pemsel

案件背景

原告Dachser SE (以下均简称为‘Dachser’) 是一家物流公司，拥有注册在第9、35、39和42类与物流和运输相关的商品和服务上的no. 302008052945和 no. 302009028020 德国商标，Dachser特意在卡车和仓库上使用其商标。

被告Gebr. Faller GmbH主要进行模型制造并销售以下卡车和仓库模型：

这款卡车是Dachser用于服务的实际卡车（由梅赛德斯-奔驰制造）的模型。该仓库模型并未复制实际中的仓库，但它确实再现了Dachser所有仓库的共同基本特征。不过，仓库模型在某些方面还是与实际有所不同，比如卷帘门的标记和模型上的商标位置。

Dachser认为对其商标的使用是侵权的，并起诉了Gebr. Faller GmbH。科隆地区法院支持了Dachser的诉求。在上诉中，科隆高等地区法院却推翻了下级法院的判决，并驳回了其诉讼请求。Dachser遂向联邦最高法院提出上诉。

联邦最高法院的裁决

联邦最高法院认为在模型上使用商标并不侵权。

无混淆可能性

驳回了混淆可能性的认定，因为一方面模型本身没有相似性，另一方面是第9、35、39和42类中与物流和运输相关的商品和服务上，两者之间没有相似性。

联邦最高法院在提到其Opel-Blitz II的判决时指出，即使Dachser的商标已经注册在模型玩具上，也不适用商标侵权。在德国，模型制造商几十年来一直在销售带有原始商标的现实生活中的车辆模型。因此，德国消费者认为在诉争模型上使用“DACHSER”并非表明模型的商业来源，而是Dachser所使用的现实生活中卡车的一部分代表。因此，被告使用原告的商标并不影响该商标的来源指示功能。

驰名商标保护的正当理由

联邦最高法院还根据《德国商标法》第14(2)条第3款（将欧盟商标指令第10(2)(c)条转化为德国法）驳回了基于驰名商标的诉求。根据这一规定，如果一个标志与欧盟成员国中的驰名商标相同或相似，并且在没有正当理由的情况下使用该标志会不公平地利用或损害该商标的显著特征或声誉，则商标所有人可以阻止该标志的使用。

联邦最高法院的大法官们承认，被告对Dachser商标的使用不公平地利用了其显著性和声誉。在模型上对商标的刻画增加了模型的吸引力，并可以成为收藏者购买模型的诱因。

然而，最高法院认为，被告利用Dachser的商标是有正当理由的。将现实生活中的车辆作为模型进行复制，必然包括应用实际车辆上使用的商标。如果商标的使用没有超出单纯作为原始车辆的代表的宣传方式，这并不令人反感。

这不仅适用于原告拥有‘汽车’商标的情况（如Opel-Blitz II），也适用于为服务注册的商标。模型制造商有使用商标的合法权益，即使该商标被用于推广服务，例如将其用在卡车的侧面。

最高法院将上述推理适用于仓库模型，尽管该模型并未复制实际的建筑物。原则上，模型必须是原始物体的详细再现。大法官们提到了下列不符合这一条件的情况，此时商标所有人可以成功挑战其商标的使用：

该商标用于非模仿现实生活中车辆的汽车；

该商标没有出现在原车的相同位置上；

主要赞助商的标志在原赛车上出现的位置被模型上的制造商的标志所取代。

在本案中，模型并未复制现实生活中的建筑物这一事实被认为不是决定性的，因为相关公众知道，即使是同一公司的建筑物，通常也不是完全相同的，而是有区别的，例如由于其位置或土地的大小不同。重要的是，消费者认为该模型是具有Dachser 典型建筑特征的代表。

法院经审理认定

这似乎是一个相关公众几十年来已经习惯了某种特定类型的商标使用，以至于不能再被认为是侵犯了商标的来源指示的案件。这一结果是基于相关国家的公众对模型玩具的认知而产生的事实，这意味着在其他欧盟成员国，结果可能有所不同。

眼下，联邦最高法院有机会决定上述判决是否也适用于3D商标。汉堡地区高等法院(case no. 5 U 61/21)在最高法院的判决公布之前认为，大众汽车的3D德国商标No. 30627911（主要注册在车辆和汽车模型上），著名的”Bulli”被各式不同的Bullis模型侵权。

下级法院认为，相关公众至少期望大众汽车和汽车模型制造商之间有一个许可协议，因为汽车品牌是用于商品销售的。模型制造商在未经许可的情况下，并不具有使用他人3D商标的合法权益。被告就这一判决向联邦最高法院提出上诉（case no. I ZR 23/23，有待审理）。令人感兴趣的是，联邦最高法院究竟是确认其先前的判例，还是会要求欧盟法院作出初步裁决。

来源：国际知识产权观察

编辑：Eleven