一、专利确权程序中是否存在法条竞合问题

二、该案关于优先适用诚实信用原则的说理有很大的改善空间

三、 “过渡办法”的正当性分析：“法不溯及既往”

四、结语暨建议

引 言

近日，国家知识产权局就请求人某系统有限公司与专利权人某科技有限公司的专利无效宣告请求案作出第583749号无效宣告请求审查决定，认定涉案专利在申请行为中存在“抄袭现有技术”的情形，违背诚实信用原则，从而宣告专利权全部无效。该决定在“决定要点”中指出：“当涉案专利同时不符合专利法实施细则第11条与专利法第22条第2款规定时，从两个法条的立法目的出发，结合考虑其制度功能和法律效果等因素，应优先适用专利法实施细则第11条。”值得注意的是，在发出该决定的同一天，国家知识产权局在“赋青春”公众号上还同步以“新案首发 | 违背诚实信用原则情形中抄袭行为的认定”的文章，评述了该案出现的与“不具备新颖性”竞合时的适用问题。该案也被视为是国知局适用诚实信用条款作出宣告无效的第一案，引发业内的广泛关注。本文认为，尽管优先适用专利法实施细则第11条的规定“有助于倡导诚实信用、引导申请行为自律”的政策导向，但专利确权程序是专利法律制度中的重要程序，而法条竞合的法律适用是十分重要的法律问题，有必要从法理层面深入思考与探讨。

一、专利确权程序中是否存在法条竞合问题

在专利确权程序的过往实践中，是否承认有法条竞合问题，以及如何处理法律竞合问题，一直没有得到足够的重视和回应。事实上，在专利确权程序中适用的法定无效理由中，的确存在法条竞合问题。例如，依据专利法第26条第4款审查“权利要求是否得出说明书支持”的“支持要件”时，如果结论是“YES!”，那么说明权利要求请求保护的技术方案在说明书中没有记载，由此可能导致不满足专利法第26条第3款关于说明书“充分公开”的规定；即存在专利法第26条第3款与第4款的法条竞合问题。更有趣的是，如果独立权利要求中不满足解决技术问题的“必要技术特征”要件，导致发明目的不能实现，若说明书中根本就没有关于该“必要技术特征”的相应记载，导致说明书既不满足“充分公开”要件，也不满足“支持要件”；故表明“必要技术特征”要件与“充分公开”要件和“支持要件”之间，存在法条竞合。实践中，无效请求人往往基于同样的事实一并主张上述三种无效理由，而国知局的做法是三个要件“共进”，只要认定满足三要件之一，就认为也同时满足其他两个要件，并不上升到法条竞合层面。

特别是，当请求人提出的众多理由中有部分理由成立的情况下，国知局的做法是“一招致胜”，即只评价分析理由之一而得出结论。其常用的套话是：“……，合议组对请求人的其它无效理由、证据和证据使用方式不再予以评述。”

在著名的格力与奥克斯专利无效行政诉讼中，针对同样的事实，最高院认为涉案专利权利要求不满足“支持要件”但又详细论证其满足“充分公开”，可以当作是不承认专利确权程序中存在法条竞合问题的一个反面的例证。

二、该案关于优先适用诚实信用原则的说理有很大的改善空间

如上分析，国知局的既定做法是完全回避了法条竞合问题，国知局首次在该案中承认并直面法条竞合问题，这是一个积极的转变，的确构成了“新案首发”，可喜可贺。但如果解决法条竞合，是否径直优先适用诚实信用原则，该案还是有很大的改善空间。下面，本文对该案的亮点与说理逻辑展开分析。

（一）该案中的亮点聚焦

亮点1：关于使用公开证据的证明责任

该案涉及专利号为201821114751.6，发明名称为“一种全自动软性材料裁切设备用上下裁切装置”的实用新型专利（下称本专利），要求保护一种柔性材料的自动化裁切设备。请求人针对本专利提交了两组证据：证据A用于证明本专利技术方案在申请日前已经销售公开的，证据B用于证明专利权人在申请本专利时已知晓该技术方案为现有技术。其中，证据A包括请求人销售某型号裁切设备的全套销售合同及银行账户交易记录，以及对已售出的该设备进行的证据公证保全。公证书中记录了该设备的公证地点、型号、整体及零部件结构等。

合议组经审理后查明，证据A中的公证书、销售合同、银行交易记录整体反映的内容清晰、明确，没有明显错误或被后期篡改的明显痕迹。以上证据证明合同已实际履行，设备已完成交付，且特定型号设备的配件更换对产品结构造成变化的可能性较低，因此证据A中公证书所示设备构成本专利的现有技术。

上述认定之所以成为亮点，在于该案明确了“高度盖然性”规则。国知局在以往的审查实践中，对销售证据的证明采取极其严苛的证明标准。例如，在齐鲁液压机械有限公司与国家知识产权局、福建泉工股份有限公司外观设计专利权无效行政纠纷一案中，证据6为保全证据的公证书，公证书中记载了公证员来到位于河北省易县易州镇北市村村民委员会附近的一间生产车间，见证该车间内的一台砌块成型机（见下图左），并使用公证处的相机拍照的证据保全行为。公证书所附照片显示了型号为T10VA的砌块机，为涉案的专利权人福建泉工股份有限公司所制造。该机器上的铭牌（见下图右）记载的出厂日期为2014年8月29日，出厂编号为T10A14046。

针对证据6，国知局在第49509号无效宣告请求审查决定中认为，证据6不能仅根据该铭牌上的信息确定该机器的出厂日期。该案中的特别之处在于，合议组一方面认同证据6中的砌块成型机为专利权人福建泉工股份有限公司所制造，但另一方面合议组却将证明“销售合同、发票、发货单、保修卡、维修记录等其他相关证据”的证明责任转嫁给请求人，而恰恰对这些证据在明明就掌握在专利权人手里视而不见。好在国知局的做法被最高法院在二审程序中得以纠正：“从举证责任的分配来看，机器上的铭牌被拆卸更换过这一事实应当由福建泉工股份有限公司承担，但福建泉工股份有限公司对此在无效程序以及一审、二审程序中均未提交任何证据，也未对铭牌可能被拆卸更换这一主张作出合理说明。”

可见，同样是针对“大型机械设备”的销售公开，国知局在砌块成型机案中，在请求人提供初步证据后，将本来掌握在专利权人手里的“销售合同、发票、发货单、保修卡、维修记录等其他相关证据”的证明责任分配给请求人，其证明标准过于严苛，完全不符合常理与常识。专利权人完全可以利用“销售合同、发票、发货单、保修卡、维修记录等其他相关证据”反驳请求人的主张，例如，说明铭牌上的出厂编号的意义，或证明该设备的实际出厂日期晚于专利申请日（2014年12月26日）。

亮点2：关于专利法律体系中不同条款有着不同的定位与功能的分析

在第583749号决定中，合议组写道：

“在专利法律体系中，不同条款有着不同的定位与功能。

就立法目的而言，专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性，核心在于要求发明创造必须区别于现有技术，以此激励技术的创新与进步；专利法实施细则第11条，则是诚实信用原则在专利制度中的具体呈现，目的在于引导专利申请人行为自律，规范申请专利中的不诚信行为，遏制在申请过程中出现的弄虚作假现象，强调申请专利必须以真实的发明创造活动为坚实基础，从而有效维护专利工作的正常秩序，从整体上提升专利质量。

从调整对象来看，专利法第 22 条第 2 款聚焦于专利申请的技术方案，对其新颖性进行审查；而专利法实施细则第11条则着重关注专利申请行为本身，判断申请过程是否诚实、守信，正当行使权利和履行义务。

在价值目标上，前者致力于判断专利的技术贡献，确保授予的专利权有利于推动其应用，提高创新能力，促进我国的科学技术进步和经济社会发展；后者则着眼于规范专利申请行为，维护专利管理工作秩序，切实维护公共利益，保障专利制度的公平公正运行。”

质言之，新颖性是专利制度的核心，是作为专利法原理基础的“先申请原则”的必然要求，属于实质性规范；而专利法实施细则第11条的目的在于引导专利申请人行为自律，规范申请专利中的不诚信行为，遏制在申请过程中出现的弄虚作假现象，强调申请专利必须以真实的发明创造活动为坚实基础，属于行为规范。

（二）改善：法条竞合的说理逻辑

该案中，合议组明确说明了其认为应优先适用专利法实施细则第11条的说理：

“首先，适用专利法实施细则第11条能够更为全面地反映本案案情。“不具备新颖性”，仅表明本专利的技术方案相较于现有技术没有区别，并且专利法中的“新颖性”并不区分是“无意的、偶然的相同”还是“有意的、抄袭的雷同”；而“抄袭现有技术导致不符合专利法实施细则第11条”，则表明本专利既未对现有技术作出改进，且该专利的申请过程中存在弄虚作假、不遵循诚实信用的行为。其次，适用专利法实施细则第11条符合倡导诚实信用、促进高质量发展的导向。专利法实施细则在 2023 年的修订中新增了第11条，并对应地修改第69条将其作为无效宣告请求的理由，旨在通过法律制度倡导诚实信用原则的遵守，以有效维护创新秩序，实现公平正义。”

本文认为，根据合议组的上述分析，反而应得出优先适用专利法第22条第2款的结论。

首先，正是因为新颖性条款并不区分是“无意的、偶然的相同”还是“有意的、抄袭的雷同”，反而证明了新颖性要件规范的内容既包括“无意的、偶然的相同”，也包括对于“有意的、抄袭的雷同”。因此，适用新颖性条款反倒是更能“更为全面地反映本案案情”。或者说，申请人的抄袭行为已经被销售公开行为所吸收。

其次，新颖性要件明确规定在我国的《专利法》中，是专利制度的核心条款；而诚实信用条款规定在与专利法配套的《专利法实施细则》中，从法律位阶上，上位法优于下位法，也应优先适用专利法第22条第2款。

再次，专利法实施细则第11条作为无效理由，是专利法实施细则在2023年的修订中新增的，而该案专利是2018年申请的，按照“法不溯及既往”的原理，也不应优先适用专利法实施细则第11条。

最后，需要强调的是，第583749号决定的说理隐含着一个假设前提就是，专利确权程序中的法律适用必须是“择一”适用，不允许两个或以上法条的平行适用。本文认为，这个假设前提是不成立的，是不符合专利确权程序的规律的“自我束缚”。具体理由是：专利确权程序的性质通常是双方当事人程序，依据请求原则，请求人提出的无效理由是否成立，都需要裁判者一一回应，否则就可能导致漏审。在分析无效理由是否成立时，都需要明确予以回答，无效请求人相当于“出题人”，专利权人是“答题人”；国知局作为裁判者居中裁判，理由成立就明确支持，否则就明确反对。无论支持与否，都以法律规定为依据，不存在优先适用的问题。按照国知局的惯性做法，只要其认为有一项理由成立，就不再评述其他理由，这既不符合请求原则，属于懒政，又容易导致当事人的审级损失，毕竟，专利确权程序并不是终局性的程序，还需要接受后续的司法审查，如果被司法机关发回重审，仍然需要对未评述理由的二次审查，故这种“择一适用”的惯性做法容易导致程序震荡或空转，更不符合“审查经济原则”。

综上分析，本文对第583749号决定的亮点高度肯定，本文对其说理逻辑的改善建议是：在面对法条竞合时，根据案情和审查资源的投入，摒弃“择一适用”，改采“并行适用”，则更符合专利确权程序的性质和审查规律，仍不失为作为“新案首发”的开拓性价值。此外，笔者在此不揣冒昧，预言该案将成为2025年国知局的十大典型案例。

三、“过渡办法”的正当性分析：“法不溯及既往”

诚实信用原则是在第四次专利法修改后（于2021年6月1日起施行）新增的规定，专利法实施细则第11条作为无效理由则出现在2023年修订版中；而该案专利的申请日为2018年7月14日，根据“法不溯及既往”的法理，本案没有适用诚实信用原则的空间。

本文注意到，根据《关于施行修改后的专利法及其实施细则相关审查业务处理的过渡办法》第九条（国家知识产权局第559号公告）的规定，自 2024年1月20日起，请求人以不符合修改后的专利法实施细则第十一条的规定为理由，对国务院专利行政部门公告授予的专利权提出无效宣告请求的，国务院专利行政部门适用修改后的专利法实施细则第六十九条的规定进行审查。在国知局看来，该过渡办法属于“法不溯及既往”的例外规定，是做出优先适用专利法实施细则第11条的法律依据。这就引出该过渡办法是否具有正当性的讨论。

在本文看来，上述《过渡办法》欠缺正当性。

“法不溯及既往”是基本原则，在个别情况下，“溯及既往”才是例外。既然是例外，就要有所限制。

首先，我们要考察的问题是，哪些权力机关有权规定例外情况，答案是谁立法谁规定。由于专利法的立法机关全国人大常委会，诚实信用原则出现在专利法（2021 年修订版）第 20 条规定中，故只有立法机关才有权做出例外规定，从立法技术上，立法者如果有意规定例外，可以采用“但书”的形式加以限制。而国知局是一个专利法的执法机关，只能依法适用法律规定，而不具有创设例外规定的权力，在缺少明确的法律规定或者授权[1]的情况下，由国知局作为《过渡办法》的发布主体，明显不妥。

其次，退一步说，载不违反立法法原理的情况下，也应在《专利法实施细则》中规定“溯及既往”的例外。

此外，例外规定要有一定的节制，不能“狮子大张口”。特别是涉及专利法原理、原则的重大问题上，不得违反“法不溯及既往”原则。例如，第一次专利法修改后的专利法实施细则(1992年)的第九十六条就明确规定：

“本细则自1993年1月1日起施行。

本细则施行前提出的专利申请和根据该申请授予的专利权，适用根据 1992年9月4日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议《关于修改<中华人民共和国专利法>的决定》修改前的专利法的规定和1985年1月19日国务院批准、1985年1月19日中国专利局发布的《中华人民共和国专利法实施细则》的相应规定。

但是，专利申请在本细则施行前尚未依照修改以前的专利法第三十九条、第四十条的规定公告的，该专利申请的批准和专利权的撤销、宣告无效的程序适用修改后的专利法第三十九条至第四十四条、第四十八条的规定和本细则的相应规定。”

其中的第一款和第二款的规定体现了“法不溯及既往”原则。对于“本细则施行前提出的专利申请和根据该申请授予的专利权，” 根据“法不溯及既往”原则，发明专利权的期限仍然是十五年，而不是第二次修改后专利法规定的二十年。这是因为，专利权期限的变化涉及专利权人与公众利益的平衡，关涉“公开换保护”的对价关系，兹事体大，因此，坚守“法不溯及既往”原则尤为必要。

而其中的第三款的规定，显然属于“法不溯及既往”的例外规定，也是“程序从新原则”的体现。具体而言，对于“在本细则施行前”的专利申请，以及“在本细则施行前”的专利申请且“在本细则施行后”取得的专利权，可以有条件从新，仅限于“专利法第三十九条至第四十四条、第四十八条的规定和本细则的相应规定”。特别注意的是，该例外规定特意排除了修改后专利法（专利法第一次修改）的第四十五条关于“发明专利权的期限为二十年”的适用，也即在“在本细则施行后”获得的专利权“从旧”，仍然保持“发明专利权的期限为十五年”不变。

综上，有关专利法修改后的过渡办法，应由立法机关制定，或者由立法机构授权的部门制定。而且，在涉及专利法原理、原则等重大问题上，应避免例外规定对“法不溯及既往”原则的侵蚀。关于施行修改后的专利法及其实施细则相关审查业务处理的过渡办法》在正当性方面存在先天不足，例外规定又显得尺度过大。

四、结语暨建议

本文讨论了专利确权程序中的法条竞合问题。法条竞合是刑法学领域的重要概念，用来解决此罪与彼罪，罪轻与罪重的问题，已经具有十分丰富成熟的理论成果。而在专利确权程序用来解决专利的有效性问题（专利权的“生与死”），原本就不存在法条竞合问题。在专利确权程序中涉及的专利无效法定理由中，通常分为两大类：一类是借助于外部文件（现有技术）来评价专利的新颖性、创造性；另一类是考察自身的内部文件（专利说明书、审查历史档案）来评价专利品质，如是否满足“充分公开”、是否满足“支持、修改是否范围”等要件。这两类无效理由都直接关乎专利权存亡的两极问题，没有中间状态，不存在刑法中适用不同法条导致的不同法律后果的问题，故专利法体系中并不存在法条竞合问题。但伴随着专利法的修改，无效法定理由的队伍不断“扩容”，出现了第三类无效理由，这类理由是针对申请行为的规制：包括未经保密审查向外申请专利而违反专利法第十九条第一款规定的行为、细则第11条关于违反诚实信用原则的行为。这类无效理由的出现，或许是导致专利确权程序中出现法条竞合现象的起因，使原本单纯、和谐的专利法法律体系变得复杂起来。为了应对这种复杂局面，本文建议在专利确权程序中，不论是否涉及法条竞合，均坚持“平行适用”。即围绕着请求人提出的无效理由，进行全面审查逐一回应。在当前的审查实践，国知局的一贯做法是对不予支持的无效理由进行全面回应，而对于支持的无效理由“择一适用”。事实上，在第583749号审查决定中，合议组对新颖性、诚实信用条款均进行全面审查，如果在结论上采用“平行适用”，即以不具有新颖性和违反诚实信用原则宣告涉案专利无效，既没有法律程序上的障碍，也不必纠结“优先适用”问题，何乐而不为？！

注释（上下滑动阅览）

【1】关于授权立法，参见：《专利法（1984）》第六十八条规定：“本法实施细则由专利局制订，报国务院批准后施行。” 专利法实施细则(1985) 第九十五条规定：“本细则由专利局负责解释。” 专利法实施细则(2001) 第一百二十一条规定：“国务院专利行政部门根据专利法和本细则制定专利审查指南。” 专利法实施细则(2023) 第一百四十八条沿袭了该规定。　

作者：魏征

编辑：Sharon