【内容提要】

本文以实证研究的方法，论述了他人请求专利行政部门宣告专利权无效期间，专利权人对权利要求进行修改获批后，专利行政部门对修改后的专利权作出决定宣告无效；专利权人不服提起行政诉讼，经人民法院审理裁决由专利行政部门重新作出决定；他人在专利行政部门重新审理期间，申请撤回宣告专利无效获准后，再次向专利行政部门提出宣告专利无效申请，专利权人在之前的无效程序中所做的主动修改权利要求法律效力仍然有效；他人再次请求专利行政部门宣告专利权无效时，专利审查部门应以修改后的权利要求为审查依据，而不应以修改前的权利要求作为审查基础，进而提出国务院专利行政部门的法定职责就是在专利授权、确权程序中履行其法定职责，专利无效宣告程序一般是双方当事人的特点不能改变其行政程序的本质属性。

目次

一、问题的提出

二、主动修改权利要求的法律效力

三、对无效程序以请求人撤回方式结案的思考

四、结语暨建议

一、问题的提出

专利授权程序原则上在专利申请文件的“记载范围”内，申请人可以对权利要求书进行修改，但根据专利审查指南的规定，也受到修改时机的限制。专利确权程序自2017年4月起，专利审查指南修订后对权利要求的修改尺度大幅度放开，名曰是对原权利要求进行“进一步限定”，但实际上是把凡是写入权利要求书中的技术特征当作“零件库”，专利权人可以从“零件库”中任意摘取一个或多个技术特征组成新的权利要求，以至于其组合后权利要求数量能够达到“天文数字”。业内已经意识到这种毫无节制的修改方式严重超出社会公众对权利要求修改的合理预期，亦不符合专利权的公示性特点，主流观点认为修改不应成为专利权人重新布局的“新天地”，特别是不能超出社会公众对权利要求修改的正常预期。

与权利要求修改规则的“放宽”相伴随的问题是，专利权人在专利授权程序中的主动修改权利要求的法律效力问题，尚未引起业内的足够重视。本文从名称为“一种抗风遮阳窗帘”的实用新型专利案例的权利要求修改为研究素材，围绕该案折射出的法律问题进行较细致的讨论，初步认为专利确权程序的“主要基因”还是行政程序，以期引起业内对专利无效宣告程序的重新认识。

二、主动修改权利要求的法律效力

在研究此问题之前，让我们简单回放上述提及的案例：2013年5月3日某公司申请名称为“一种抗风遮阳窗帘”的实用新型专利，2013年11月6日获得授权，该权利要求书记载了七项权利要求。专利授权后，请求人南京某公司先后提出了三次无效宣告请求。2015年12月9日第一次无效请求程序举行口头审理，专利权人当庭主动修改了权利要求，并提交了修改后仅有的两项权利要求书。

国家知识产权局原专利复审委员会对于权利要求的修改是这样表述的：“专利权人当庭表示，修改权利要求书，删除授权公告时的权利要求1-6及权利要求7中包含特征“所述定位件为软牵引钢丝或尼龙绳”的并列技术方案，并当庭提交了修改后的权利要求书修改替换页，包含权利要求1-2。合议组当庭将该文本转交请求人，请求人当庭表示对权利要求书的修改无异议。经审查，合议组对专利权人的修改予以认可，并明确口头审理所针对的权利要求书为专利权人当庭提交的文本。”

纵览并对比修改后的新权利要求书与授权公告时的权利要求书可以看出，专利权人的修改方式是：先将原权利要求7中包含的特征并列技术方案删除，再将修改后的权利要求7与原权利要求1合并，形成新的权利要求1；保留原权利要求2的附加技术特征不变，删除原权利要求3-6；形成修改后的新权利要求书只有独立权利要求1和从属权利要求2。基于权利要求书的修改文本，国家知识产权局原专利复审委员会做出了第28227号审查决定，宣告涉案专利权全部无效。

决定书送达后，专利权人不服，诉至法院，经过两级法院[1]的审理，撤销了第28227号审查决定并由原专利复审委员会重新作出决定。之后，专利复审委员会成立合议组对上述无效请求进行审查（委内编号5W113221）。期间，请求人南京某公司于2017年8月16日针对本专利权以专利权人2015年12月9日口头审理时修改的权利要求1不具备新颖性，不符合专利法第22条第2款的规定，权利要求1、2不具备创造性、不符合专利法第22条第3款的规定为由，再次请求宣告权利要求1、2全部无效，由此原专利复审委员会启动了第二次无效宣告请求程序（委内编号5W113190）。由于两次无效请求的请求人均为南京某公司，且针对的是同一专利权人的同一项专利权，合议组决定对两案（5W113221和5W113190）合并审理，审理后做出第36840号审查决定：宣告权利要求1、2全部无效。

专利权人对审查决定不服诉至法院，幸运之神又一次降临到专利权人身上，经过两级法院[2]的审理，该审查决定被撤销并由原专利复审委员会重新作出决定。为此国家知识产权局专利复审与无效审理部重新成立合议组继续审理（5W120833），审理期间，请求人对此案提出了撤回宣告涉案专利权无效请求的书面声明，故合议组于2021年1月5日发出了无效宣告案件结案通知书，此举导致合议组无需在根据生效的法院判决做出重新做出决定。

2021年1月6日请求人南京某公司第三次启动了无效宣告请求程序（5W122873），但另行审理本案的合议组无需考虑最高人民法院已经生效的判决，即重新做出决定的案件与本案合并审理的问题。2021年6月8日国家知识产权局专利复审与无效审理部进行口头审理（远程）。因请求人的请求无效仍是针对专利权人在第一次无效宣告请求程序中修改的权利要求书作为文本而提出，对此专利权人当庭提出反对意见，主张应以授权公告时的权利要求文本为准。鉴于确定审查文本是专利无效宣告程序正常进行的基础与起点，合议组当庭确认以修改后的权利要求文本作为审查基础，并针对无效请求理由全面听取了双方的意见。

本案口头审理后，或许是本案合议组发现了请求人已经将前案（5W120833）撤回，故对于如何确定审查文本又产生反复，认为可以采纳专利权人以授权公告文本作为审查基础的主张，究竟如何看待专利权人在确权程序中进行主动修改的法律性质，或者说，如何理解主动修改权利要求书的法律效力，专利权人是否可以出尔反尔，这既涉及专利权人修改权利，也涉及社会公众对生效法院判决所确定的修改后权利要求的期待利益，的确是一个非常重要的法律问题，有必要进行全面的分析讨论。

众所周知，在专利无效宣告程序中，被攻击的靶子是叫做权利要求书的文件。面对请求人对专利有效性的挑战，通常的应对方式有两种，一是据理力争，论证对方的请求理由不成立；二是委曲求全，修改权利要求书，以求躲过对方的攻击。应该说，专利权人在无效程序中采用修改权利要求书的方式进行应对无效请求的攻击，是专利权人的合法权利，但毕竟专利权是经过公示的，如果可以任意修改，则可能违反专利法的基本原则，并导致超出社会公众对权利要求可能的修改范围的合理预期，因此专利审查指南对无效程序中的权利要求修改提出了修改原则与修改方式。总的原则是不能超出原专利的保护范围，即只能在原权利要求书的基础上，缩小权利要求的保护范围。本案中，专利权人主动提出对权利要求书进行修改，其方式是删除权利要求3-6，以及删除原权利要求7中的并列技术方案；之后在将权利要求7合并到原权利要求1中，属于以删除和合并方式进行修改，完全符合当时的专利审查指南的规定，故合议组当庭接受了专利权人的修改文本，并以该文本作为审查基础。

既然专利权人有权在无效程序中主动修改权利要求，且其修改的权利要求书符合专利审查指南的规定，那么，该修改一旦被合议组审查接受，就应该即刻产生法律效力，否则审理的标靶都不能确定下来，无效程序无法正常推进。然何谓即刻产生法律效力，在业内尚存争议。一种观点称之为原则说，即原则上修改后的权利要求书法律效力可以回溯到专利授权公告日之时；另一种观点称之为例外说，持此观点的人认为，新修改的权利要求是在无效程序中才出现的，其发生法律效力的起点应定在修改文本被接受之时，故笔者曾撰文讨论在专利侵权诉讼中，针对被修改过的权利要求，如果被控侵权行为发生在权利要求修改之前，则被告可用中用权抗辩。[3]为方便讨论，本文姑且以原则说为准。

在原则说之下，修改的权利要求的法律效力应追溯到授权公告日，即修改后的权利要求应视为自始即存在，其中的始即为授权公告日，专利法中所称的“明专利权自公告之日起生效或实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效就是这个含义。同理，被宣告无效的权利要求，或者被专利权人主动删除的权利要求，也是自始即不存在，其发生法律效力的起点仍为授权公告日。所以，专利法第47条第2款涉及到专利权被无效宣告之后的朔及力问题的规定。回到本案中的问题上，逻辑上如果我们接受了修改后的权利要求应视为自始即存在这个观点，就不能接受专利权人在第三次无效程序中要求以授权文本作为审查基础的主张。那么合议组为什么又出现认识反复呢？可能是被本案的一些特殊性所误导。

根据上面的内容，在第36840号审查决定被法院生效判决推翻后，原专利复审委员会已经重新组成合议组，将根据法院判决重新做出决定。但不知出于何种考虑，请求人南京某公司撤回了无效请求，致使合议发出了结案通知书，导致程序无疾而终。这种做法，其实是对程序的错误理解，容本文稍后再分析。问题在于在请求人撤回其请求之后，是否导致专利权人在之前的无效程序中所做的修改就归零了，就变得失去法律效力？答案显然是否定的。

首先，无论请求人是否撤回其无效请求，法院生效判决已经发生法律效力是不容否认的，生效判决所确认的法律事实是不容否认的，同时法院的生效判决并非针对修改文本的认定错误，而是在承认修改文本作为审查基础后作出重做的要求。

其次，根据《中华人民共和国专利法》第三条规定：“国务院专利行政部门负责管理全国的专利工作；统一受理和审查专利申请，依法授予专利权。”其中的依法授予专利权应包括专利无效宣告程序中对专利权的依法审查。由此对修改文本是否符合修改原则与方式的审查，属于专利行政机关的法定审查职责，其必须依法履行职责，不受其他任何单位或个人的意志左右。具体地说，不受本案专利权人的主张所左右，一旦该修改方式被合议组接受，便发生法律效力，其法律效力的具体表现为产生了《中华人民共和国专利法》第十一条规定的“任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利”的排他权。

再次，根据《中华人民共和国专利法》第二十条第一款之规定：“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。”毫无疑问，专利权人在无效程序中有权修改权利要求，也属于行使专利权的应有之义，如果接受专利权人的反悔，既有悖于法律规定，更有悖于社会主义核心价值观。因此，可以认为，本案中请求人撤回其无效请求这一事实，最多是一个干扰项，其不影响修改后权利要求的法律效力的判断。根据撤回其无效请求这一事实来认可专利权人反悔主张成立的观点，归根结底是认为撤回其无效请求就意味着之前的程序根本没有发生一样，完全把无效请求当作自始即不存在，这种认识完全无视已经发生、投入的审查资源与司法资源，于情于理也说不通。

接下来，我们再从逻辑分析入手来考察本案应正确如何处理。如上所述，在第一次无效宣告程序中，专利权人主动修改权利要求的事实被合议组接受，但该决定被法院生效判决推翻后，原专利复审委员会重新成立合议组，并与第二次无效请求案合并处理。因此，在这个程序中，合议组的工作至少包括两项任务，一是根据法院的生效判决，做出基于请求人的无效理由是无法否定修改后的权利要求1和2的创造性的结论；二是根据请求人新提出的无效理由，对修改后的权利要求1和2的创造性做出评价。可以说，修改后的权利要求1和2的法律效力已经被生效判决所确认，这一点也是合议组认可的。需要强调的是，即便坚持撤回其无效请求将导致审查结果归零的观点，但在第二次无效程序中请求人并没有撤回其无效请求，则对于前程序中的审查成果，后续程序中也必须承认并继承。

三、对无效程序以请求人撤回方式结案的思考

现有的专利无效宣告审查程序，结案方式分为两大类，第一类结案方式是以做出实体结论为标志；第二类是以请求人提出撤回请求而结束程序。实务中，以第一类结案方式为主，第二类结案方式占比很小，但个中因素各有不同，既可能是无奈之举，也可能是利益考量，包括利益交换。

因此，结案方式的制度设计，应以正确认识专利无效宣告审查程序的性质为前提。如果认为其性质是准民事纠纷，国务院专利行政部门完全是居中裁判，通常则认为请求人提出撤回请求使其行使权利的体现，属于当事人的意思自治的范畴，行政机关基本不审查其撤回动机，是否有规避法律之嫌。但如果请求人提出撤回请求将可能损害社会公众利益，且将其性质界定为对不该授予专利权的救济程序，若修改后的权利要求不具备专利法规定的授权条件或者专利权利人已经对权利要求书进行了修改，则应当考虑该程序本质上还是一种行政机关对私权利的确认是否合法进行再审查的行政程序，专利审查部门同样可以参照我国《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十八条第一款“宣判前，原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。”《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第238条“当事人申请撤诉或者依法可以按撤诉处理的案件，如果当事人有违反法律的行为需要依法处理的，人民法院可以不准许撤诉或者不按撤诉处理。法庭辩论终结后原告申请撤诉，被告不同意的，人民法院可以不予准许”之规定，不准许请求人提出的撤回请求。换言之，尽管国家知识产权局不能依职权自行启动专利无效程序而必须借助公众启动程序，但一旦启动程序，就应根据法律规定，决定是否将程序进行到底，以免损害社会公共利益。

归根结底，对无效程序性质的认识，也经历了逐步深化的过程。专利制度施行前二十年，基本上奉行有求必应，一切为请求人意志转移。在专利法第三次修改时，在实施细则中新增一条规定，即现行专利法实施细则第七十二条规定：专利复审委员会对无效宣告的请求作出决定前，无效宣告请求人可以撤回其请求。专利复审委员会作出决定之前，无效宣告请求人撤回其请求或者其无效宣告请求被视为撤回的，无效宣告请求审查程序终止。但是，专利复审委员会认为根据已进行的审查工作能够作出宣告专利权无效或者部分无效的决定的，不终止审查程序。由此可以从立法技术上解读出，该条采用原则+例外的立法模式，即认为原则上请求人撤回其请求是请求人的权利（第二类结案方式），例外是根据已进行的审查工作能够作出宣告专利权无效或者部分无效的决定的，则可以不接受撤回请求，而是做出实体性的结论（第一类结案方式）。从该条规定的文字表述中，看不出有提出撤回请求的时机限制，例如口审结束后是否可以提出撤回，又例如像本案中已经走完行政程序和司法监督程序全过程后，请求人是否还有权提出撤回请求，或者提出撤回请求后，是否必须接受或者必须不接受。由于法律没有给出进一步的规定，导致本案第三次无效程序中出现的法律适用的困境在所难免。

再回到本案中，即便请求人在法院作出生效判决之后主动提出撤回请求，根据上述专利法实施细则的规定，合议组也不能当然接受并采用第二类结案方式了结此案。原因在于，无论是行政程序和司法监督程序，都是以确认修改后的权利要求书作为审查基础，这一被确认的法律事实属于是实体性的实质成果，完全符合上述细则规定的根据已进行的审查工作能够作出宣告专利权无效或者部分无效的决定的例外情况。的确，无论是法院的生效判决，还是被诉决定，他们的共同点都是基于修改后权利要求书这个法律事实。差异无非是，被诉决定认为修改后的权利要求1和2不具有创造性，而法院生效判决否定了被诉决定的结论。因此，按照被诉决定的观点，其作出全部无效的实体结论（被诉决定的确作出这样的结论），按照法院生效判决的观点，其作出维持专利权全部无效的实体结论。所以，根据这些在案事实，合议组没有适用上述细则规定的例外条款，在法律适用上是值得商榷的。退而言之，即便接受撤回请求而作出第二类的结案处理，也不能当然否定之前的审查成果，更不能给专利权人的反悔主张带来任何法律意义上的正当性。

四、结语暨建议

本文认为，专利无效宣告程序的本质上是一种行政程序。国务院专利行政机关的法定职责就是在专利授权、确权程序中履行其法定职责。专利无效宣告程序一般是双方当事人的特点不能改变其本质属性，请求原则不得凌驾于国务院专利行政机关的法定职责之上。更值得重视的是，现有专利无效宣告制度的设计是缘于专利无效程序的杂糅，现有专利无效宣告制度中含有专利撤销程序的基因，即请求原则在某些情况下应受到约束，上述细则第72条第2款的规定就体现出专利无效宣告程序的本质上为行政程序，该程序还有国务院专利行政机关纠正不当授权以维护公共利益的行政职责。

因此，本文建议上述细则可以改为以不接受请求人主动撤回为原则，接受请求人主动撤回为例外的模式。明确专利权人主动修改权利要求所产生法律效力的时点起点，对结案方式在指南层面予以细化，可分为全部驳回请求人的请求（对应现行的维持专利权全部有效）和部分驳回请求人的请求（对应现行的部分专利权无效、部分有效）以及准予撤回无效请求等3类，并借鉴欧洲专利局编纂的案例法，给出具体适用的案例。

注释（上下滑动阅览）

【1】邱超凡：《什么是科技成果转化？其与技术转移有什么区别于联系？》，载《科技中国》，2023年第11期，第72页。

【2】吴寿仁：《科研人员科技成果所有权探析》，载《科技中国》，2018年第7期，第28页。

【3】李政刚：《科技成果所有权的概念辨析及其展开》，西南政法大学博士论文第13页。

作者：姚建军

编辑：Sharon