随着信息网络以及通讯等高新技术领域的蓬勃发展，我国的专利领域也迎来了一轮大发展，同样也是一轮大挑战。以信息网络与通信技术为代表的高新技术领域的专利较之传统制造业的专利除了技术门槛更高之外，一个显著的外在表现便是更为抽象。在这种情形下，便可能带来对“功能性技术特征”的认定难。因此我们需要加深对于“功能性技术特征”的认识和了解，把握其规律、特征以及例外情形。我国并未在《中华人民共和国专利法》以及《中华人民共和国专利法实施细则》中规定“功能性技术特征”，而是在相应的司法解释以及《专利审查指南》中对“功能性技术特征”进行了定义，并规定了例外情况。


按照知识产权组织的经典教材中的定义：发明是人脑的一种思维活动，是利用自然规律解决生产、科研、实验中的各种问题的技术解决方案。发明专利是具体的具有专利性的受法律保护的技术方案，而技术方案是指运用自然规律解决人类生产、生活中某一特定技术问题的具体构思，是利用自然规律、自然力是指产生一定效果的方案。技术方案一般由若干技术特征组成，本文所讨论的功能性特征不同于一般的技术特征，若按照字面解释其含义，功能性技术特征应当包含了能够实现其所述功能或效果的所有实施方式。但是作为具有法律意义的术语，通过文义解释进行理解是远远不够的，同时结合相关法理以及司法实践才能更深入、全面的理解其含义。

以走在知识产权发展前列的美国为例，在长期发展过程中，功能性技术特征已经积累了丰硕的法理成果以及相对明确的法规。我国的专利法的立法工作以及司法实践起步较晚，因此目前并没有在法律层面对此概念进行明确，目前《专利法》以及作为行政法规的《专利法实施细则》中均未对此做出规定。而是在一些司法解释中尝试对其定义，并规定特定的例外情况。

我们之所以需要明晰功能性技术特征的内涵的原因在于，从理论上讲，专利要求保护范围是由技术特征决定的。“如果划分技术特征时未恰当考虑该技术特征是否能够相对独立地实现一定技术功能并产生相对独立的技术效果，导致技术特征划分过细，则在侵权比对时容易因被诉侵权技术方案缺乏该技术特征而错误的认定侵权不成立，不适当地限缩专利权保护范围；如果未恰当考虑该技术特征是否相对独立地实现一定技术功能和技术效果的小技术单元，导致技术特征划分过宽，则在侵权比对时容易忽略某个必要技术特征而错误认定侵权成立，不适当地扩大专利保护范围。”因此明晰功能性技术特征的内涵的意义在于确定其在专利中的保护范围，以及在侵权发生时的认定。

在2009年有最高人民法院颁布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称“司法解释一”）第四条对于认定功能性结束特征进行了说明：“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容”，可见，该司法解释对于“功能性技术特征”进行了限缩解释。

在北京市高级人民法院出台的《专利侵权判定指南（2013）》（以下简称“判定指南”）中采用了最高人民法院对于“功能性技术特征”的限制性解释的基础上，不仅对“功能性技术特征”进行了定义：“功能性技术特征，是指权利要求中的对产品的部件或部件之间的配合关系或者对方法的步骤采用其在发明创造中所起的作用、功能或者产生的效果来限定的技术特征。”还进一步排除了两种不宜认定为功能性技术特征的情形：（1）以功能或效果性语言表述且已经成为所属领域普通技术人员普遍知晓的技术名词一类的技术特征，如导体、散热装置、粘接剂、放大器、变速器、滤波器等；（2）使用功能性或效果性语言表述，但同时也用相应的结构、组分、材料、步骤、条件等特征进行描述的技术特征。

在2016年，最人民法院又出台了《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称“司法解释二”）第八条：“功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同功能，达到相同效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。”其中，第二款明确了等同实施方式的认定规则。可以看出功能性特征与结构性特征的等同认定存在对比基础和认定标准的不同，其中对比基础的不同表现在结构特征是权利要求记载的特征本身，而功能性特征为说明书及附图记载的实现所述功能或效果必不可少的结构特征；在认定标准上，功能性特征也更为严格。之所以如此规定，主要也是因为以功能或者效果进行描述的技术特征，其字面含义较为宽泛，加之大量的实用新型专利授权未经实质审查，如果对功能、效果适用基本相同原则，则会不适当的扩大专利权的保护范围。因此，不同于一般情况下适用说明书解释权利要求，功能性特征保护范围实质是将说明书中的限制条件引入权利要求。

通过最高院的“司法解释一”、“司法解释二”以及北京高院的“判定指南”的各种限制性解释不难看出司法实践对于“功能性技术特征”的态度。但在《专利审查指南》（2010版）（以下简称“审查指南”）对于功能性技术特征的定义却表现出截然不同的态度，在“审查指南”第二部分第二章 3.2.1：“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。”司法与行政对于“功能性技术特征”态度上的反差，带来了不小的争议，有学者便认为，在专利行政审批过程中，功能性限定需要满足较高的要求，而在司法保护中却被局限为较小的范围，对申请人不够公平。并且行政与司法标准不统一带来的后果就是，法官以司法解释为准，按照专利说明书的具体实施方式以及等同方式重新解释权利要求保护范围，行政审查阶段确定的权利要求的保护范围不仅失去意义，同时给各方当事人带来资源消耗以及多重诉累；同时，行政授予的专利权与司法确定的专利权的保护范围不同，社会公众难以把握专利权的保护范围，容易造成侵权纠纷，对发明创造和技术进步同样带来负累。虽然有学者建议将专利行政审批阶段和侵权诉讼阶段使用标准统一起来。然而，无论将功能性限定的保护范围统一按照审查指南进行解释，还是按照司法解释来进行解释都无法克服其各自的固有缺陷，也无法对专利权人和公众的利益做出最佳的协调。

笔者认为造成这种困境的根本原因还是在于行政与司法二者所承担的不同职能所致。这两者之间并无实质冲突，因为根据《审查指南》在第二部分第二章 3.2.1同时指出的“对于产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明”且“纯功能性的权利要求得不到说明书的支持，因而也是不允许的。”虽然允许使用功能性描述，但是禁止纯功能性权利要求，这与其他国家态度是基本一致的，即不允许整个权利要求仅仅写出整个发明的发明目的或者所产生的的效果，而完全没有记载为实现所述目的或达到所述效果而采用的手段。可以看出《审查指南》对于“功能性技术特征”的态度与司法体系基本是一致的，至于“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”的表述，我们应当从行政与司法所承担的不同职能去理解，《审查指南》是为应对专利的申请以及各项请求的审查工作，对“功能性技术特征”的审查并无明确的比对对象，更多的是认证的性质，因此做出上述的定义，而司法实践过程中，对于“功能性技术特征”的认定多发于侵权案件，一般会有明确的比对对象，并且对于“功能性技术特征”的认定对于当事双方可以说是零和关系，因此需要更为细致严谨，从司法解释所表现出的态度就能看出。

综上，我国在《专利法》以及《专利法实施细则》中并未对“功能性技术特征”进行定义，但却在司法解释以及《审查指南》中对其进行了规定。因为两者职能定位不同，在定义上略有差异，但是可以看出的是两者对于“功能性技术特征”的态度是一致的，都相对保守谨慎。对于“功能性技术特征”以后是会实现行政与司法的统一，还是继续各安其职，笔者学浅无从而知，但是需要谨记的是“专利法律制度在构建中更加注重在权利人利益与公共利益之间寻找一种恰当的平衡”这一立法精神。


通过分析前述法律法规，我们可以将“功能性技术特征”的例外情况进行归纳总结为三种：（1）虽然使用了以功能或效果性语言来表述，但是这样的表述已经成为本领域普通技术人员熟知、普遍知晓的技术术语；（2）仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的技术特征；（3）虽然使用了功能性或者效果性语言来表述，但同时也用相应的结构、组分、材料步骤、条件等特征进行描述的技术特征。

（一）技术术语型

这种情形比较简单，有学者曾经指出“很多功能性限定在长期使用之后有逐渐演变为结构性特征的趋势，例如变压器等已经拥有了公认的固定结构”。可以参照北京市高级人民法院2013年版《判定指南》第16条所列举术语进行理解，如导体、散热装置、粘接剂、放大器、变速器、滤波器等。此种情形下，虽然字面上仍为功能性描述，但是相应技术特征已经成为行业内所普遍知悉的专业名词或技术术语，最高法在梁锦水“瓦楞蜂窝复合纸板的制造设备”侵犯专利权纠纷案中指出：“并不是所有以功能或者效果表述的技术特征都属于功能性特征，有些使用功能性表达的概念，实际已经是成熟的技术，本领域技术人员能够明了这些概念所指的技术是如何实现的、其基本结构如何，如“变压器”、“放大镜”、“发动机”等，因此不属于功能性特征。当然此种情况也有例外，若专利权人在自己的专利中虽使用了技术术语，但另赋予其特定含义而未使用其在本领域的惯用含义的，应当认定其为“功能性技术特征”。

（二）权利要求明确型

这种是“司法解释二”中规定的例外情形，即仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的技术特征。此情形也并不复杂，在此种情形下，虽然所涉技术特征并未像情形一中已经成为领域内约定俗成的技术术语，通常此种情形下为实现所述功能或效果，通常有多种不同的实施方式，确定具体可行的实施方案仅通过阅读权利要求便可明了可行的实施方式。例如在北京市高级人民法院民事判决书（2018）京民终480号中，对于所涉“同步模块”的“功能性特征”认定争议，北京高院做出如下论述：“对于计算机另一的技术人眼而言，同步模块这一表述是经常使用的表述方式通过阅读权利要求书就可以直接、明确地确定同步模块实现……同步的实施方式……虽然对于本领域技术人员而言，通过同步模块实现保持同步的实施方式不知一种，但是上述司法解释只限定了能够直接、明确地确定具体实施方式，对于是否是唯一的实施方式并未限定。因此，同步模块的技术特征并不属于功能性特征。”

也就是说只要权利要求中“能够直接、明确地确定具体实施方式”，而不论是否是唯一的实施方式，该技术特征就不应该被认为是功能性特征。

（三）功能+结构型

在此种情形中，虽然使用了功能性或效果性语言来描述，但同时也用相应的结构、组分、材料、步骤、条件等特征进行描述。此种情形原本是出现在北京市高级人民法院出台的《判定指南》（2013年版）中，并在2017年版中延续。此种情形原本在2016年的最高院的“司法解释二”中并无相关表述，正是因此，曾经有学者对于此种情形是否属于功能性技术特征提出了反对意见，认为“司法解释二”只规定了本文所述第二种情形，因而《判定指南》中曾经是司法实践中的普遍认识应当排除不再适用，但是在2019年最高人民法院知识产权法庭“第一案”中，最高法认为当事双方所争议的技术特征“及限定了特定的方位和结构，又限定了该方位和结构的功能，且只有将该方位和结构及其所起到的功能结合起来理解，才能清晰地确定该方位和结构的具体内容。”“方位或者结构+功能性描述”的技术特征虽然有功能性描述，但本质上仍是方位或者结构特征，功能性描述只是为了更好释明相应方位及其结构的作用，便于技术人员理解，并不是前述司法解释所称的功能性特征。

也就是说最高法同样支持北京高院早在2013年出台的《判定指南》中：“虽然使用了功能性或效果性语言来描述，但同时也用相应的结构、组分、材料、步骤、条件等特征进行描述”的观点。其实这并不难理解，如果我们采用目的解释的方法，功能性特征的制度目的在于，功能性技术特征之所以不同于一般技术特征的解释规则，是因为考虑到功能性特征字面含义过于宽泛，因此采用“实施例+等同”的缩小解释，避免给予过宽的专利权保护。但是在此种情形下，虽然同时采用了结构+功能的描述，但是权利要求本身已经能够起到限定保护范围的作用，因此也无结合说明书、实施例进行限制的必要，课直接适用一般技术特征的解释规则。

通过对“功能性技术特征”相关法规的梳理归纳，以及总结出的三种不宜认定为“功能性技术特征”的例外情形。我们可以得出我国对于“功能性技术特征”整体是持保守态度的结论。虽然在《审查指南》中对于“功能性技术特征”的定义与“司法解释一、二”有所差异，但这是行政机关与司法机关不同职能、不同定位所致。而且两者仅在定义上有所差异，但是对待“功能性技术特征”的整体态度都是较为保守、审慎的。不宜纠结于具体的定义上些微差异，放大其影响乃至质疑法律的统一性。

通过确定我国对于“功能性技术特征”的有关定义的认识发展，梳理典型例外情形，有助于我们更好的了解“功能性技术特征”。尤其是随着计算机、通信等高新技术产业的发展，其领域内发明专利中的技术特征不再像传统的机械、电气等领域的技术特征那么具体、现实，而是愈发抽象、不可见。在这种情况下，加强对于“功能性技术特征”基础概念的理解，梳理典型例外情形，结合相应案例进行理解分析便尤为重要。


“知产前沿”编辑：肖晋
来源：北京中知律师事务所公众号