广东某电子公司诉东莞某实业公司、深圳某塑胶制品公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案

【二审】广东省高级人民法院（2021）粤民终3090号

【一审】广州知识产权法院（2020）粤73知民初241号

【审判长及承办法官】龚麒天

【合议庭成员（人民陪审员）】侯月卿、叶慧萍

【案由】因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷

案情概要

广东某电子公司经广东某电子科技股份有限公司转让取得专利号为ZL201521093XXX.X、名称为“一种车载导航的显示屏组件”的实用新型专利权（以下简称涉案实用新型专利）。广东某电子公司认为，在广东某电子科技股份有限公司向深圳某塑胶制品公司以及案外人深圳市某模具工程有限公司采购塑胶件过程中，深圳某塑胶制品公司获悉涉案实用新型专利技术方案，并申请了专利号为ZL201630019XXX.X、名称为“纯触屏汽车导航通用机”的外观设计专利（以下简称涉案外观设计专利）。此后，东莞某实业公司与深圳某塑胶制品公司签订《专利许可使用合同》取得涉案外观设计专利排他实施，以及以自己名义单独起诉的权利。东莞某实业公司就涉案外观设计专利针对广东某电子公司的经销商、零售商共提起11宗专利侵权案件，因被诉产品不落入涉案外观设计专利权保护范围、涉案外观设计专利权被宣告无效，上述案件均被判驳回。

广东某电子公司认为，深圳某塑胶制品公司、东莞某实业公司相关专利侵权诉讼案件构成恶意知识产权诉讼，起诉至法院，请求判令东莞某实业公司、深圳某塑胶制品公司连带赔偿因恶意诉讼给广东某电子公司造成的经济损失50万元。

一审法院认为，虽然广东某电子公司并非上述侵权案件的当事人，但上述侵权案件的当事人广东某电子公司的经销商同意将其因被告恶意诉讼损害责任纠纷的一切实体和诉讼权利转让给广东某电子公司，且广东某电子公司作为制造商因其经销商被权利人恶意提起侵权之诉并遭受损害，应认定该制造商与恶意提起侵权之诉的权利人存在直接利害关系，可作为因恶意提起知识产权诉讼损害责任之诉的适格原告。同时，一审法院认为涉案外观设计专利与涉案实用新型专利在整体上构成近似设计，深圳某塑胶制品公司明知广东某电子公司具有在先近似设计仍抢先申请涉案外观设计专利，具有恶意，而深圳某塑胶制品公司亦与东莞某实业公司具有共同的恶意，因此，判决两被告连带赔偿经济损失及合理开支256000元。

深圳某塑胶制品公司与东莞某实业公司不服一审判决，提起上诉，二审法院判决驳回上诉，维持原判。

案件评述

本案为典型的知识产权恶意诉讼案件，知识产权恶意诉讼一般指行为人明知自己提起的知识产权诉讼或进行的相关诉讼行为无事实依据或法律依据，仍以损害他人合法权益或获取非法利益为目的，故意针对他人提起、进行知识产权诉讼，造成他人损害的行为。司法实践中，知识产权恶意诉讼现象屡有发生，借维权之名，行侵权之实，不仅会让善意的经营者饱受诉累，严重损害公平竞争的市场秩序，还会浪费司法资源、破坏司法秩序。

本案值得借鉴之处有三：其一是广东某电子公司的维权策略。广东某电子公司在自己并非恶意侵权诉讼当事人的情况下，积极发挥主观能动性，团结自己的经销商获得诉讼权利，既维护了自身和经销商的权益又树立了良好的企业信誉。其二是广东某电子公司的证明能力。对被告主观过错的证明是对抗知识产权恶意诉讼的难点，本案中，一审法院通过广东某电子公司提交的相关邮件、深圳市某模具工程有限公司和深圳某塑胶制品公司与广东某电子科技股份有限公司具有业务关系等相关证据，认定深圳某塑胶制品公司明知广东某电子公司具有在先近似设计仍抢先申请涉案外观设计专利，具有恶意。而这一认定正是取决于广东某电子公司提供的证据，因此，中小企业在日常经营活动中应当树立证据收集意识，规范经营活动，以提高自己的应诉能力，更好地维护自身的权益；同时也应当增强风险防范意识，在自己的发明、外观设计或实用新型专利申请尚未公开时，可以将其作为商业秘密予以保护，以防落入他人之手。其三是二审法院通过考察两被告诉讼策略对其主观过错进行判定的思路。二审法院通过对两被告提起的11件侵权诉讼的审理情况的考察，发现其中一个案件的一审法院已经认定被诉侵权销售商合法来源抗辩成立，被诉侵权销售商已经在该案诉讼中披露被诉侵权产品来源于广东某电子公司，但深圳某塑胶制品公司和东莞某实业公司在后续案件中仍仅选择起诉广东某电子公司的产品销售商，并据此认定深圳某塑胶制品公司和东莞某实业公司具有恶意提起知识产权诉讼的主观故意。二审法院的这一认定，为中小企业对抗恶意知识产权诉讼的证据收集提供了新的思路。

案例小结

知识产权恶意诉讼案件中，对主观恶意的判定是难点，中小企业在日常经营活动中应当树立风险防范意识和证据意识，以提高自身的证明能力；在面对诉讼时，应当充分发挥主观能动性，重视对各方力量的统筹和诉讼策略制定。

来源：广州知识产权法院

编辑：Sharon