IFGF 2026 李争 | 337调查中国企业常见误区与应对
从全球化浪潮奔涌向前,中国企业“走出去”正迈入深水区。随着技术、产品与品牌全面走向世界,知识产权不仅是国际市场的入场券,更是决定企业能否跨越贸易壁垒、实现高质量发展的“护城河”。面对日益复杂的海外专利诉讼、标准必要专利博弈、美国337调查以及跨境合规审查,中国企业的知识产权战略正从被动的风险应对,全面转向主动的全球布局与价值创造。
在此背景下,由上海市知识产权局指导、知产前沿主办的知产前沿出海专题会议2026(IFGF 2026)于11月5日至6日在上海东锦江希尔顿逸林酒店隆重启幕。本次大会立足中国企业全球化发展的迫切需求,以“从中国制造到全球市场——企业知识产权战略与实务”为主题,汇聚了数百位行业精英及30+权威专家,围绕海外专利布局、专利自由实施(FTO)分析、跨境商标维权及多元争议解决等热点议题展开深度研讨,旨在为出海企业搭建交流平台,护航中国品牌破浪前行。
大会期间,德茂欣律师事务所合伙人李争博士围绕“337调查中国企业常见误区与应对”进行了主题分享。李争结合其代理美国337调查及多起美国知识产权诉讼的实践经验,以康希通信与美国芯片企业Skyworks之间的专利纠纷为切入点,分析了中国企业应对美国专利诉讼时容易出现的认识偏差及程序性风险。他指出,美国专利诉讼不仅涉及专利侵权与否,更可能是企业之间争夺市场份额的商业竞争手段。面对美国诉讼,中国企业既需要具备充分的资金和心理承受能力,也需要重视美国本土律师的选择与监督、证据开示程序(Discovery)的合规要求,以及企业内部法务部门的组织协调作用。尤其是在Discovery中,企业应当避免选择性提供证据、拖延提交或者隐瞒、删除相关材料,以免因程序性错误影响案件结果。
一、从商业竞争视角认识美国专利诉讼
李争首先以康希通信与美国芯片企业Skyworks之间的337调查及相关专利诉讼为例,介绍了案件的处理结果。该案历时近两年,最终Skyworks无条件撤诉,美国国际贸易委员会(USITC)终止相关337调查,Skyworks同时无条件撤回了此前在美国加利福尼亚州中区联邦地区法院提起的专利诉讼。案件总的花费超过1亿元人民币,但最终取得了好的结果。
结合该案的处理过程,李争指出,中国企业需要跳出单纯的专利侵权分析,从商业竞争的角度认识美国专利诉讼。部分企业认为,只要产品由自身独立研发,没有抄袭他人的技术方案,就不存在海外专利诉讼风险。这种认识并不全面。专利权本身具有排他性,权利人可以通过专利诉讼限制竞争对手进入特定市场。因此,即使企业认为自身产品不存在侵权,也仍然可能成为专利诉讼的被告。尤其对于已经在欧美市场建立较大专利组合的企业而言,专利诉讼可能成为其维护市场地位、限制竞争对手发展的商业工具。中国企业进入海外市场后,即使不存在明显的侵权行为,如果其产品对当地企业形成竞争压力,也可能面临专利诉讼。
因此,中国企业不应将海外专利诉讼简单理解为企业之间不可调和的法律对抗,也不宜仅从情绪和立场出发处理纠纷。企业需要结合自身市场战略、商业利益及长期发展目标,综合判断诉讼、和解与后续合作之间的关系。
二、国内美国专利律师在美国诉讼中的作用
国内的美国专利律师未必直接承担美国诉讼中的庭审工作,但仍然能够在案件处理过程中发挥重要作用,主要体现在三个方面。
第一,协助企业寻找合适的美国本土诉讼律师。美国诉讼涉及复杂的程序规则和专业法律问题,企业需要选择具有丰富诉讼经验的律师,尤其需要关注首席律师的专业能力和职业操守。首席律师将直接影响案件的整体策略和推进效果。而国内的美国专利律师可以充分发挥其跨境沟通和资源协调优势,协助企业寻找并确定合适的美国本土诉讼团队。
第二,监督美国律师的工作质量。由于语言、文化及沟通方式等方面的差异,部分美国律师可能对中国企业的案件投入不足,可能难以提供与美国本土客户同等水平的法律服务。对此,国内的美国专利律师可以发挥协调和监督作用,通过与美国律所管理层保持沟通、定期了解案件进展等方式,监督诉讼团队的工作情况,确保美国律师按照应有的专业标准履行职责,避免因服务质量不足影响案件处理效果。
第三,协助企业控制诉讼费用。美国专利诉讼通常需要投入较高的资金成本,国内的美国专利律师可以结合案件复杂程度、诉讼进程及企业预算,协助企业合理规划费用支出,优化资源配置,在保障案件处理质量的前提下,尽可能减少不必要的诉讼成本。需要注意的是,对于具有重大商业影响的诉讼,企业不宜过度压低律师费,以免影响优质诉讼资源的获取及律师团队的服务投入。
三、美国337调查的程序特点及应对重点
(一)337的调查范围
在337调查中,调查范围通常通过文字描述确定,申请文件中列举的具体产品型号可能只是用于说明被调查产品的示例,并不意味着调查仅限于这些型号。以康希通信案件为例,相关调查范围涉及无线前端模组和无线路由器。如果企业拥有100个产品型号,而申请人仅在起诉材料中列举其中2个型号,并不意味着其余98个型号不在调查范围。只要其他产品符合调查文件中对被调查产品的文字描述,就可能落入调查范围。因此,企业在收到337调查相关文件后,应当重点分析调查文件对产品范围的具体描述,结合自身产品的技术特征、功能及实际应用情况进行全面排查,不能仅通过产品型号是否被列举来判断风险。
(二)重视Staff在337调查中的特殊作用
李争指出,337调查与一般诉讼的重要区别之一,在于其参与主体不仅包括申请人、被申请人及行政法官,还包括来自美国国际贸易委员会不公平进口调查办公室(Office of Unfair Import Investigations,OUII)的Staff。Staff通常被称为调查律师,其职责是代表美国公众利益参与调查。虽然从名称上看,Staff容易被误认为仅承担辅助性工作,但其在337调查中的作用十分重要。对于企业而言,应当重视Staff的作用,在337调查中做到以下几点。
第一,重视与Staff的沟通。例如在337调查前期,行政法官不会直接参与双方的日常证据交换和程序推进。在这一阶段,企业应当重视与Staff的沟通,充分配合其调查工作,争取获得其对案件事实和法律问题的理解与支持。与法官不同,Staff并非审判机构的组成部分,因此在符合相关程序规则的前提下,当事人可以与其进行单方面会谈。这为企业向Staff解释案件事实、回应相关疑问提供了重要机会。
第二,关注Staff在庭审前提交的意见。Staff通常会在庭审前提交结论性意见,对专利侵权、专利有效性等争议问题表达立场。由于Staff代表美国公众利益,其意见可能对案件后续审理产生重要影响。
第三,根据Staff的意见调整庭审策略。Staff对不同争议问题的立场,可能直接影响企业在庭审中的攻防重点。例如, Staff在庭审前提交的意见可能认为被申请人不存在侵权,但同时认为涉案专利有效。欸此时可据此调整庭审策略,将主要精力集中于不侵权抗辩,并相应减少了专利无效方面的争辩。
由此可见,企业不能将Staff视为普通的程序参与者,而应当充分理解其在337调查中的特殊地位,重视其调查意见,并结合其立场合理配置庭审资源。
(三)统筹337调查与美国联邦地区法院诉讼
对于涉及美国市场的专利纠纷,权利人有时会同时在美国联邦地区法院提起专利侵权诉讼,并向ITC申请启动337调查。两种程序具有不同的救济目的。联邦地区法院诉讼主要涉及侵权损害赔偿等民事救济,权利人通常希望通过诉讼获得相应的经济赔偿;337调查则主要针对相关产品进入美国市场的问题,可能通过发布排除令限制涉案产品进口。两种程序可以同时进行,但337调查的审理周期通常更短,因而往往先于联邦地区法院诉讼取得结果。具体而言,337调查通常在一年半左右完成,而一般联邦地区法院专利诉讼可能持续两至三年。
虽然从程序性质上看,337调查属于行政调查,其调查结果并不当然决定联邦地区法院的司法裁判,但在实际诉讼中,两者之间存在较为密切的影响关系。337调查中的行政法官长期审理专利案件,具有丰富的专业审理经验,其调查结果可能对后续司法诉讼产生重要参考作用。以康希通信案件为例,337调查最终取得有利结果后,申请人随后无条件撤回了在联邦地区法院提起的专利诉讼。因此,企业在应对相关纠纷时,可以将337调查与联邦地区法院诉讼作为相互关联的整体进行统筹,争取取得对自身有利的结果。
四、美国专利诉讼的制胜条件与企业常见误区
(一)具备有利的事实基础
李争认为,企业要在美国专利诉讼中取得胜诉,首先需要具备有利的事实基础。例如,企业能够证明自身产品不存在专利侵权,或者能够通过充分的证据证明涉案专利不具备有效性。值得注意的是,即使企业在客观事实上具有较为充分的抗辩理由,也可能因为诉讼策略不当、律师选择不合理或者违反证据开示规则而导致不利结果。因此,事实基础是取得胜诉的重要前提,但并不能完全决定诉讼结果。
(二)具备充分的财务承受能力
美国专利诉讼胜诉的另一项重要条件是企业需要具备足够的财务承受能力。美国专利诉讼涉及律师费、专家费及其他诉讼支出,整体费用可能达到数百万美元乃至上千万美元。在实践中,部分美国大型企业可能利用诉讼成本较高的特点,对资金实力相对有限的中国企业采取消耗策略。即使其自身的事实基础并不充分,也可能通过持续推进诉讼进程增加对方的应诉资金压力,使中国企业因无法承担诉讼成本而选择放弃应诉或者接受不利的和解条件。
此外,专家费用也是美国专利诉讼中不可忽视的重要支出。李争特别强调,在美国专利诉讼中,专家的作用十分突出。专家不仅需要具备较强的专业知识和学术背景,还需要具有一定的行业影响力、诉讼经验及沟通表达能力,能够向缺乏相关技术背景的法官清晰解释复杂的技术问题。例如,在专利无效及侵权争议中,企业可能需要聘请知名高校教授或者大型企业的资深技术专家提供意见。此类专家的小时费率可能高于律师,相关费用相当高昂。因此,企业在制定诉讼预算时,应当充分考虑专家选择及相关费用,不能仅关注外部律师的收费水平。
(三)具备充分的心理承受能力
除资金实力外,企业还需要具备较强的心理承受能力,尤其需要正确认识美国诉讼中的Discovery制度。Discovery是美国诉讼程序中的重要环节,其核心在于双方当事人围绕案件争议交换相关证据和信息。与部分中国企业的传统诉讼经验不同,美国诉讼中的证据开示范围较广,当事人可能需要向对方提供对自身不利的材料,包括销售情况、客户名单等敏感数据。此外,Discovery还可能涉及异地录口供、美国分支机构进行现场查验等事项。企业不能因为相关材料可能对自身不利,就拒绝提供或者采取选择性提交的方式规避证据开示义务。因此,企业需要克服心理上的抵触情绪,依法、完整地履行证据开示义务。
(四)正确认识保护令的保密作用
针对中国企业普遍担心商业秘密在证据开示过程中泄露的问题,李争重点介绍了美国诉讼中的保护令制度。在美国诉讼中,企业可能需要向对方提供客户名单、销售数据等敏感商业信息。部分中国企业认为,这些信息一旦交给对方,就可能被竞争对手掌握,进而影响自身商业利益。因此,即使已经进入诉讼程序,也不愿意提供相关材料。李争指出,这种担忧在很大程度上源于对美国诉讼保密制度的不了解。保护令的核心作用在于限制保密信息的接触范围和使用方式,确保相关信息仅由特定人员在诉讼所需范围内接触和使用。
其中,Attorney's Eyes Only(仅限律师查阅)是保护令中较为严格的保密安排。根据相关保护令的规定,特定保密信息通常仅允许以下人员接触:第一,案件当事人的外部律师及其必要的辅助工作人员;第二,为案件提供专业支持的技术专家及其工作人员;第三,法院。在此安排下,对方当事人的内部业务人员不得查阅相关保密材料。企业向己方外部律师提交相关文件后,己方律师可以对材料进行筛选,并按照保护令的要求向对方律师披露,但对方律师不得将相关保密材料进一步提供给其当事人或者对外界公开,否则将构成对保护令义务的违反。
对于违反保护令的行为,相关人员可能面临多种制裁,包括承担对方合理的律师费用、限制相关律师继续代理案件,以及在案件审理中受到不利证据推论等。由此可见,保护令能够通过限制信息接触范围和明确保密义务,为企业在证据开示过程中披露敏感商业信息提供程序保障。因此,企业不应仅因担心商业秘密泄露而拒绝履行证据开示义务,而应当充分了解并合理运用保护令制度,在配合诉讼程序的同时维护自身商业利益。
五、Discovery程序中中国企业的常见违规行为及其后果
李争指出,中国企业在美国诉讼的证据开示过程中,仍然存在不合规行为。结合其经办案件的情况,即使经过多次提醒,部分企业仍未能充分认识证据开示义务的重要性,常见问题主要包括以下几个方面。
第一,未认真开展文件检索,消极配合证据开示。部分企业在收到对方的文件提交要求后,未投入足够时间和精力进行全面检索,仅进行简单、敷衍的查找,便认为已经完成相关义务。这种不充分的检索方式容易导致应当提交的材料被遗漏,进而引发程序争议。
第二,故意拖延或者拒绝提交已检索到的文件。部分企业将拖延提交材料视为诉讼策略,试图通过不及时披露对己方不利的信息获取优势。然而,这种做法不仅难以达到预期效果,还可能招致法院制裁。更为严重的是,个别企业可能对相关证据进行隐瞒、篡改甚至删除。李争强调,与检索不充分或提交迟延相比,故意篡改、删除证据的行为具有更明显的主观恶意,可能导致更为严厉的程序制裁,也会严重损害法院对企业诚信的评价。
尤其需要注意的是,即使企业在案件事实基础方面具有一定优势,也可能因违反证据开示义务而陷入被动。在部分案件中,权利人可能认为被诉企业的侵权事实并不充分,因此将诉讼策略重点放在证据开示环节,持续要求企业提交相关材料,并等待其出现程序性错误。一旦发现企业存在隐瞒、篡改或删除证据等行为,便可以据此向法院申请制裁,使原本在实体争议中处于优势地位的企业承担额外的诉讼风险。
李争表示,他理解中国企业不愿意向对方披露不利材料的心理。毕竟,在诉讼中,任何一方都不愿主动向对手展示可能损害自身利益的信息,而且中国企业对美国证据开示制度相对陌生,容易沿用国内诉讼中的应对习惯。但美国诉讼制度要求当事人在法定范围内履行证据开示义务,企业面临的关键问题并非能否取得相关证据,而是能否克服心理顾虑,依法、完整地披露应当提交的材料。因此,企业应当充分认识证据开示制度的要求,避免将消极配合、拖延提交或隐瞒证据误认为诉讼策略,以免因程序违规影响案件结果。
六、企业法务在美国诉讼中的核心作用
(一)督促相关人员勤勉查找证据
李争最后特别强调,企业法务在美国诉讼中具有重要作用。外部律师虽然能够提供专业法律服务,但无法直接掌握企业内部的全部经营和技术资料,其所获得的案件信息主要依赖企业内部人员提供。因此,企业法务首先需要承担组织和督促职责,推动相关部门、人员认真开展文件检索工作,确保查找范围充分覆盖与案件有关的业务部门、人员及信息系统,避免出现实际存在大量文件却仅提供少量材料的情况。
(二)强化内部合规意识,避免证据违规
企业法务还需要向公司管理层及相关业务人员明确美国证据开示制度的要求,提醒员工不得隐瞒、删除或者篡改与案件有关的文件。特别是在企业收到诉讼通知或者进入证据开示程序后,法务应当及时组织内部人员开展相关工作,确保企业按照要求保存、检索和提交证据,避免因个别员工缺乏法律意识而导致企业整体承担不利后果。
(三)加强与外部律师的沟通协作
企业法务还需要与外部律师保持充分、及时的沟通,准确说明已经检索到的文件范围、材料完整性及相关保密情况,帮助外部律师全面掌握案件事实。李争指出,外部律师无法独立判断企业是否已经提供全部相关文件。如果企业仅向律师提交少量材料,却告知律师已经完成全部检索,外部律师就难以发现其中的问题。因此,企业法务必须确保向外部律师提供的信息真实、完整,不能因担心材料对企业不利而自行隐瞒。只有企业内部法务、业务部门与外部律师形成有效协作,才能确保案件证据准备工作的完整性,降低企业在美国诉讼中因程序违规而承担不利后果的风险。
编辑:Sharon

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