目次

一、法理与实践：“补入”式修改的正当性检视

二、对三类主体的建议

·结语

摘要：上篇以“车载香水夹”无效案（5W134210）为切口指出：修改超范围审查的是技术方案整体；授权程序与无效程序用的是同一把尺子，无效程序另有一道“公示结构”闸门；现行规则下，补入须以“最小完整单元”为颗粒度。下篇转入法理层面：将笔者基于公示原则的主张与现行实践对比分析，指出以可能自始不成立的权利要求为基准论证“缩小即合理”难以成立，现行实践有其不得已，但并非无可指摘，法律的刚性约束恰是法律完善的机理；最后给出分主体的应对建议。

关键词：进一步限定；公示原则；捐献规则；再颁；中间权利；法律刚性

一、法理与实践：“补入”式修改的正当性检视

上篇的分析，是在现行审查与司法实践的框架内展开的。但“车载香水夹”案引出的问题并不止于“怎样补入才不超范围”，还在于：无效程序中以“补入”方式组装出原权利要求书中从未出现的方案，在法理上是否正当？笔者一贯反对“补入”这一提法，下文将笔者基于法理的主张与现行实践并置比较，既说明实践的不得已之处，也指出其可商榷之处。

（一）现行实践：修改空间的逐步放宽

从规则演进看，无效程序中的修改空间是逐步放宽的。2010年版《指南》将修改方式限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除，其中“合并”是指两项或者两项以上相互无从属关系、但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求的合并——即便在这一最严格的时期，并列从属权利要求组合成原权利要求书中没有的新权利要求，也是允许的。2017年《指南》修订，以“权利要求的进一步限定”取代“合并”，允许在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征。

司法走得更远。在（2019）最高法知行终19号案中，修改发生在《指南》尚未增设“进一步限定”之时，专利权人将引用权利要求19的权利要求20的附加特征单独并入权利要求1，最高人民法院依据不超出记载范围、不扩大保护范围的立法目的接受了这一修改，并认为修改方式不限于《指南》的列举。在（2021）最高法知行终548号案中，专利权人未修改独立权利要求1，将原权利要求25作为新的权利要求2，并使原权利要求2可从属于新权利要求2。原权利要求2与原权利要求17、25分属从属于权利要求1的不同分支，二者的组合在原权利要求书中并不存在；一审法院认定该组合方案能够从说明书中明确推导出来，最高人民法院认为该修改相当于在原权利要求2基础上补入原权利要求17、25的全部附加技术特征，符合“进一步限定”的要求，判决驳回国家知识产权局的上诉。

与之相对，“车载香水夹”案从另一方向划出了界限：拆散特征之间完整配合关系的补入，不被接受。综合来看，现行实践的界限并不在于“是否出现原权利要求书中没有的组合”，而在于“是否拆散了完整单元”以及“组合后的方案能否从原申请文件中直接、毫无疑义地确定”。

（二）法理追问：以“不成立的权利要求”为基准，证明不了什么

现行实践的正当性，主要建立在“修改后保护范围缩小了，公众并未受损”这一判断之上。但这一判断的基准经不起追问。无效程序中需要修改的权利要求，往往本身就不能成立。依专利法第四十七条，宣告无效的专利权视为自始即不存在。一个法律上视为从未存在的权利要求，不能作为论证“缩小即合理”的参照；对一个不成立的东西作任何修饰，都改变不了它的不成立，更不能以此证明在其基础上缩小后的东西就理所当然地正当。

公众所能信赖的，只能是授权文本中逐项公示、可能有效的权利要求本身。设权利要求1限定了特征A，不具备创造性；权利要求2限定了A＋a＋b，具备创造性。某企业实施A＋a而不含b，它逐项评估权利要求书后，有充分理由相信自己不侵权：权利要求1立不住，权利要求2不覆盖。若专利权人在无效程序中将a单独补入权利要求1，得到A＋a并被维持有效，这家企业就被纳入保护范围——而A＋a这一方案，从未以权利要求的形式向社会公示过。

有观点以“以公开换保护”为由，主张修改规则应尽可能保留专利权人的技术贡献，避免修改限制沦为对撰写不当的惩罚。但依专利法第六十四条，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，“以公开换保护”换来的从来是权利要求所限定的保护，而非技术贡献本身。对价原则并不是与公示原则平行的另一个砝码，它以遵守公示原则为前提。我国专利法体系中早有这一逻辑的体现：依《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第五条确立的捐献规则，仅在说明书或者附图中描述而未记载在权利要求中的技术方案，不得在侵权程序中纳入保护范围；依禁止反悔原则，权利人在授权确权程序中放弃的内容，不得在侵权程序中收回。

侵权程序既然不允许事后纳入未写入权利要求的方案，无效程序也没有理由允许事后组装未以权利要求形式公示的组合。权利要求书由专利权人撰写，撰写不当理应由撰写者承担后果，而不应由无辜的公众买单。

（三）规范症结：形式有据，法理难言正当

需要说明的是，“补入”式修改并非无源之水。专利法实施细则授权专利权人在无效宣告请求审查过程中修改权利要求书，唯一的实体界限是“不得扩大原专利的保护范围”；《指南》只是在这一授权范围内对修改方式作了列举与限制。问题恰恰出在这一界限的设计上：所谓“原专利的保护范围”，正是以待修改的、可能自始不成立的权利要求为基准的。因此，“补入”式修改在形式上有规范依据，在法理上却难言正当——症结不在《指南》越权，而在上位规则只设了“不得扩大”一道界限，却没有设“不得超出已公示的权利要求”这道界限。

更深层的原因在于制度缺位。我国没有授权后由专利权人主动修改权利要求的再颁程序，无效程序中的修改在事实上承担了再颁的功能：专利权人借此把立不住的权利要求改造成新的保护范围。美国在再颁和再审查程序中允许修改权利要求，同时以“中间权利”保护修改公告前已经实施或作好实施准备的公众；而我国专利法规定的先用权以申请日为时间节点，无法覆盖授权后信赖公示文本而实施的公众。再颁之利被借用，再颁之制却付之阙如，其代价由信赖公示文本的公众承担。

（四）对比：笔者主张与现行实践

表1　“补入”式修改：笔者主张与现行实践对比

（五）实践的不得已，并不等于无可指摘

应当承认，现行实践有其不得已之处。其一，制度工具缺位。在没有再颁程序的情况下，无效程序是专利权人授权后调整权利要求的几乎唯一通道，规则过严，一项技术贡献真实存在、仅因权利要求层次不理想的专利就只能整体归于无效。其二，撰写质量参差。大量专利尤其是未经实质审查的实用新型，权利要求布局粗糙，常把多个改进点捆绑在一项从属权利要求中，本案原权利要求8即是一例。其三，纠纷解决效率。无效程序往往与侵权诉讼并行，允许适度修改有助于在一次程序中实质性解决争议。

但不得已不等于无可指摘。其一，价值排序错位。以“避免惩罚撰写不当”为由放宽修改，隐含的前提是撰写不当的后果可以由他人分担，而分担者恰恰是没有参与撰写、只能信赖公示文本的公众。同一法律体系，在侵权程序中以捐献规则令专利权人自担撰写后果，在无效程序中却令公众分担，难谓一以贯之。其二，规则边界模糊。“补入一个或者多个技术特征”未界定颗粒度，行政与司法尺度不一：548号案的修改文本于2017年提交，在行政阶段被拒、在司法阶段获认可，终审判决作出已是2023年11月，历时六年。规则越依赖个案裁量，公示文本的可预期性就越弱，而可预期性正是公示原则要保护的东西。其三，以扩张解释代行利益衡量。从公开的裁判要点看，19号案据以接受《指南》未列举的修改方式的立法目的，主要是“不超出记载范围”和“不扩大保护范围”两项，公示信赖并未得到同等分量的考量。当司法以扩张解释填补制度缺口时，本应由立法完成的利益衡量，实际上就在个案中被代行了。

（六）法律的刚性，是法律完善的机理

法律之所以为法律，在于其规则具有可预期的刚性。刚性约束的意义不仅在于约束个案，更在于暴露缺陷：规则被严格执行，其不足才会以真实的代价显现出来，进而形成修法的动力与依据。反之，如果规则的缺陷总是在执行中被悄悄软化，个案看似得到了“合理”结果，实际上却形成“法律一套、做法一套”的双轨状态：文本上的公示原则依旧，实践中的公示边界却在移动；制度缺位的代价被分散转嫁给公众，立法完善的动力也随之消解。制度的缺位应当通过立法补足，而不能成为松动执行标准的理由。

因此，笔者的主张并非对现行实践的简单否定，而是严格执行与立法完善并举：

在执行层面，依公示原则对“补入”作目的性限缩。即便暂不能回到以完整权利要求为修改单位，至少应坚持以最小完整单元为颗粒度，不接受拆散单元的修改，并对跨项组合持审慎态度。

在规则层面，《指南》应细化“进一步限定”的适用条件，明确修改后的方案须以授权文本中已公示的权利要求为基础，减少个案尺度漂移。

在立法层面，一是建立授权后由专利权人主动修改权利要求的程序，将权利要求的调整从无效程序中剥离出来；二是配套设立中间权利，对修改公告前基于公示文本已经实施或作好实施准备的主体给予保护。

二、对三类主体的建议

（一）专利权人及其代理人：修改先拆单元，陈述要讲方案

1. 修改前按上篇所述四步完成自检，以最小完整单元为颗粒度选择修改素材；能以删除式修改解决问题的，优先采用删除式修改。

2. 修改意见陈述中，不要只写“特征来自权利要求X”，应主动说明被补入特征构成完整单元、修改后的方案对应原说明书哪一实施例或段落，把合议组必然要审的问题提前回答。

3. 审慎评估修改的程序后果。修改文本一旦整体不被接受，审查基础即回到原文本，专利权人可能因此失去原本可以争取的维持空间。

（二）无效请求人：穷尽出处、构造反例、守住公示

1. 穷尽出处：检索被提取特征在原说明书和权利要求书中的全部记载，证明其每一处出现都与未被提取的特征绑定。

2. 构造反例：具体描述修改后权利要求所涵盖、但原文从未公开的实施方式，如本案中“敞开的装配孔＋任意位置固定的装饰件”，让合议组直观看到“新方案”。

3. 分清维度、守住公示：面对“保护范围已经缩小”的抗辩，指出范围比较与记载范围比较是两个不同问题；对跨项组合，可结合公示原则和捐献规则的逻辑，主张该组合从未以权利要求形式公示。

（三）撰写人：把保护写进权利要求，而不是寄望于无效时的补救

1. 按功能模块布局从属权利要求。每项从属权利要求承载一个可独立成立的改进点，避免把多个可分离的改进捆绑为一项“大从权”。本案原权利要求8将装饰、装配、磁吸、定位、换膏等功能写在同一项中，无效阶段便难以灵活取舍。

2. 把有价值的组合直接写成权利要求。通过多层级引用和择一引用，使有价值的特征组合在授权文本中就以权利要求的形式公示，而不是留待无效程序中组装。

3. 如实记载特征的独立作用。对技术上确可独立实施的特征，在说明书中写明其独立作用和替代方式，为第三十三条的检验提供记载基础。前提是这些表述在技术上真实可行，而非为修改而虚设。

结语

修改超范围的判断，根本在于“技术方案”：修改后的权利要求所限定的方案整体，是否已由原申请文件记载或可以直接、毫无疑义地确定。授权程序与无效程序用的是同一把尺子；无效程序多了一道闸门，收紧的是修改素材的来源，而不是判断的基准。“车载香水夹”案告诉我们，字面都有，不等于方案存在；548号案则显示，现行实践对新组合持开放态度。

但现行实践并非法理的终点。以一个可能自始不成立的权利要求为基准论证“缩小即合理”，法理上难以成立；目前国内无效程序的相关政策在事实上承担了类似美国专利法的重颁（ Reissue）功能，却缺少保护公众信赖的配套制度，代价由公众承担。实践有其不得已，但不得已不等于无可指摘。法律的刚性不是思维僵化，而是让缺陷显形，并以此推动法律不断自我完善；法律的生命在于言行一致，而不是法律有一套，做法有另一套。

参考资料（上下滑动阅览）

【1】《中华人民共和国专利法》第三十三条、第四十七条、第六十四条。

【2】《中华人民共和国专利法实施细则》关于无效宣告程序中修改权利要求书的规定。

【3】《专利审查指南》第四部分第三章第4.6节。

【4】《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第五条。

【5】国家知识产权局：《专利复审无效典型案件决定要点汇编（2025）》，5W134210号无效宣告请求审查决定（一种车载香水夹）。

【6】最高人民法院（2019）最高法知行终19号行政判决书。

【7】最高人民法院（2021）最高法知行终548号行政判决书。

作者：张应刚

编辑：Sharon