张应刚 | 以“技术方案”为根本,评判不同阶段的修改超范围(上)——从“车载香水夹”无效案看修改的“双重闸门”与“最小完整单元”

目次    

一、问题的提出:范围缩小了,为什么还是超范围

二、判断对象:是“技术方案”,不是“技术特征”

三、阶段差异:同一把尺子,两道闸门

四、实操方法:以“最小完整单元”为颗粒度的修改自检小结

· 小结

摘要:从属权利要求中的特征“补入”独立权利要求,保护范围明明缩小了,为何仍被认定修改超范围?国家知识产权局《专利复审无效典型案件决定要点汇编(2025)》收录的“一种车载香水夹”实用新型无效案(5W134210)表明:修改超范围审查的对象,不是单个特征的出处,而是修改后权利要求所限定的技术方案整体。上篇立足现行规则,厘清授权程序与无效程序判断超范围的“同”与“异”,并提出以“最小完整单元”为颗粒度的修改自检方法;下篇将转入法理层面,检视“补入”式修改本身的正当性。

关键词:修改超范围;进一步限定;技术方案整体;无效宣告程序;最小完整单元

一、问题的提出:范围缩小了,为什么还是超范围

无效程序中,专利权人为克服创造性缺陷,最常用的手段是把从属权利要求的特征写进独立权利要求。实务中流行一种理解:只要新增特征在其他权利要求中出现过,且修改后保护范围缩小,就属于《专利审查指南》(以下简称《指南》)第四部分第三章第4.6.2节允许的“权利要求的进一步限定”——即“在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征,以缩小保护范围”,不会超范围。

“车载香水夹”案打破了这种理解。

涉案专利为CN201922487973.3号“一种车载香水夹”实用新型。在此前的无效程序中,第60198号无效宣告请求审查决定维持权利要求12有效。在后续的5W134210号无效案中,专利权人于20231221日提交修改文本,将维持有效的权利要求2中的部分特征——“所述壳体上侧的外壁上开设有装配孔(14),所述壳体外壁的上侧安装有装饰组件(7)”——补入权利要求1

合议组核实了“装配孔”在原申请文件中的全部出处:原说明书中仅有两处记载,原权利要求书中仅见于原权利要求8。而这些出处无一例外地将装配孔与装饰组件绑定在一起:装饰组件由公仔和一体成型于其底部的第二底板构成;装配孔是“供第二底板配合装入”的孔,二者吸磁连接、形状一致;装配孔开设在香膏正上方,使装饰组件兼作装配孔的上盖——拔下装饰组件,即可从装配孔安装或更换香膏。

合议组据此认定:原申请文件公开的是装饰组件通过第二底板与装配孔配合以实现特定功能,修改后的权利要求却扩大了装配孔与装饰组件的结构组合方式,既未记载在原申请中,也不能从原申请中直接地、毫无疑义地确定,不符合专利法第三十三条的规定,修改文本不予接受,审查基础退回第60198号决定维持有效的文本。

这里的反差在于:新增的每一个词都能在原权利要求书中找到,保护范围也确实缩小了,修改却依然不被接受。要解释这一反差,必须回到修改超范围的判断对象本身。

二、判断对象:是“技术方案”,不是“技术特征”

(一)法条与司法口径

专利法第三十三条规定,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。最高人民法院在(2021)最高法知行终440号“高压自紧式法兰”案中阐明:“记载的范围”既包括以文字或图形明确表达的内容,也包括所属领域技术人员综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确推导出的内容。该案申请人在复审程序中增加的“β<α”在原文件中并无字面记载,但只有满足该条件才能实现说明书所述的自紧密封效果,属于隐含公开,修改应予允许。

“高压自紧式法兰”案与“车载香水夹”案放在一起看,意味深长:前者允许增加一个字面上没有的特征,后者否定了一个字面上全都有的组合。两案结论相反,逻辑却完全同一——审查的是方案,不是字面。

(二)技术方案=技术特征+特征之间的关系

一项权利要求所限定的技术方案,不是特征名词的简单罗列,而是特征连同其结构、连接、位置和功能关系构成的整体。“供……配合装入”“与……吸磁连接”“开设在……正上方”这些关系表述,本身就是技术特征的组成部分。拆掉关系,只留名词,技术方案就变了。

也正因如此,“补入”一词容易误导。《指南》用它描述的是修改的操作动作,而不是审查的对象。若把“补入”理解为积木式叠加,就会忽略特征之间原本的粘合关系,把注意力引向“特征从哪里来”,而偏离“修改后形成了什么方案”这一核心问题。

(三)本案的方案发生了什么变化

修改后的权利要求1只限定了“上侧外壁开有装配孔”和“上侧外壁装有装饰组件”,由此至少涵盖了以下原申请文件从未记载的方案:

其一,装配孔不容纳任何部件、处于敞开状态;其二,装饰组件以粘接、卡扣等任意方式安装在上侧外壁任意位置,与装配孔毫无配合关系;其三,装配孔不必位于香膏正上方,“拔下装饰组件即可换膏”的功能也就无从谈起。

在原申请文件中,装配孔从未以“独立开孔”的身份出现过,它的全部技术意义都依附于“供第二底板装入”这一配合关系。把它单独取出,等于创造了一个原文里不存在的部件。

(四)“范围缩小”与“是否超范围”是两个维度

“保护范围缩小”是量的比较,参照物是修改前的权利要求;“是否超范围”是质的比较,参照物是原申请文件。一项修改完全可以在前一维度上合规、在后一维度上违法。本案正是如此:相对于原权利要求1,增加两个特征后范围确实变小;但相对于原申请文件,却出现了从未记载的新方案。实务中以“范围已经缩小”来论证“修改没有超范围”,是把两个维度混为一谈。

三、阶段差异:同一把尺子,两道闸门

(一)相同之处:第三十三条的尺子是同一把

常见的一种说法是:授权程序可以依据说明书修改,无效程序则只能依据权利要求书。这句话其实混合了两个不同的问题:一是修改所用的特征从哪里来,二是修改后的方案以什么为基准判断是否超范围。对于前者,无效程序确有更严格的限制,下文详述;对于后者,这一说法并不成立。

《指南》第四部分第三章第4.6.1节明确,无效宣告程序中的修改“不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”,所适用的是与授权程序同一的专利法第三十三条标准。“车载香水夹”案中,被补入的特征均取自权利要求书,但合议组判断超范围时,仍逐一核查了原说明书中“装配孔”的全部记载,并据此否定了修改。

既然标准同一,前述(2021)最高法知行终440号案确立的规则在无效程序中同样适用:“记载的范围”既包括原申请文件明确表达的内容,也包括所属领域技术人员综合原说明书及其附图和权利要求书能够直接、明确推导出的隐含公开内容。需要强调的是,隐含公开解决的是“修改后的方案是否有记载”这一判断问题,并不改变无效程序中“修改素材只能取自授权权利要求书”的限制。

可见,无论授权程序还是无效程序,判断是否超范围的比对基准都是原说明书和权利要求书整体,这把尺子并未因程序不同而缩短;无效程序收紧的是修改素材的来源,而不是判断的基准。

(二)不同之处:无效程序多了一道“公示结构”闸门

无效程序的特殊性不在于换了一把尺子,而在于在第三十三条之外叠加了一组约束:专利法实施细则规定无效程序中的修改不得扩大原专利的保护范围;《指南》第4.6.1节要求修改仅限于权利要求书、不得改变主题名称、一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征;第4.6.2节将修改方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定和明显错误的修正。

这组约束带来的实质变化是:说明书在授权程序中是“素材库”,在无效程序中只是“验证库”。授权程序中,申请人可以从说明书中提取特征、基于实施例重新概括——“高压自紧式法兰”案判决即明确,申请人可以将技术方案限定为某一具体实施例,也可以基于该实施例重新合理概括权利要求;无效程序中,修改的素材只能来自授权权利要求书,说明书的作用是检验修改后的方案是否有记载——既可能据此否定修改(如“车载香水夹”案),也可能据此支持修改(如548号案,详见下篇)——但不能再提供新的特征。

1 授权程序与无效程序修改规则对比


(三)制度逻辑:已公示的权利要求承载着公众信赖

这道闸门背后的逻辑,国家知识产权局在(2021)最高法知行终548号案的上诉理由中阐述得较为完整:授权公告的权利要求具有公示作用,公众据此预测和评价自身行为;授权程序中申请人主动撰写、与审查员磋商,修改自由度大,而无效程序中的修改是应对质疑的补救措施,受授权时确定的权利要求布局限制;公众对每一项权利要求都会建立信赖。

四、实操方法:以“最小完整单元”为颗粒度的修改自检

以下方法立足于现行审查与司法实践,旨在帮助读者在现有规则下控制风险。需要先明确两点:第一,修改方式合规不等于修改内容合规,任何修改都须通过第三十三条的检验,“进一步限定”并不豁免这一检验;第二,若采纳笔者将在下篇阐述的法理主张,最稳妥的修改只限于删除式修改。

在现行规则下,笔者提出“最小完整单元”的概念:一组通过结构、连接、位置或功能关系彼此绑定的技术特征,拆开其中任何一部分,其余部分都会失去原文所赋予的技术意义。修改应当以最小完整单元为最小颗粒度进行,而不是以单个特征名词为颗粒度。据此,修改可按以下四步自检。

第一步:锁定素材来源

确认拟增加的特征全部来自作为审查基础的授权权利要求书。若此前已有无效决定维持部分权利要求有效,审查基础是该决定维持的文本——“车载香水夹”案即以第60198号决定维持有效的权利要求为基础。仅见于说明书的特征,原则上不能作为素材。

第二步:切分最小完整单元

采用“关系词标注法”:在拟提取的从属权利要求中,标出“供……”“与……配合/连接”“一体成型于……”“开设在……处”“使……”“以便……”等关系表述,被同一关系表述连接的特征归入同一单元。随后进行“反向删除检验”:删去单元中的某个特征,另一个特征在原文里还能否独立成立?以本案为例,删去第二底板,“供第二底板配合装入”的装配孔便无所依附,二者必属同一单元。

第三步:第三十三条回溯

针对修改后的技术方案整体,在原说明书和权利要求书中寻找依据:一是有无单一实施例与之完整对应;二是有无明确的组合基础或特征可独立使用的表述;三是能否依“高压自紧式法兰”案的标准认定为隐含公开。三者皆无,应当放弃该修改方案。尤其要穷尽被提取特征在原文中的全部出处——如同本案,若某特征在原文每一次出现时都与另一特征绑定,单独使用它几乎必然超范围。

第四步:范围与结构复核

确认修改未扩大原专利保护范围、未改变主题名称;对跨分支组合预判其在行政程序中的接受度,并评估修改不被接受、审查回到原有文本的后果。

2 现行规则下无效程序常见修改类型的风险分级


回到本案,修改路径需区分两种情形。其一,若第60198号决定维持有效的权利要求2直接引用权利要求1,且其附加技术特征即为装饰组件与装配孔的完整配合结构,则将其全部附加特征补入权利要求1,所得方案与原权利要求2相同,实质是删除原权利要求1、以权利要求2作为新的独立权利要求,并未形成新方案。其二,若权利要求2还包含其他附加特征,则仅将装饰组件与装配孔这一单元补入权利要求1,得到的是原权利要求书中未曾出现的组合。此时“进一步限定”只说明修改方式合规,并不豁免第三十三条的检验:仍须证明该组合能够从原说明书和权利要求书中直接、毫无疑义地确定,即该单元与权利要求2中其他特征之间不存在功能绑定。至于省略“吸磁连接”“形状一致”“位于香膏正上方”等特征,同样须逐一验证:说明书记载形状一致使主壳形成完整柱体、位于香膏正上方使装饰组件兼作上盖,这些特征与配合关系存在功能绑定,省略的风险并不小。

小 结

上篇的结论可以归结为三句话:修改超范围审查的是技术方案,不是技术特征;授权程序与无效程序用的是同一把尺子,无效程序多出的一道闸门收紧的是修改素材的来源,而不是判断的基准;在现行规则下,“进一步限定”只说明修改方式合规,任何补入都须以最小完整单元为颗粒度,并通过第三十三条的检验。

但问题并未到此为止:无效程序中待修改的权利要求往往本身就不能成立,以它为基准论证“缩小即合理”,法理上站得住吗?撰写不当的代价,应否由信赖公示文本的公众承担?下篇将把笔者基于公示原则的法理主张与现行实践对比分析,并给出分主体的应对建议。

注释(上下滑动阅览)

1】《中华人民共和国专利法》第三十三条。

2】《专利审查指南》第四部分第三章第4.6节。

3】国家知识产权局:《专利复审无效典型案件决定要点汇编(2025)》,5W134210号无效宣告请求审查决定(一种车载香水夹)。

4】最高人民法院(2021)最高法知行终440号行政判决书(高压自紧式法兰)。

5】最高人民法院(2021)最高法知行终548号行政判决书。

作者:张应刚

编辑:Sharon