
冯超 薛莲 | 浅析《商标法》第15条第2款的适用
一、立法背景/沿革
二、冯超律师团队代理的“CASUSGRILL”商标无效宣告案基本案情
三、办案思路
四、裁定
五、结语
前言
《商标法》第15条第2款是对特定关系人抢注他人在先使用商标行为的规制,该特定关系人是指代理、代表关系以外的合同、业务往来关系或者其他关系,在未形成第15条第1款规定的代理或代表关系的情形下,如有证据能证明因其他商业合作、贸易往来关系或商业往来外的其他关系而明知他人在先使用商标而进行恶意抢注的,均可纳入本款规定对该特定关系人抢注行为予以规制,以维护在先商标使用人或利害关系人的合法权益。
本文将结合冯超律师团队代理的“CASUSGRILL”商标无效宣告案的具体情况,对《商标法》第15条第2款的适用进行分析。
一、立法背景/沿革
《商标法》第15条为2001年商标法第二次修正时增设条款,但2001年《商标法》第15条仅规定“代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用。”上述规定仅将适用主体限制于代理人或者代表人,且对于代理、代表关系的判定并未明晰。
对于代理、代表关系的适用范围,2010年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》虽将其明确为“商标代理人、代表人或者经销、代理等销售代理关系意义上的代理人、代表人”,但在司法实践中仍存在较多局限。
2013年《商标法》第三次修正,增设了第15条第2款,“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似,申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在,该他人提出异议的,不予注册。”至此,共同构成了现行《商标法》对特定关系人恶意抢注商标行为的规制。
二、冯超律师团队代理的“CASUSGRILL”商标无效宣告案基本案情
诺沃福特拉公司是一家丹麦初创公司,“CASUSGRILL”商标由“CASUS”和“GRILL(英文单词,意为:烤架、烤炉)”两部分构成,其中,显著部分“CASUS”来源于申请人创始人Carsten名字的前两个字母“CA”及其妻子Susanne名字的前三个字母“SUS”。
2016年2月,诺沃福特拉公司与丹浦奇思集团签订了保密协议,委托丹浦奇思集团在中国大陆地区寻找“CASUSGRILL”品牌产品的加工商。
2017年3月,丹浦奇思集团就诺沃福特拉公司“CASUSGRILL”品牌环保烤炉产品的委托加工事宜与苏州某实业公司签订了供货总协议及保密协议,并先后通过子公司上海丹浦奇思国际贸易有限公司和苏州某实业公司签订了设备协议、启动资金协议和模具制作合同等文件。2017年5-6月,诺沃福特拉公司通过上海丹浦奇思国际贸易有限公司先后委托苏州某实业公司加工生产的“CASUSGRILL”品牌环保烤炉产品数量共计约50000件。
诺沃福特拉公司发现其“CASUSGRILL”商标于同一时期被常熟某传媒公司抢注,在商标异议阶段,诺沃福特拉公司委托其他大型律师事务所提起了异议申请,异议阶段主要主张常熟某传媒公司与诺沃福特拉公司存在《商标法》第15条第1款的规定代理关系,但由于对相关法条的理解和适用错误,无相关证据证明诺沃福特拉公司与常熟某传媒公司存在代理关系,故在异议阶段未获胜诉。
三、办案思路
冯超律师团队受诺沃福特拉公司委托接手本案后,对已有证据进行了充分研究和分析,认为目前并无足够证据证明常熟某传媒公司与诺沃福特拉公司存在代理关系,与诺沃福特拉公司存在代理关系的实为苏州某实业公司,而不是常熟某传媒公司。冯超律师建议可根据《商标法》第15条第2款的规定主张常熟某传媒公司与诺沃福特拉公司存在代理关系外的其他关系而明知诺沃福特拉公司商标的存在。
1.“在先使用”的认定
《商标法》第13条第2款、第15条、第32条后半段均系对未注册商标的保护,在不同的条款中,对于“在先使用”的程度也有不同要求,与其他两条相比,《商标法》第15条第2款对“在先使用”的程度有着更低的要求,即只要实际使用或准备投入市场而进行的实际准备活动均属于“在先使用”,无需证明商标的使用时间、使用规模、通过使用具有了一定影响。
在“CASUSGRILL”商标无效宣告案件中,苏州某实业公司虽受委托加工“CASUSGRILL”品牌环保烤炉,但相关产品实际并未在中国境内进行销售。因此,冯超律师团队通过互联网等渠道收集了国内各界媒体对“CASUSGRILL”品牌环保烤炉的报道,作为证据提交,以证明“CASUSGRILL”商标已经在我国进行了使用。
2.“特定关系”的认定
合同、业务往来关系或者其他关系均属于“特定关系”的范畴。2021年《商标审查审理指南》举例列举了几种常见合同、业务往来关系,具体包括买卖关系、委托加工关系、加盟关系(商标使用许可)、投资关系、赞助、联合举办活动、业务考察、磋商关系、广告代理关系及其他商业往来关系。其他关系包括亲属关系、隶属关系、商标申请人与在先使用人营业地址邻近。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》也对其他关系进行了举例列举:(一)商标申请人与在先使用人之间具有亲属关系;(二)商标申请人与在先使用人之间具有劳动关系;(三)商标申请人与在先使用人营业地址邻近;(四)商标申请人与在先使用人曾就达成代理、代表关系进行过磋商,但未形成代理、代表关系;(五)商标申请人与在先使用人曾就达成合同、业务往来关系进行过磋商,但未达成合同、业务往来关系。
事实上,司法实践中遇到的情况远比法律和司法解释列举的“其他关系”的情形更复杂,更多变。因此,“特定关系”并不仅仅拘泥于上述所列情形,因此,2021年《商标审查审理指南》在对常见其他关系进行举例后,又补充“因存在部分列举以外的其他关系而知晓在先商标的,属于本款规定的其他关系”。
从上述规定可以看出,第15条第2款对于特定关系的界定采取了举例加兜底的立法模式,即对于能够证明基于“其他关系”而明确知悉对方商标存在的,亦可适用第15条第2款予以规制。
3. “其他关系”的认定
“CASUSGRILL”商标无效宣告案的焦点问题在于常熟某传媒公司以自己的名义抢注“CASUSGRILL”商标,是否构成商标法第15条第2款所规定的情形。
首先,冯超律师团队提交了诺沃福特拉公司与丹浦奇思集团签订的保密协议、丹浦奇思集团与苏州某实业公司签订的供货总协议及保密协议、上海丹浦奇思国际贸易有限公司和苏州某实业公司签订的设备协议、启动资金协议和模具制作合同等文件,以证明诺沃福特拉公司与苏州某实业公司之间的代理关系。
因公司注册信息并未直接显示常熟某传媒公司与苏州某实业公司的关系,无法直接说明二者之间互为关联公司。为证明二者的关联关系,冯超律师团队安排对苏州某实业公司进行了调查,在与苏州某实业公司负责人及业务经理通过微信进行沟通的过程中,对方分别自认和承认苏州某实业公司的负责人同时为常熟某传媒公司的股东。针对以上微信聊天记录,冯超律师团队安排了公证。
为深入核实苏州某实业公司负责人与常熟某传媒公司之间的关系,冯超律师团队又安排了针对苏州某实业公司的现场调查,在现场调查过程中,业务经理再次确认苏州某实业公司的负责人同时为常熟某传媒公司的股东,进一步印证了常熟某传媒公司是苏州某实业公司的关联公司。即常熟某传媒公司与苏州某实业公司由相同的人员控制经营,冯超律师团队安排将相关录音进行了公证,这成为了证明常熟某传媒公司与苏州某实业公司互为关联公司的关键证据。
除常熟某传媒公司与苏州某实业公司外,冯超律师团队另发现常熟某商贸公司也由相同的人员控制经营,并通过相关网站销售宣传所谓的完全复制诺沃福特拉公司商品外观的一次性烤炉产品,该产品由苏州某实业公司负责生产,常熟某商贸公司负责销售,由常熟某传媒公司负责注册相关商标,对于相关重要证据,冯超律师团队对相关宣传页面安排了网页公证以固定证据。
据此,冯超律师团队向国家知识产权局提出无效宣告请求,主张常熟某传媒公司为诺沃福特拉公司“CASUSGRILL”品牌产品的生产加工商即苏州某实业公司的关联公司,常熟某传媒公司与诺沃福特拉公司存在合同、业务往来关系或者其他关系,并因该特定关系明知诺沃福特拉公司“CASUSGRILL”商标的存在,常熟某传媒公司未经授权,擅自以自己的名义将诺沃福特拉公司商标进行注册,违反了《商标法》第15条第2款的有关规定,请求对“CASUSGRILL”商标予以无效宣告。
四、裁 定
经审理,国家知识产权局支持了诺沃福特拉公司的请求,裁定书的内容如下:
“其他关系”是指双方直接商业往来以外的其他关系。本案中,首先,根据申请人提交的获奖证书、产品委托加工协议、发票及相关报道等证据可知,“CASUSGRILL”为申请人在先使用在烤炉商品上的商标。其次,据我局查明事实2、3、4以及申请人提交证据14、15聊天记录可知,被申请人法定代表人成立的自然人独资公司常熟某商贸公司与苏州某实业公司之间具有密切关联及商业合作,且双方均经营烤炉产品,被申请人应知申请人已在先使用“CASUSGRILL”商标的情况,申请人与被申请人之间存在《商标法》第十五条第二款规定的“其他关系”。争议商标核定使用的便携式烤肉架、烤炉等商品与申请人在先使用的烤炉商品属于相同或类似商品,争议商标与申请人在先使用商标文字构成相同,具有明显恶意。因此,被申请人以自己的名义申请注册争议商标的行为已构成《商标法》第十五条第二款所指情形。
五、结 语
通过对冯超律师团队代理的“CASUSGRILL”商标无效宣告案进行分析,希望帮助澄清《商标法》第15条第1款和第15条第2款之间的区别,进一步厘清第15条第2款的适用条件。具体而言,即使商标注册人与品牌所有者之间没有代理、代表关系等直接关系,如有证据能证明其因合同、业务往来或其他关系而明知品牌所有者的存在,则根据《商标法》第15条第2款的规定,仍应被宣告无效。
通过本文,希望能给未在中国大量使用商标,但遭受其商业伙伴或其关联公司等特定主体抢注的品牌所有人提供全新的救济途径。
作者:冯超 薛莲
编辑:Sharon

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