一、基本案情

二、标记通用性时间节点问题之争

三、Sazerac上诉：混淆可能性

四、结论与展望

在一项有趣的商标裁定中，美国联邦巡回法院最近明确指出，曾被认为是通用词的术语并不一定会永久无法注册。这一裁定为商标法中关于通用词注册商标的时间节点问题提供了重要指导，并首次处理了一个新颖的商标法问题。

一、基本案情

案件涉及两家酒类生产商：被告Bullshine Distillery试图为酒精饮料注册BULLSHINE FIREBULL商标；原告Sazerac是FIREBALL品牌肉桂威士忌的商标权人，对被告注册该商标提出异议，声称两者可能引起混淆。

Bullshine提出反诉，要求取消Sazerac的商标，理由是fireball是用于描述辛辣肉桂味酒精饮料的通用词。美国商标审判与上诉委员会（TTAB）否决了双方的主张，裁定FIREBALL在注册时以及异议审判时均不是通用词，并认为这两个商标之间不存在混淆之虞。

双方均提起上诉。2025年3月12日，联邦巡回法院首席法官Moore做出判决，维持了TTAB在两起案件中的裁定。[1]

二、标记通用性时间节点问题之争

Fireball一词长期以来被用作肉桂味饮品配方的一部分。DR. MCGILLICUDDY’S FIREBALL肉桂威士忌已经销售多年，而口味平平的ATOMIC FIREBALL糖果也早已上市。此外，Sazerac显然曾承认，在推出其FIREBALL品牌威士忌之前，该词对肉桂味饮品来说是一个通用词。

Bullshine主张，如果某个术语在注册之前的任何时间是通用词，那么它将永远是通用词，无法注册，无论消费者在注册时的理解如何。联邦巡回法院否定了“曾经通用即永远通用”这一论点，裁定关键问题在于该商标在注册时及其后的时间节点是否足以具有来源识别性。在本案中，法院发现有足够证据支持TTAB的结论，即FIREBALL在注册时并非通用词。

在分析中，法院首先审视了《兰哈姆法》第2(e)条的法定语言，该条款禁止注册“仅用于描述申请人商品或其相关特性的商标”（15 U.S.C. § 1052(e)）。法院指出，这一条款“必然关注消费者在注册时的看法”。 《兰哈姆法案》还允许撤销已变为通用名称的商标。这表明“国会认识到，一个术语是否为通用名称是一个会随时间变化的判断过程。”

为了实现商标政策中保护消费者的目标，法院解释称，商标法的目的是“保护公众，使其在购买带有某个特定商标的产品时能够确信，他们会获得自己所期望和要求的产品。” 因此，关注消费者在“十年、五十年或一百年前”对某个术语的看法，并不能达到这一目的。

Bullshine 援引了1961年 Weiss Noodle 案的裁决，作为支持“曾经通用即永远通用”立场的依据。在Weiss Noodle v. Golden Cracknel Specialty案（290 F.2d 845, 129 U.S.P.Q. 411 (C.C.P.A. 1961)）中，美国专利商标上诉法院确认撤销了 Weiss Noodle 对“HA-LUSH-KA”作为鸡蛋面条商标的注册。法院认定，“HA-LUSH-KA”只是“haluska”的连字符拼写形式，而haluska是匈牙利语中意为“面条”的词汇。法院裁定，“事物名称是描述性最极致的形式”，因此即使在市场上获得了次要意义（secondary meaning），也不能注册为商标。

在 Bullshine v. Sazerac 案中，联邦巡回法院澄清指出，Weiss Noodle 案实际上是审查公众在申请注册时对“haluska”一词的理解，而不是关注过去某个遥远时间节点的理解。该商标被拒绝注册的原因是，它在注册时描述了所使用的商品（面条），只不过用匈牙利语表达而已。联邦巡回法院驳回了 Bullshine 关于 Weiss 案确立了“曾为通用名称，即为永久不可注册”规则的解读。

三、Sazerac上诉：混淆可能性

Sazerac上诉中对TTAB（商标审判与上诉委员会）裁定其FIREBALL商标与Bullshine的BULLSHINE FIREBULL商标之间不存在混淆之虞提出了异议。Sazerac认为，TTAB在以下方面存在错误：

一是认定FIREBALL商标未达到驰名（fame）且显著性较弱；

二是未考虑DuPont第六因素[2]（即在类似商品上使用的近似商标的数量和性质）。

（一）关于驰名

TTAB认定，尽管FIREBALL商标在商业上具有较强的影响力，但尚未达到驰名的法律标准。Sazerac虽然提交了销售和广告数据，但未能提供足够的背景说明以证明这些数据的具体意义或其在相关公众中的广泛认可度。TTAB进一步指出，Sazerac的大部分证据集中在单杯烈酒（shots）这一特定消费场景，而这一场景仅是其更广泛相关商品类别（如威士忌或利口酒）中的一部份，无法全面反映该商标在整体市场中的影响力。

联邦巡回法院在审查后认为，TTAB的这一认定有充分证据支持，并确认了其结论。法院强调，商标的驰名与否需要通过充分的证据证明其在相关公众中的高度知名度，而不仅仅是局限于某一特定消费场景或分支市场的表现。

（二）高度暗示性

如前所述，证据显示，Sazerac 在法庭上承认 “FIREBALL” 并不具有固有显著性。长期以来，“fireball” 一词被广泛用于指代各种产品中的辛辣肉桂味。尽管 Sazerac 对 TTAB 将非类似商品（如爆米花和牛肉干）中使用 “FIREBALL” 一词纳入考量范围的做法提出异议，法院仍认为，这些证据足以证明 “FIREBALL” 在概念上缺乏显著性，因此处于弱势地位。

（三）类似商品

最后，与Sazerac的主张相反，联邦巡回法院发现TTAB实际上已经考虑了DuPont第六因素。法院指出，TTAB明确在这一点上支持了Sazerac的立场，承认在注册时没有证据表明竞争对手使用过FIREBALL这一术语。然而，这一有利结论最终被混淆可能性分析中的其他因素所抵消，特别是Sazerac商标的显著性不足，以及两个商标在外观、声音、含义和商业印象上的差异。

四、结论与展望

诉讼双方最终均保有了各自的商标。联邦巡回法院的裁决允许 Sazerac 继续保留其 FIREBALL 商标注册，尽管其历史上曾被用作通用词；同时，Bullshine 也可以推进其 BULLSHINE FIREBULL 商标的注册。然而，这并未完全免除 Bullshine 的风险。尽管在注册背景下，这两个商标未被认定为混淆相似，但如果 Bullshine 以某种方式使用其商标，导致市场上出现混淆，仍可能面临商标侵权诉讼。法院的裁决特意针对注册问题及 TTAB 进行的抽象混淆可能性分析，而实际使用环境可能引入额外因素，从而改变分析结果。

本人认为，美国联邦巡回法院的上述裁决为中国商标注册纠纷提供了一些值得反思和借鉴之处。首先，该裁决关于商标通用性的动态评估强调了消费者认知的重要性。对于中国商标注册纠纷，这表明在判断商标是否具有显著性或是否通用时，可以更加注重当前市场环境和消费者的实际认知，而不仅仅依赖历史使用记录。建议中国在审查商标通用性时更多关注当前市场环境和消费者认知，强化商标在识别商品或服务来源、帮助消费者作出购买决策中的核心功能。通过引入消费者调查、市场数据或行业报告等客观证据，可以更准确地判断商标是否具有显著性。

其次，该裁决对次要意义的认定提供了启发。裁决指出，即使是描述性或通用性的商标，也可能通过市场使用获得显著性。对于我国企业而言，这意味着在商标申请或维权过程中，可以通过提交长期使用、市场推广和消费者认可的证据，证明商标已获得次要意义，从而依据商标法保护。

此外，该裁决还凸显了驰名商标的强保护效应及其跨类保护的可能性。如果本案中的 FIREBALL 商标被认定为驰名商标，其显著性和公众认可度将大幅提升，不仅能够阻止类似商品上的近似商标注册，还可能在非类似商品领域获得跨类保护。这与中国《商标法》第13条的规定相一致，为我国进一步完善驰名商标的认定与保护机制提供了借鉴

最后，该裁决提醒需在商标保护与公共利益之间找到平衡点。这一裁决强调，通用词汇不应轻易被垄断，但如果这些词汇已在特定领域通过使用获得了商标法上的次要意义，并能够发挥识别商品或服务来源的功能，则应给予保护。因此，中国在审查此类商标时，应严格评估其显著性，同时防止通用词被不当垄断，避免过度保护导致对公共领域的不当侵占。

注释（上下滑动阅览）

【1】Bullshine Distillery LLC v. Sazerac Brands, LLC, 2023-1682 (Fed. Cir. March 12, 2025)

https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-1682.OPINION.3-12-2025_2480640.pdf

2025年4月1日最后访问

【2】DuPont第六因素是指在美国商标法中，用于判断两个商标是否存在混淆可能性的因素之一，具体是指“实际混淆的证据”（Evidence of Actual Confusion）。这是根据In re E.I. du Pont de Nemours & Co.一案（1973年）确立的13个因素之一，用于评估商标之间的混淆可能性。

第六因素的核心内容强调，如果在市场中已经存在消费者因两个商标的相似性而产生实际混淆的证据，这将是判断混淆可能性的重要参考。然而，实际混淆的存在并非必需条件，即即使没有实际混淆的证据，混淆可能性仍可被认定。

实际混淆的形式通常包括：

1.消费者误认或误购的记录；

2.经销商、供应商或其他商业伙伴的混淆；

3.客户投诉或反馈表明对商品或服务来源的误解；

4.销售数据或市场调查显示消费者对商标的混淆。

第六因素的重要性在于：

支持混淆可能性的认定：如果有直接的实际混淆证据，通常会大大加强商标持有人主张混淆的理由。

非必要性：即使没有实际混淆的证据，法院或商标审查机构仍可以根据其他因素（如商标的相似性、商品或服务的相关性等）认定存在混淆可能性。

对中国的启示是，在中国商标法实践中，虽然没有直接对应的类似“DuPont因素”的框架，但实际混淆的证据同样具有重要意义。中国企业在商标争议中，可以通过收集市场反馈、消费者调查或其他证据，证明商标的使用已经导致消费者混淆，从而为争议提供有力支持。

作者：郑友德

编辑：Sharon