无效宣告请求审查阶段权利要求修改“按套算”的惯例的终结

一、涉案专利

二、国家知识产权局程序和决定

三、行政诉讼程序简介

四、（2022）最高法知行终870号二审判决

五、结语

近年来，国家知识产权局在专利无效宣告请求案件的审理中，尤其是化学领域的发明专利的无效宣告请求案件的审理中，对权利要求的修改一直在执行一种不成文的“按套算”的惯例。该惯例的具体内容是：如果专利权人在审查指南规定的时间内通过“进一步限定”的方式对权利要求进行修改，并且在这套修改文本中存在个别权利要求的修改不符合审查指南关于无效程序中修改原则或修改方式的规定，则国家知识产权局将不允许专利权人在该不被接受的修改文本基础上删除存在缺陷的那些权利要求，而是要退回到授权文本。也就是说，国家知识产权局不允许从不被接受的整套权利要求中删除个别存在缺陷的权利要求作为审查基础，而是以授权文本作为审查基础。

正如国家知识产权局审查员在所发表的文章《无效程序中与权利要求修改有关的问题》中所持的观点“在审查修改文本能否被接受时，原则上，应当将权利要求书作为一个整体考虑。以权利要求书整体文本的内容来判断修改是否符合相关规定。相应地，专利权人对于权利要求的修改也应提交整个权利要求书。如果有一部分权利要求的修改不符合规定，应当对整个权利要求书不予接受。”

最高人民法院近日就默克专利股份有限公司诉国家知识产权局（第三人JNC株式会社）一案做出了（2022）最高法知行终870号终审判决。该判决对专利确权程序中权利要求修改限制的制度进行了深入剖析，并最终明确否定了“按套算”这一惯例的合理性和合法性。

下面是对该案件和最高人民法院二审判决的简单介绍。

一、涉案专利

本案所涉及的专利的发明名称为：“液晶显示器和具有垂直取向的液晶介质”；专利号为：ZL201180045589.1（CN103119128B）。

该专利共有28项权利要求，其中权利要求1、16、21、22、26、27和28为独立权利要求。

二、国家知识产权局程序和决定

（一）程序问题

专利权人在审查指南规定的期限内按照“进一步限定的方式”对权利要求书进行了修改（称为“第一套权利要求”）。

由于该第一套权利要求中有3项权利要求被认为不符合审查指南对修改原则的规定，专利权人在口头审理中当庭提交了新的一套修改方案（称为“第二套权利要求”）。该套权利要求被认为超过了一个月的修改期限而不予接受。合议组当庭告知审查基础将是授权权利要求。

在此情况下，专利权人在口头审理过程中口头提出在第一套权利要求的修改文本基础上，删除不符合修改规定的三项权利要求。然而，国家知识产权局拒绝接受该删除式修改，理由是专利权人在规定时间内提交的整套权利要求因为这三项权利要求的修改不符合规定而不能接受，那么口头审理中通过删除这三项有缺陷的权利要求由于其它权利要求仍属于进一步限定的修改，因此超过了修改时限而不能被接受，只能退回到授权文本进行审查。

国家知识产权局后来在一审庭审中陈述的意见是：“在国家知识产权局口头审理过程中对权利要求的删除必须在可接受的文本上实施”，不可接受的文本有部分权利要求不符合规定，即使专利权人删除不符合规定的权利要求也不允许，权利要求修改要“按套”审查。

（二）实体问题

国家知识产权局对涉案专利做出第34935号无效宣告请求审查决定，以授权权利要求1-28与现有技术相比分别不具有新颖性和/或创造性为由宣告权利要求1-28无效。

三、行政诉讼程序简介

笔者应专利权人要求接手行政诉讼。

笔者深入阅读案件所有文件后认为国家知识产权局多年形成的无效宣告程序中的“按套算”的惯例没有法律依据，并且不合理地限制了专利权人的程序权利，因此应该通过行政诉讼程序予以纠正。国家知识产权局对本案的实体审理也存在重大的对事实的认定错误和适用法律错误，也应该纠正。

由于二审判决（见下文）并未涉及本案实体问题的争议，这部分内容不做介绍。

（一）行政法规和政府部门规章对权利要求修改的规定

专利权人在专利无效程序中应享受的修改专利文件的权利规定于专利法实施细则第69条。该条允许专利权人在无效程序中修改权利要求书，但不得扩大原专利的保护范围。

专利审查指南第四部分第三章第4.6.1-4.6.3节对无效宣告程序中专利权人对权利要求的修改原则、修改方式等有多项限制性规定。

关于修改原则，第4.6.1节规定，专利权人对权利要求的修改不得扩大原专利的保护范围、不得超出原说明书和权利要求书记载的范围、一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。

关于修改方式，第4.6.2节规定，专利权人在答辩期内可以以四种方式修改权利要求，包括权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定和明显错误的修改。

第4.6.3节规定在国家知识产权局“作出审查决定之前，专利权人可以删除权利要求或者权利要求中包括的技术方案”。这样的删除式修改应该不仅限于授权权利要求的修改，还应该包括对修改后的权利要求的进一步删除。允许对修改文本的删除式修改应该是在对审查指南的规定进行合理推导和理解的基础上能够认定的专利权人应该享有的权利。

（二）国家知识产权局行政行为的法律依据

国家知识产权局在被诉决定中没有给出其拒绝接受专利权人当庭删除三项权利要求而以授权文本作为审查基础的行政行为的法律依据。

显然，国家知识产权局的行政行为于法无据、未经授权，并且剥夺了专利权人处分自己权利的程序权利，应该予以纠正。

（三）国家知识产权局对拒绝接受修改的辩解和专利权人的意见

由于无法提供其被诉行政行为的法律依据，国家知识产权局唯一的选择应该是证明其所执行的“按套算”的惯例是建立在经充分论证的公共政策的基础之上的。然而，这个“按套算”的惯例从未经过科学论证。国家知识产权局也未能证明这样的公共政策存在。

为了证明其“按套算”的惯例的合理性，国家知识产权局在两审程序中提出了多项辩解，其中包括：（1）允许专利权人删除将导致审查基础不明确；（2）允许删除将对请求人不公；（3）允许删除将超出公众预期；（4）允许删除将会拖延程序；（5）允许删除将架空授权程序；（6）“反复提出修改文本是对专利权人的权利的纵容”，等等。

这些辩解都不能证明拒绝接受专利权人删除权利要求的合法性和正当性，而且所有这些辩解均不能成立。

（1）无论专利权人口头审理当庭删除权利要求还是庭后删除，删除有缺陷的这3个权利要求后的文本完全可以作为审查基础。删除部分权利要求后剩余权利要求的编号和引用关系可能要做适应性的修改。这样的修改不会产生审查基础不明确的问题。

（2）假如专利权人在无效宣告阶段的答辩期内提交的修改文本中本来就没有现在引起争议的三项权利要求，该修改文本将作为审查基础。这样的文本肯定不损害公众利益和请求人利益。本案在无效宣告阶段答辩期内提交的权利要求修改文本有这三项权利要求，允许从这套权利要求中删除这三个权利要求，并把删除后的文本作为审查基础也肯定不损害公众利益和请求人的利益。这是一个简单的逻辑判断。

此外，专利权人对权利要求的修改大幅度缩减了保护范围。这对社会公众的利益没有任何减损，而只有增益；对无效宣告请求人（第三人）的利益也没有影响，因为修改后的权利要求仅仅是原授权权利要求范围内的一部分。专利权人在口头审理中删除权利要求只会减轻请求人的负担。

此外，国家知识产权局曾经将删除式修改所针对的“第一套”权利要求文本转送给请求人。专利权人“当场拿出来”删除几个权利要求不需要请求人做任何思考判断和回应，因为删除后剩余的权利要求都曾经被请求人知晓和评述过（起码程序上保证了评述机会）。

（3）公众对授权权利要求因为无效宣告程序中的修改而发生的变更有如下几种预期：预期之一是专利权人可能会根据专利审查指南的规定在答辩期内对权利要求进行删除、进一步限定等形式的修改；预期之二是专利权人可能会在答辩期后，包括口头审理阶段甚至在口头审理之后对权利要求做删除式修改，进一步缩小保护范围；预期之三是专利权人的修改结果只可能是相对于授权文本保护范围的限缩。

专利权人在无效宣告程序中对权利要求的修改无论如何都无法超过这三个预期。不按套算也无法超过这三个预期。本案中，允许专利权人删除三项权利要求根本不影响社会公众的预期。

（4）审查指南允许专利权人在审查决定做出前删除权利要求或删除技术方案。实践中专利权人当庭甚至庭后删除权利要求很常见。没有证据证明专利权人当庭或庭后删除了权利要求会拖延无效程序。

（5）专利权人被允许在答辩期内以四种方式修改权利要求。这些都已经固化在行政规章中，肯定不能被认定是架空了授权程序。专利权人在答辩期内的修改的文本基础上再删除部分权利要求只能得到更小的保护范围。这个更小的范围无论如何不能被认定是架空了授权程序。这是一个简单的逻辑判断。

（6）“对专利权人的权利的纵容”这样的观点也是完全错误的。

专利审查指南允许专利权人在口头审理过程中乃至口头审理之后以删除的方式修改权利要求。如果国家知识产权局认为这属于对专利权人的纵容则应该先修改专利审查指南，而不是在本案庭审中指责专利审查指南。在专利审查指南的该项规定仍然有效的情况下，讨论这个“纵容”没有任何意义。

此外，国家知识产权局采用的表述“纵容”反映出来的是国家知识产权局站在对立面审视专利和专利权人的错误的思维定式。这样的思维定式是完全错误和有害的。

（四）对拒绝接受删除的行政行为的进一步意见

（7）“按套算”的做法减损了专利权人的权利。

专利权人修改后的“第一套”权利要求中的权利要求1相当于将授权文本中的三项从属权利要求合并进入权利要求1，具有这三项从属权利要求的所有附加特征。经修改的权利要求1相对于无效宣告请求人所选的所有现有技术文件均具有新颖性和创造性。

“第一套”权利要求中的其他从属权利要求也因为权利要求1的合并式修改具有了合并后的附加技术特征。国家知识产权局决定“按套算”、退回到以授权文本的结果是被审查的权利要求（授权文本）没有引入专利权人通过修改引入的附加技术特征，并因此相对于“第一套”修改文本明显地增大了被认定无效的风险，减小了专利权人保护其发明的机会。国家知识产权局“按套算”的做法使得所有引用权利要求1的权利要求的生存机会都受到了严重减损。国家知识产权局的行政行为给专利权人保护发明创造的实体权利造成极大的损害。专利权人为保护发明创造而做的权利范围的减让努力完全付诸东流，前功尽弃。

（8）对国家知识产权局的影响

如果拒绝专利权人删除有缺陷的权利要求，以授权权利要求作为审查基础（按套算），权利要求范围相对宽，找到新颖性创造性的缺陷相对容易，国家知识产权局工作量相对小。如此，按套算对国家知识产权局自己有利一些。

如果允许专利权人删除，则找到新颖性创造性的缺陷难度相对大一些，宣告权利要求有效的难度相对大。如果权利要求定义的发明有新颖性创造性，国家知识产权局还可能不得不审查其他无效宣告请求理由。国家知识产权局工作量相对大。

总的说来，国家知识产权局的政策不同可能给自己带来的负担不同。当然，国家知识产权局应该不会把自己工作的难易凌驾在社会公众利益至上。

（五）国家知识产权局在一审程序中增加的法律依据

国家知识产权局在一审程序中主张其拒绝专利权人对权利要求的删除的法律依据是专利法实施细则第52条。该条规定：“发明或者实用新型专利申请的说明书或者权利要求书的修改部分，除个别文字修改或者增删外，应当按照规定格式提交替换页。”就是说，专利权人在口头审理当天未能就删除后的权利要求提交替换页导致了国家知识产权局拒绝接受删除。该项主张得到了一审法院的支持。

然而，国家知识产权局的主张和一审判决的认定都是错误的。

事实上，国家知识产权局在口头审理开始的阶段就决定了拒绝接受专利权人对权利要求的删除，而不是在口头审理结束时没有收到修改替换页才拒绝接受权利要求的删除的。国知局的解释显然与事实不符。专利权人是因为国家知识产权局当庭不接删除式修改而在庭后自然没有提交修改替换页，而不是因为专利权人没有在庭后提交这样一个修改替换页而导致国家知识产权局不接受该修改。事实上，国家知识产权局在二审的庭审中明确表态：即便是专利权人当庭或庭后提交了删除前述三项权利要求的修改文本（替换页），合议组也不接受。

此外，国家知识产权局从未在被诉决定中认定是因为专利权人没有提交修改替换页而拒绝接受专利权人口头声明的删除式修改。事实上，国家知识产权局在口头审理中从未主张过是因为专利权人没有提交修改替换页而拒绝接受专利权人的该删除式修改。

不仅如此，专利法实施细则第52条是对专利实质审查程序的规定，并不是对无效程序中提交修改文件的规定。

（六）国家知识产权局在二审程序中就“按套算”的合理性增加的理由

国知局二审程序中增加了几点理由，包括（9）专利权人当庭口头提出删除没有法律效力，没有法律规定可以口头提出删除，审查指南对于延期举证都规定了要书面提出；和（10）允许删除是否合理首先要合法，必须在合法的基础上才能看是否合理。

然而，国知局增加的理由仍然不能成立。

（9）口头提出删除的效力

审查指南作为国知局的部门规章，从未规定权利要求的删除只能是书面提出，即从未规定不允许或不接受专利权人在口头审理中对权利要求口头提出的删除。

法无禁止皆可为。专利权人完全可以且应当被允许在口头审理中口头提出对权利要求进行删除。事实上，国知局在三十多年来的无效案件审理的实践中，有大量的案子都涉及到专利权人当庭口头对权利要求或技术方案提出删除，合议组从未有过仅口头提出而不是书面提出而拒绝接受的情形出现过。显然，国知局新增理由不成立。

（10）关于删除的“合法基础”

国知局作为做出行政决定的行政机关，其行政决定的做出必须要有法律依据。而国知局不允许、不接受上诉人权利要求的删除没有任何法律依据，不具备合法性。

事实上，审查指南明确规定了允许专利权人在无效决定做出前对权利要求做删除式修改。专利权人的做法有法律依据。审查指南从未规定这里的删除只能是从授权权利要求中进行删除，也没有对“合法基础”做任何规定。

四、（2022）最高法知行终870号二审判决

（一）二审判决否定了“按套算”的合理性

二审判决逐项剖析了国家知识产权局为“按套算”提出的所有辩解，确认了所有这些辩解均不能成立。

在二审程序中，国家知识产权局在合议庭的询问下未能提供任何证据或信息证明国家知识产权局的任何级别的内部规章允许或者要求国家知识产权局在专利无效宣告请求程序中对权利要求的修改以“按套算”为原则。

如此，只能认定“按套算”的“惯例”既没有法律依据，也不是以任何意义上的公共政策为基础的。

（二）二审判决认定“按套算”不符合专利法第一条规定的立法宗旨

二审法院合议庭站在专利法第一条规定的立法宗旨的角度审视了“按套算”的“惯例”，并据此在远比本案争讼焦点宽广的范围内对权利要求修改限制的制度给出了指导性意见。由于二审判决的剖析和论断非常深刻，笔者将部分主要内容归纳如下。

1. 原则：制度的设计和解读“始终应当在立法目的语境下进行”

该二审判决指出：“对于具体专利法律制度的解读，以及具体法律适用中对于各种利益的平衡，始终应当在上述立法目的语境下进行。是否真正有利于保护专利权人的合法权益是检验制度解读是否正确的首要考量，是否会不合理地损及专利权人的合法权益是个案利益平衡不可突破的基本要求，对于权利要求修改制度的理解亦不例外”。

2. 原理：“专利确权程序中的权利要求修改制度首要意义在于允许修改”

二审判决认为：“专利确权程序中的权利要求修改制度首要意义在于允许修改。其通过允许修改，避免具有技术贡献的发明创造仅因权利要求撰写不当而得不到保护，从而实现保护专利权人合法权益和实质激励创新的制度目标。当然，专利确权程序中的权利要求修改制度也应当包含对于修改方式、修改时机等的限制性要求，但对修改的限制并非权利要求修改制度的主要考量，而仅系在允许修改的基础上的利益平衡手段，限制的目的在于避免公众信赖利益的严重减损和行政审查效率的过度拖沓”。

3. 原则：在法律和行政法规明确规定的限制之外，另行增加限制尤需谨慎，“不得不合理地损及专利权人合法权益的基本要求”

二审判决认为：“对权利要求的修改限制须确有必要，在法律和行政法规明确规定的限制之外，另行增加限制尤需谨慎，尤其是本不存在公众信赖利益或者行政审查效率减损之可能，亦即本就不存在需予平衡之利益得失时，则限制本身即非必要”；“无论是在缺乏必要性时对权利要求的修改予以限制，还是对权利要求的修改限制超过必要限度，都可能使作为利益平衡工具的限制突破前述不得不合理地损及专利权人合法权益的基本要求”。

4. 原则：“一般而言，对权利要求的删除式修改本身不存在需要特别予以平衡之利益得失，对之加以限制亦非必要”

对于确权程序中专利权人对权利要求做删除式修改，二审判决给出的认识和原则是：“删除式修改较为特殊。删除权利要求或者技术方案意味着对原授予权利的放弃和对技术方案归于公有领域的确认，公众利益将因之而增益；删除权利要求或者技术方案也往往意味着确权程序审查对象数量的减少，行政效率亦将因之得以提升。故一般而言，对权利要求的删除式修改本身不存在需要特别予以平衡之利益得失，对之加以限制亦非必要”。

二审判决认为：“如对删除式修改予以限制，一则减损了专利权人修改权利要求的现实程序利益和基于权利要求修改维持专利权的可期待实体利益；二则减损了公众利益确定的增益可能；三则对行政效率的提升并无帮助，至少并无明显助益。故对于权利要求的删除式修改而言，原则上不应予以限制；如确有必要予以限制，亦需审慎为之，既要反复斟酌限制的必要性是否充分，亦要精细衡量限制的程度是否得当”。

5. 原则：“‘应当按照规定提交替换页’并不意味着未附替换页的修改意见当然不具有法律意义”

对于提交替换页的问题，二审法院给出的观点和原则是：“一般而言，修改意见是对修改方式和修改内容的说明，用以澄清替换页和作为修改对象文本的区别所在和修改方式等；而替换页则是确认修改内容的结果，即修改的结果。二者互为表里，侧重不同，故通过提交替换页的‘书面明确’并非明确审查基础的唯一方式，基于对修改意见理解一致的‘观念明确’同样可以及时明确审查基础，有效推进审查。因此，‘应当按照规定提交替换页’并不意味着未附替换页的修改意见当然不具有法律意义，也不意味着替换页必须与修改意见一并提交。原则上，只要在正常程序中向国家知识产权局作出明确的修改意思表示，无论是单独口头提出或者书面提交修改意见并单独提交替换页，还是一并提交修改意见和替换页，只要该意思表示清晰、具体并在规定期限内到达国家知识产权局即可构成具有法律意义的修改”。

二审判决认为：“在并不实质影响审查推进，且审查实践中又有以专利权人在口头审理程序中当庭口头声明删除部分权利要求后的文本为审查基础的情况下，不宜仅以未提前或者当庭书面提交权利要求书替换页为由，不接受其删除式修改。事实上，如果已经能够形成审查基础的‘观念明确’，还机械要求先交替换页而后推进审查，反而可能造成程序拖沓延宕；甚或仅因未提交替换页，不予补交机会，即径行视为未提出修改，更不利于对专利权人的公平合理保护”。

6. 原则：在部分修改后的权利要求不能接受的情况下，国家知识产权局的程序应该允许专利权人“既可以选择以上一个可接受的权利要求书文本为审查基础；也可以选择删除当前权利要求书文本中不被接受的权利要求，仅以其余权利要求为审查基础”

二审判决认为：“国家知识产权局于口头审理程序中当庭告知专利权人，其修改后的、当前权利要求书文本中的部分权利要求可以接受、部分权利要求不能接受时，是否允许专利权人口头声明删除不被接受的权利要求，对于专利权人的利益即其专利权效力的维持影响甚巨：如允许删除，则其仍可保留前述可被接受的修改；如不允许删除，则囿于修改时限的要求，其通常无法保留前述本可被接受的修改，而只能退回至上一个可接受的文本，甚至是授权公告文本。对于此类口头声明的删除不予接受，实际上可能导致全部修改机会落空，甚至导致本可部分维持有效或者适当删除式修改后可维持有效的专利权最终被宣告全部无效”。

对此，二审判决给出的原则是：“专利无效审查口头审理程序中，国家知识产权局认为修改后的部分权利要求不能接受时，应当给予专利权人审查基础的选择权：其既可以选择以上一个可接受的权利要求书文本为审查基础；也可以选择删除当前权利要求书文本中不被接受的权利要求，仅以其余权利要求为审查基础。如其选择删除当前权利要求书文本中不被接受的权利要求，无论其系当庭口头提出还是书面提出，亦无论其是否一并提交了替换页，国家知识产权局均应予以接受；当庭未提交替换页的，国家知识产权局可以要求其在一定期限内补交；如果未在指定期限内补交替换页，则可视为专利权人未依法修改权利要求，并据此作出相应处理”。

（三）结论

二审判决的结论是：专利权人关于本案国家知识产权局应当以专利权人提交的“第一套”修改文本基础上删除三个不被接受的权利要求后的文本作为审查基础的上诉主张应予支持，并据此撤销了国家知识产权局第34935号无效宣告请求审查决定和一审法院（2018）京73行初7702号行政判决。

鉴于本案被诉决定的审查基础有误，二审判决未对基于该有误的审查基础所作出的新颖性、创造性评价再作进一步审查认定。