过去一个季度，欧洲专利局（EPO）的判例法发展相对较为活跃。

一、T 1741/22 与 G 1/19 案例解读

G 1/19 案第99条确认：测量方法中的计算通常具有技术特性，因为这些计算“基于测量开始时与物理现实的交互”。然而，目前在欧洲专利局内部仍存在以下争议：

1.这种技术特性能否适用于对初步测量结果进行的后续计算？

2.这些后续计算是否可以作为创造性步骤评估的依据？

在 T 1741/22 案中，委员会裁定以下新颖特征不具备技术特性：

• 记录身体液体中血糖水平随时间变化的测量结果；
• 确定并显示血糖水平的最大值和最小值。

由于这些特征被认定为具有技术特性，它们在创造性评估过程中被忽略，最终导致专利申请被驳回。上诉委员会明确区分了这两种操作：

1. 初始测量：例如记录人体或动物在多个24小时周期内的血糖水平。这一操作被认为与物理现实有直接的交互从而具有技术特性；

2. 后续数据处理：即利用已有数据生成和显示新的数据（如最大值/最小值）。委员会认为，这种处理仅是认知或数学操作，本质上不具技术性。

具体裁定内容（理由2.3.6）：

“对患者进行样本采集是与‘物理现实’的交互。基于这一互动生成的新数据可能构成技术性质的‘测量’结果。然而，通过评估或解释这些测量数据生成（并显示）进一步数据的过程……仅仅是认知或数学操作，因此本质上不具备技术性。”

委员会的这一裁定偏离了欧专局《审查指南》（G-II, 3.3）的相关规定。指南曾将“通过自动化系统处理生理测量数据以提供医学诊断”视为数学方法具有技术贡献的典型示例。然而，委员会在理由2.3.7中否定了此示例的通用性，认为其“明显错误”，并参照 G 1/04 判例第5.2条和第6.3条指出，诊断步骤本身并不具备技术特性。

尽管 G 1/04 第5.2条指出“由设备执行的方法可能构成发明”，但最终的“医学或兽医学决策”被认为是非技术性活动。同时，G 1/04 第5.3条却接受了诊断方法中的前序步骤可能具有技术特性（根据1973年《欧洲专利公约》第52条第4款，诊断方法被定义为发明，但不适用于工业应用）。这可能是指南编写者的初衷，但在本案中未被委员会采纳。

与先前裁决的对比

委员会的观点还与先前 T 2681/16 案件（由3.2.02分庭裁定）的结果有所不同。T 2681/16 案中，涉及处理已测量血糖数据的算法特征被认定不具备技术性（理由3.2.3），但因其对整体血糖波动性和低血糖事件预测具有技术效果，这些特征仍被纳入创造性步骤评估。而在 T 1741/22 中（理由2.3.6），委员会认为这种宽泛的解读超出了G 1/19 案第99条所要求的“与物理现实交互”的范围。

目前尚不清楚 G 1/19 案是否会支持如此严格的解读——但无疑，这一判决对异议方极为有利，它使得基于初步测量结果的后续计算形成的各类区别性特征更易受到攻击。如果这一判决在欧专局得到广泛采用，涉及测量并基于测量结果进行进一步分析的相关发明申请人或专利权人将面临困境。

二、T 56/21案：描述适应性修改问题

在去年的 T 56/21 案中，3.3.04委员会曾发布一份通知，建议将这一问题提交由扩大上诉委员会（EBoA）审理：当描述中的某部分（如发明的实施例、示例或类似权利要求的条款）未包含在专利权利要求范围内时，这是否违反了《欧洲专利公约》（EPC）第84的条规定。

在经过近一年的审议后，该委员会现已作出最终决定，决定不将该问题提交扩大上诉委员会。相反，他们发布了一份详细的决定，阐明为何不需要修改描述来删除涉及权利要求范围之外的条款。

裁定理由（理由 99）：

1.《欧洲专利公约》（EPC）第69条及其附加协议：仅适用于经过审查的欧洲专利在国家程序中确定保护范围的情境，而非用于可专利性评估。因此，这些条款不适用于欧专局的授予程序。

2.《欧洲专利公约》（EPC）第84条及43条：仅对权利要求表达的清晰性和简洁性做出要求，而不是用来定义保护范围，它们并非第69条规则的推论。因此，第84条和第43条的要求应当独立于审查专利申请时对保护范围的考量，分别进行独立评估。

3.《欧洲专利公约》（EPC）第84条及43条：这些条款为权利要求设定了清晰性和简洁性的标准，不强制要求描述内容必须与调整后的权利要求范围保持一致，在《欧洲专利公约》第123条允许的范围内，申请人可以自行修改描述内容。

4.《欧洲专利公约》（EPC）第84条：该规则的重点在于确保申请文件的公开内容不得包含违反公共道德或公共秩序的表述，以及某些侮辱性或不相关的陈述。但第48条规则并未规定，因描述中包含“无关或不必要”内容，或描述与权利要求之间存在“差异”而拒绝授予专利。

无论这些理由是否具有说服力（可参见我们先前发表的文章《La Zizanie de l'OEB sur l'Adaptation de la Description》[1]），委员会最终决定不将该问题提交至扩大上诉委员会，这一决定令人意外。其具体理由如下：

1.第84条明确表示不要求进行适应性修改（理由101）；

2.以往欧专局传统要求适应性修改的做法缺乏充分法律依据（理由102）；

3.适应性修改缺乏法律依据，这似乎是立法者的有意安排（理由103）；

4.这并非法律上的分歧，而是判例法发展的结果（理由104）

这些理由不够清晰，至少在 T 3097/19 和 T 438/22 案例中，委员会曾明确指出《欧洲专利公约》第84条确实要求进行适应性修改，这表明法律适用上存在一定的分歧。

此外，委员会还在理由6中进一步指出，即使审查部门在拒绝专利申请时引用并应用了《审查指南》第F-IV 4.4部分，这也不足以迫使欧专局局长根据《欧洲专利公约》第10(2)(a)条对《审查指南》进行修改。事实上，根据第111(2)条，委员会的裁定仅对具体的审查决定具有约束力。

这一决定加剧了法律适用的不确定性——除非更多分庭接受 T 56/21 中的观点，否则欧专局在大多数案件中仍会继续要求适应性修改，这一分歧可能会长期存在。

三、欧盟委员会“Copaxone”案：滥用分案申请规则

2024年10月31日，欧盟委员会对以色列仿制药企梯瓦制药（Teva）处以4.626亿欧元（约5亿美元）的罚款，原因是滥用市场主导地位、限制竞品药物进入市场。涉案药品包括治疗多发性硬化症的重磅药物Copaxone（活性成分：格拉替雷酸）及其竞品。

根据欧盟委员会发布的新闻稿，梯瓦公司滥用欧专局的分案申请程序，“人为延长了Copaxone的专利保护期，并系统性地针对竞争公司Synthon开展“诽谤活动”，阻碍了竞品药物进入市场。

所谓专利保护期的“人工延长”是指梯瓦公司滥用欧洲专利局关于分案专利的规则和程序采取的一系列行为。

分案专利源自早期的”母专利“申请，其内容较为相似，但可能侧重发明的不同方面，可以在有效性审查中被单独评估。

在本案中，梯瓦制药分阶段提交了多个分案专利申请，围绕Copaxone的生产工艺和格拉替雷酸的剂量方案构建了一张“次级专利网”。

梯瓦的竞争对手为进入市场对这些专利发起挑战。在欧专局对相关专利进行审查期间，梯瓦公司开始开始依据这些专利对竞争对手发起临时禁令。当专利面临被撤销的风险时，梯瓦有策略地撤回这些专利，以规避正式的无效裁定——根据先例，一项无效裁定可能会成为其他分案专利连锁无效的依据。通过这种方式，梯瓦公司迫使竞争对手反复启动新的、漫长的法律程序，从而延长其专利状态的不确定性，并潜在地阻碍了竞品拉替雷酸药物进入市场。

最终，梯瓦公司的所有分案专利均被撤销。

该判决尚未生效，梯瓦公司发布声明称，将会上诉至欧洲法院（CJEU），不过，这是欧盟委员会首次将“滥用分案专利程序”认定为滥用市场主导地位的裁决，违反《欧洲联盟运作条约》第102条（Art. 102 TFEU）相关规定。需要注意的是，梯瓦公司被罚款的原因包括“分案专利游戏”和“贬损竞争对手”两项行为。

此项判决可以视为一个警告，如果专利权人选择申请分案专利，需要确保其专利申请和使用的合规性。否则，这种行为可能被视为权利滥用，带来严重后果。

四、错过分案申请的最后期限？从案件 J 1/24 中汲取经验

通常情况，我们强烈建议申请人在分案申请的最后期限内完成提交，而非在截止日期后进行补救。然而，如果错过了最后期限，或者发现母专利基于不理想的文件被授予时，案件 J 1/24 可以提供一定参考价值。

案件背景

• 本案中，专利权人错过了提交分案申请的最后期限（2021年3月17日）。
• 随后，他们于2021年4月16日对授予决定提出上诉，理由是根据欧洲专利局指南的最新修改要求，基于《欧洲专利公约》第84条对专利文件进行修改，但这一上诉理由较为薄弱。
• 专利权人于2021年5月24日提交了一份分案申请，并于2021年6月18日提交了上诉理由。
• 最终，他们在2022年撤回了母专利案件的上诉。

在分案申请的独立审查过程中，欧专局接收部门对该申请发出了“权利丧失”通知（loss of rights communication）。专利权人随机根据规则R. 112(2)提交请求，要求作出决定。这一请求的处理最终引发了 J 1/24 案件的裁决。

委员会的关键裁定

在该判决中，委员会将案件发回接收部门，命令“继续审理，并将该申请视为分案申请”。

裁定核心要点

1.否定早期严格立场：委员会明确否定了早前 J 28/03 判决提出的严格立场，即分案申请的有效性必须取决于母专利上诉结果；

2.确认上诉具有暂停效力：委员会指出，在母专利案件的上诉期间，专利权人仍然可以从原始申请中获得实质性权利。具体而言，“撤销授予公告的日期使得专利未正式生效”，因此申请在法律上仍处于“未决”状态，可以作为分案申请的依据。

3.类比 G 1/09 案件：委员会援引 G 1/09 案件指出，在拒绝决定的上诉期间，因原申请仍有实质性权利派生，分案申请可被视为有效。

此外，母案上诉最终被撤回这一事实，并未对分案申请的有效性产生影响。

J 1/24 案例表明，即使错过了分案申请的最后期限，专利权人仍有可能通过上诉程序获得补救。然而，这种方式具有较大的不确定性，尤其是在相关判例存在分歧的情况下。因此，我们仍然建议在规定的最后期限内尽早提交分案申请，以避免相关风险。

五、G2/21 案件进展 - Marcus Müller的解析

Marcus Müller 重点分析了在评估创造性步骤时是否可以依赖后发布证据（post-published evidence）的问题，他举出若干与 G2/21 案件相关的判例，其中允许依赖后发布证据的判决包括 T1525/19、T1989/19、T840/22、T2716/19 和 T681/21，不允许依赖的判决包括 T681/21、T887/21 和 T1994/22。

这些案例提供了不同的判例法视角。我们也曾在《Trying to Make Sense of the Oracle of G2/21: T116/18 vs. T681/21》[2]一文中对其中一些案例进行了分析。

值得关注的是关于新证据的案例，这些新证据旨在证明，发明所披露的第一个替代方案在技术效果上优于同一发明中的第二个替代方案。T840/22 判决认为，这种情形在化学领域的已授权专利和专利申请中经常发生，因此允许依赖新证据。而在类似情况下，案件 T852/20 不允许依赖新增证据。

Müller 就 G2/21 相关案例总结出一些个人见解：

1. 判决之间并不存在实质性分歧，主要源于案件具体语境的不同；

2. 需要明确的是，技术效果应当是发明的核心，并与权利要求主题密切相关；

3. 如果满足上述条件，只要不存在合理且明确的质疑，后续公开的数据通常可以用于评估创造性步骤（即A56标准）；

4. 当技术效果被认可为创造性步骤的依据时，相应的改进也应被视为支持创造性的证据；

5. 技术效果的描述不需要与原始申请文本逐字匹配，但需保持实质一致；

6. 泛泛的陈述不足以支持技术效果的主张；

7. 如果申请文件的原始描述与主张的技术效果存在不一致，可能导致问题。

这些一般规则提供了一些关于如何辩论的有用提示，但并不完全一致，这再次表明了用文字表达这些案例中唯一的金线是多么困难。

六、G 2/24 案件最新进展

T 1286/23 案件的上诉请求已提交至欧专局扩大上诉委员会。

本案件讨论的问题较为罕见，即在其他上诉被撤回后，依据《欧洲专利公约》第105条，介入上诉程序的涉嫌侵权方的法律地位。具体而言，在撤回所有上诉后，上诉程序是否可以由上诉期间介入的第三方继续进行？特别是，该第三方能否获得与《欧洲专利公约》第107条第一句所指的上诉权利相对应的上诉人地位？

这一问题与 G 3/04 中的讨论类似，当时扩大上诉委员会对此作出了否定回答。然而，3.2.04委员会不认可这一点，理由是可能与 G 1/94 相矛盾（原因 3.11）。

注释（上下滑动阅览）

【1】https://patentblog.kluweriplaw.com/2024/11/01/la-zizanie-de-loeb-sur-ladaptation-de-la-description/

【2】https://patentblog.kluweriplaw.com/2024/03/12/trying-to-make-sense-of-the-oracle-of-g-2-21-t-116-18-vs-t-681-21/

关于霍夫曼艾特勒

霍夫曼艾特勒（HOFFMANN EITLE）知识产权律师事务所是一家成立于 1892 年的欧 洲知识产权律师事务所。总部设在慕尼黑，另有七个办公室分别位于英国伦敦、德国杜塞尔多夫和德国汉堡、西班牙马德里、巴塞罗那、意大利米兰和荷兰阿姆斯特丹。霍夫曼艾特勒现拥有逾 120 名具有不同国家法律资质的专业知识产权专业人员。公司拥有五百多名员工，为欧洲规模最大的知识产权事务所之一。霍夫曼艾特勒连年在各类排名中被列为顶尖知识产权事务所，经常被世界权威律所评价杂志评选为“最佳欧洲知识产权律所”， “明星知识产权律师事务所”。它尤其在欧洲异议程序中取得了不同寻常的卓越表现。

如需联系请点击文末“阅读原文”。

作者：Adam Lacy

编辑：Sharon