引言

在知识产权保护日益加强的背景下，专利权作为重要的技术型知识产权，对于促进科技创新和经济发展起着至关重要的作用。随着科学技术的进步和市场竞争的加剧，产品制造方法专利侵权纠纷日益增多。这类纠纷案件通常举证难度较大，因此举证责任的分配成为解决纠纷的关键环节。本文旨在通过对相关概念的界定、法律规定的梳理、司法案例的分析，深入探讨产品制造方法专利侵权纠纷中的举证责任分配问题，以期为我国司法实践，以及原告维护自身合法权益提供有益参考。

一、产品制造方法专利侵权纠纷中的概念界定

在产品制造方法专利侵权纠纷中的举证责任分配上，涉及的概念主要包括新产品、非新产品和同样产品。

关于新产品概念的界定，最高人民法院在2009年发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《侵犯专利权若干问题的解释》）从反面对新产品进行了定义，仅限定了不属于新产品的情形[1]，其翻个面也即，产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前不为国内外公众所知的，属于新产品。《专利法》将现有技术定义为申请日以前在国内外为公众所知的技术，且发明或者实用新型具有新颖性的条件之一在于不属于现有技术[2]。从二者文字表述可知，新产品的判断标准应适用新颖性的全球新标准。《侵犯专利权若干问题的解释》的理解与适用一文也认为新产品参考了专利法新颖性的标准，新产品中的“新”等同于专利法中的新颖性[3]。北京市高级人民法院发布的《专利侵权判定指南（2017）》（以下简称《判定指南2017》）尝试从正面定义了新产品[4]。实际上，只要不能从反面肯定某产品不属于新产品，该产品就是新产品，而无需从反面和正面两个方面进行两次判断。

在厘清新产品的概念之后，不属于新产品的，就是非新产品。

就同样产品概念的界定，《判定指南2017》也对此进行了正面解答[5]。需要强调的是，在新产品制造方法法定举证责任倒置中，除了涉案产品之外，同样产品的另一比对对象只能是新产品制造方法直接得到的原始产品。

二、产品制造方法专利侵权纠纷中举证责任的法律规定

1984年《专利法》首次规定产品制造方法专利侵权纠纷的举证责任，但是并未对新产品和非新产品作出区分规定[6]。无论实施方法专利获得的产品是新产品还是非新产品，只要涉案产品和实施方法专利获得的产品属于同样产品，都由被告承担证明其使用的制造方法的责任。这样虽然解决了原告举证侵权事实难度较大的问题，但无疑也使被告承担了过重的举证责任。考虑到上述情况，1992年《专利法》进行了修改，规定只有实施方法专利获得的产品是新产品，且涉案产品和实施方法专利获得的产品属于同样产品，才由被告承担证明其使用的制造方法的责任[7]。仅一字之改，被告的举证责任便显著降低。2000年《专利法》进一步完善，将被告应当承担的责任转变为证明其使用的制造方法不同于专利方法[8]，更好地平衡了原被告双方的利益。2008年《专利法》以及2020年《专利法》并未对该条内容做实质性修改，仅条款序号发生变化[9]。

可将《专利法》上述规定称为新产品制造方法法定举证责任倒置。当然，举证责任倒置有一定前提条件，即原告需要证明方法专利获得的产品是新产品，以及涉案产品与方法专利获得的产品属于同样产品。对此，亦可以参见《判定指南2017》[4] [5]。原告不能穷举所有现有技术证明某产品不属于新产品，因此其只要尽到初步举证责任就行[4]，转而由被告举证证明该产品不属于新产品，哪怕是一篇现有技术文献即可。

就新产品制造方法专利侵权纠纷的举证责任，2001年和2008年《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》存在与《专利法》相同的规定，但2019年《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》删除了该规定，这避免了不必要的同语反复，也体现了程序法、一般法对实体法、特别法的谦让。

自1992年《专利法》修改以来，有很长一段时间都没有法律专门规定非新产品制造方法专利侵权纠纷的举证责任。在非新产品制造方法专利侵权纠纷中，到底是应该依据“谁主张谁举证”的规则，还是应该结合具体案件情况作出不同的处理呢？在2011年，最高人民法院印发了《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》的通知，其内容涉及非新产品制造方法专利侵权纠纷中原告与被告应当承担的举证责任，同时强调了也需要注重保护被告的商业秘密[10]。但是，该通知并非正式法律渊源。2020年《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》（以下简称《知产民诉证据的若干规定》），才弥补了法律层面的空白。《知产民诉证据的若干规定》明确了在非新产品制造方法专利侵权纠纷中，原告需要提供证据证明被被告制造的产品与使用专利方法制造的产品是相同产品；同时，原告需证明被告产品有较大可能是通过使用专利方法获得的；此外，原告还应证明其举证已经尽到了合理努力。原告完成了上述的举证责任后，人民法院可以要求被告提供证据，以证明其产品制造方法与专利方法并不相同[11]。可将该规定称为非新产品制造方法法定举证责任转移。《知产民诉证据的若干规定》的理解与适用一文更是明确述及将是否申请证据保全、是否尝试接近被告生产现场进行取证等作为原告是否尽到合理努力的考量因素[12]。

三、医药化工技术领域产品制造方法专利侵权纠纷案例分析

在左旋氨氯地平案[13]中，实施涉案专利权利要求1限定的方法后，直接获得的是制造左旋氨氯地平的中间产物“结合一个DMSO-d6的（S）-（-）-氨氯地平的D-酒石酸盐”和制造右旋氨氯地平的中间产物“结合一个DMSO-d6的（R）-（+）-氨氯地平的L-酒石酸盐”。在判断方法专利是否属于新产品制造方法专利时，只需以上述中间产物为依据。该中间产物在涉案专利的申请日之前尚未被国内外公众所知悉，故通过涉案专利方法直接获得的产品是新产品，涉案专利属于新产品制造方法专利。然而，根据原告提供的证据，经比对可知涉案专利权利要求1方法直接获得的产品与在案证据证明被告制造的产品不属于同样产品。因此，举证责任不发生倒置，被告不需要承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任。

在吉西他滨案[14]中，原告证明了实施方法专利直接获得的β异头物富集的核苷属于新产品，但并未证明其与涉案产品α异头物富集的核苷属于同样产品，故举证责任不发生倒置。

在粘胶木浆粕案[15]中，涉案粘胶木浆粕并非新产品，原告已经证明涉案产品与涉案专利方法生产的产品相同。原告积极提供生产现场视频资料，甚至是被告内部证据如书证，并对被告产品进行检测分析，以及申请法院进行证据保全，为证明涉案产品制造方法落入涉案方法专利权保护范围已尽合理努力。被告在法院进行证据保全时拒不配合，导致法院未能成功调取到涉案产品制造方法证据，可以推定被告使用该专利方法的可能性较大。因此，由被告举证证明涉案产品制造方法不同于专利方法。需要注意的是，该案发生在《知产民诉证据的若干规定》非新产品制造方法法定举证责任转移相关规定之前，为此，法院对于举证责任的转移进行了详细论述。

在萘酚案[16]中，涉案萘酚是化工领域的已知化合物，不是新产品。原告积极提交能反映涉案产品实际制备工艺的各项记录，原告已尽合理努力。法院多次要求被告提供生产记录或工艺操作流程，而被告坚持拒不提交，可以认定被告有较大可能使用了涉案专利方法。因此，产品制造方法不同于专利制造方法的举证责任转移至被告，在不举证或举证不足的情况下可以认定其实施了侵权行为。但需要注意的是，涉案专利权利要求1并非萘酚的制备方法，而是萘酚生产中母液、亚硫酸钠溶液的处理方法。由此可见，在非新产品制造方法法定举证责任转移中，并没有将同样产品的比对对象之一严格限定为专利方法直接得到的原始产品。

已尽到合理努力是裁判者在原告一定客观举证行为基础之上的主观判断。结合上述法律规定和案例分析，笔者认为，在更多地满足下述情况下，可认为原告已尽到合理努力：1. 积极提供证据：包括例如（1）被告内部证据，（2）被告现场证据，（3）被告发表的文章或申请的专利，（4）购买涉案产品，（5）对涉案产品进行检测分析，（6）聘请技术专家出具专家意见并出庭作证；其中被告内部证据更多地指向生产记录等书证，被告现场证据更多地指向外在、整体的视频或照片；2. 向法院申请：包括例如（1）证据保全，（2）责令提交证据如操作规程，（3）调查取证如环评、安评、能评、仿制药申报资料，（4）现场勘验。就被告内部证据和现场证据而言，尤其是前者，首先确实难以获取，其次克服困难或通过非正常途径获取之后可能存在商业秘密侵权风险，最后还可能直接证成待证事实而无需再转移举证责任。

在判断较大可能时裁判者往往需要结合已知事实和日常生活经验进行主观推定，如果被告存在举证妨碍情节，更能推定被告有较大可能使用专利方法制造了涉案产品。

四、结语

“证明责任乃诉讼的脊梁”，莱奥·罗森贝克这句话指出了举证责任分配的重要性。产品制造方法专利侵权纠纷中，原告往往难以直接证明被告使用了专利方法，简单适用“谁主张谁举证”可能有悖于公平原则。在新产品制造方法专利侵权纠纷案件中，在初步证据基础上适用举证责任倒置规则。新产品在方法专利申请日前不为公众所知，被告短期内研发出相同产品的替代制造方法可能性比较低，且被告更接近证据，有能力提供其产品制造方法不同于专利方法的证据。在非新产品制造方法专利侵权纠纷案件中，在一定证据基础上适用举证责任转移规则，因为非新产品在方法专利申请日前已存在，同样产品可通过其他方法制造。

注释（上下滑动阅览）

【1】《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十七条：“产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的,人民法院应当认定该产品不属于专利法第六十一条第一款规定的‘新产品’。”

【2】《专利法》第二十二条第二款、第五款：“新颖性是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”

【3】孔祥俊、王永昌、李剑；《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》的理解与适用；[J]人民司法，2010 (03)。

【4】《专利侵权判断指南（2017）》第112条：“专利法第六十一条规定的‘新产品’，是指在国内外第一次生产出的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。是否属于新产品，应由权利人举证证明。权利人提交证据初步证明该产品属于专利法规定的新产品的，视其尽到举证责任。”

【5】《专利侵权判断指南（2017）》第113条：“专利法第六十一条规定的同样产品，是指被诉侵权产品与实施新产品制造方法直接得到的原始产品的形状、结构或成份等无实质性差异。是否属于同样产品，应由权利人举证证明。”

【6】《专利法（1984）》第六十条：“在发生侵权纠纷的时候，如果发明专利是一项产品的制造方法，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法的证明。”

【7】《专利法（1992）》第六十条：“在发生侵权纠纷的时候，如果发明专利是一项新产品的制造方法，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法的证明。”

【8】《专利法（2000）》第五十七条：“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”

【9】《专利法（2020）》第六十六条：“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”

【10】最高人民法院印发《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》的通知第十五条：“使用专利方法获得的产品不属于新产品，专利权人能够证明被诉侵权人制造了同样产品，经合理努力仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法，但根据案件具体情况，结合已知事实以及日常生活经验，能够认定该同样产品经由专利方法制造的可能性很大的，可以根据民事诉讼证据司法解释有关规定，不再要求专利权人提供进一步的证据，而由被诉侵权人提供其制造方法不同于专利方法的证据。”

【11】《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第三条：“专利方法制造的产品不属于新产品的，侵害专利权纠纷的原告应当举证证明下列事实：（一）被告制造的产品与使用专利方法制造的产品属于相同产品；（二）被告制造的产品经由专利方法制造的可能性较大；（三）原告为证明被告使用了专利方法尽到合理努力。原告完成前款举证后，人民法院可以要求被告举证证明其产品制造方法不同于专利方法。”

【12】林广海、李剑、吴蓉；《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》的理解与适用；[J]法律适用，2021 (04)。

【13】最高人民法院(2009)民提字第84号。

【14】最高人民法院(2009)民三终字第6号。

【15】最高人民法院(2013)民申字第309号。

【16】最高人民法院(2020)最高法民再183号。

作者：张秋林游书会

编辑：Sharon