孟学英 | 发明构思视角下的专利侵权诉讼的审理思路——以“带优盘记事本”实用新型专利侵权案为研究对象



最高人民法院知识产权法庭作出的(2021)最高法知民终2211号民事判决书中,涉及上诉人安徽泾县聚德文化艺术品有限公司(以下简称聚德公司)、骐轩国际贸易(深圳)有限公司(以下简称骐轩公司)因与被上诉人深圳市盈和皮具有限公司(以下简称盈和公司)侵害实用新型专利权纠纷一案。在该案中,一审法院的审理思路采取技术特征分解对比法的审理思路,得出被控侵权产品落入专利保护范围的结论;二审法院则采取符合发明目的的审理思路,得出相反结论。由于一、二审法院在审理专利侵权案件方面都具有足够的专业素养和审判能力,却在审理思路上发生碰撞,引起业内瞩目。审理思路的不同攸关专利权人与社会公众的切身利益,值得深入探讨研究。本文认为,将专利侵权诉讼的审理思路置于发明构思的视角之下,便可对一、二审法院的不同审理思路作出合理的解释,同时也能提高审判效率和裁判的公信力。

一案情梗概

1、关于涉案专利

盈和公司拥有专利号为 201420626802.9、名称为带优盘记事本的中国实用新型专利,权利要求1请求保护的是:一种带优盘记事本,包括扣合装置和记事本,扣合装置包括一金属扣、一优盘和一鼻带,金属扣、优盘和鼻带分体设置,金属扣固定在记事本的一面上,鼻带的一端固定在记事本的另一面上,优盘的一端插拔式插入鼻带的另一端,优盘另一端磁吸式连接于金属扣上。



根据说明书的记载并结合图2与图3可知,扣合装置11包括金属扣110,优盘111,护盖112和鼻带113,其中,鼻带113的一端固定于记事本10的一面,另一端与护盖112固定连接,金属扣110 固定在记事本10的另一面。护盖112为中空结构,内部有用于收纳优盘线路板的收容腔。 

2、关于被控侵权产品

被控侵权产品同样是带有优盘的记事本。如下图所示,记事本正面皮革夹层内嵌有一个圆形磁铁片,可直接通过鼻带与笔记本的正面相扣合,只是在鼻带上附着金属容置部件,可将优盘金手指端插入上述金属容置部件内,被诉产品不需要优盘即可实现鼻带将记事本扣合,优盘仅是插入鼻带末端的金属容置部件内并吸合在金属容置部件上;优盘被取下时,记事本仍可以正常扣合。


3、一、二审法院的裁判观点

一审法院经审理认为,被诉产品在鼻带前端金属容置部件中设置了一个磁铁,该磁铁既可以与优盘上的磁铁磁吸,也可以与记事本上的金属扣磁吸连接,但该项技术特征属于被诉产品增加的技术特征。将被诉产品中鼻带前端金属容置部件中的磁铁去除后,不影响被诉产品中的优盘的插拔,而且优盘上的磁铁也能与金属扣磁吸式连接,被诉产品完全覆盖涉案专利权利要求1的全部技术特征,落入涉案专利权利要求1的保护范围。一审法院同时认为聚德公司、骐轩公司主张的现有技术抗辩不能成立。

二审法院认为,结合涉案专利说明书的记载以及国家知识产权局针对涉案专利作出的第32309号无效宣告请求审查决定的认定,涉案专利权利要求1优盘的一端插拔式插入鼻带的另一端,优盘另一端磁吸式连接于金属扣上这一技术特征应当作整体理解优盘的一端插拔式插入鼻带的另一端优盘另一端磁吸式连接于金属扣上均不能作为独立的技术手段实现相应的功能,涉案专利权利要求1这一技术特征通过将优盘的两端分别与金属扣和鼻带连接,使优盘成为扣合过程的必要部件。

涉案专利的发明目的是,当优盘被取下,鼻带不能直接将记事本扣合,从而提醒使用者优盘被遗落,以达到优盘不容易丢失的效果。

被诉产品不需要优盘即可实现鼻带将记事本扣合,优盘仅是插入鼻带末端的金属容置部件内并吸合在金属容置部件上;优盘被取下时,并不影响记事本的扣合,不能达到提醒使用者遗落而丢失优盘的效果,无法实现涉案专利的发明目的。因此,二审法院认为被诉产品未落入专利保护范围并依法作出改判。

 两审法院的审理思路分析

将被诉侵权产品与盈和公司主张保护的涉案专利权利要求1进行比对,一审法院认为:

1.被诉侵权产品是一个带优盘的记事本,包括扣合装置和记事本;

2.被诉侵权产品正面夹层中有个圆形磁铁,被诉侵权产品上的优盘插入鼻带前端金属容置部件后,优盘与该金属容置部件磁吸为一体,与圆形磁铁磁性吸合,从而将记事本进行扣合。

3.前述圆形磁铁、鼻带均为独立部件,优盘可以从鼻带前端金属容置部件拔出,单独使用,三者分体设置。

4.圆形磁铁固定在记事本正面夹层中,鼻带的一端固定在记事本背面。

5.优盘的一端可以插入鼻带前端金属容置部件或者拔出。优盘背面有一个磁铁,鼻带前端金属容置部件中内置一个圆形的磁铁,优盘既可以与鼻带前端金属容置部件中内置的磁铁磁吸形成整体后再与正面夹层中的圆形磁铁磁吸连接,也可以将鼻带前端金属容置部件中内置的磁铁去掉后,将优盘插入鼻带前端金属容置部件,用优盘背面的磁铁与正面夹层中的圆形磁铁磁吸连接。

一审判决特别指出:

根据全面覆盖原则,只要被诉侵权技术方案的技术特征包含了专利权保护范围的技术特征,即认定其落入专利权的保护范围。除《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第七条规定的特定的封闭式权利要求表征的组合物专利之外,被诉侵权产品是否包括其他增加的技术特征,在所不问。被诉侵权产品在鼻带前端金属容置部件中设置了一个磁铁,该磁铁既可以与优盘上的磁铁磁吸,也可以与记事本上的金属扣磁吸连接,但该项技术特征属于被诉侵权产品增加的技术特征。将被诉侵权产品中鼻带前端金属容置部件中的磁铁去除后,不影响被诉侵权产品中的优盘的插拔,而且优盘上的磁铁也能与金属扣磁吸式连接,被诉侵权产品完全覆盖涉案专利权利要求1的全部技术特征,落入涉案专利权利要求1的保护范围。

综上可见,一审法院的审理思路是特征比对法

二审法院将焦点聚焦在优盘的一端插拔式插入鼻带的另一端,优盘另一端磁吸式连接于金属扣上这一技术特征的解释上。二审判决写道:

结合涉案专利说明书的记载和第32309号决定的认定[1],涉案专利权利要求1优盘的一端插拔式插入鼻带的另一端,优盘另一端磁吸式连接于金属扣上这一技术特征应当做整体理解,因为优盘的一端插拔式插入鼻带的另一端优盘另一端磁吸式连接于金属扣上均不能作为独立的技术手段实现相应的功能,涉案专利权利要求1这一技术特征通过将优盘的两端分别与金属扣和鼻带连接,使优盘作为扣合过程的必要部件。当优盘被取下,鼻带不能直接将记事本扣合,从而提醒使用者优盘被遗落,以达到优盘不容易丢失的效果。

相较于一审判决,二审判决的亮点在于在局部上对技术特征进行整体解释,但尚未上升到对权利要求的内容进行整体解释的高度。二审法院认为优盘的一端插拔式插入鼻带的另一端,优盘另一端磁吸式连接于金属扣上是一个整体的技术特征,不能拆分成两个独立的特征,一旦拆分便不能作为独立的技术手段实现相应的功能。二审法院还明确引入国家知识产权局第32309号无效宣告请求审查决定的分析,认为优盘是扣合装置的必要元件。而一审法院只是将第32309号决定当作被告的现有技术抗辩的证据,在解释权利要求中却视而不见。

二审法院还特别提到:对于权利要求中技术特征的解释,应根据权利要求的记载,结合本领域技术人员阅读权利要求书和说明书后的整体理解予以解释,不仅要考虑该技术特征采用的技术手段,还要结合发明目的,考虑采用该技术手段所解决的技术问题、实现的功能和达到的效果。其中的还要结合发明目的,考虑采用该技术手段所解决的技术问题、实现的功能和达到的效果的观点,这一点还是值得赞许的。

但总体上,二审法院的审理思路仍然沿用特征比对法,只不过,在解释过程中,引入了被业内称之为符合发明目的进行整体理解的解释规则。

值得思考的是,既然两审法院都采用特征比对法,但为什么得出的结论却大相径庭?这边是本文下面要展开分析的问题。

 发明构思视角下的分析

在专利侵权诉讼的审理中,引入发明构思视角,不失为是一种高效且客观公正的审理思路。下面就从识别涉案专利的发明构思以及被控侵权产品是否再现其发明构思展开。

1、关于涉案专利发明构思的分析

从哪里来

说明书在背景技术部分指出:

在电子信息技术高速发展的21世纪,通过记事本来记载信息已经不能满足大众的需求,大量的电子信息都需要优盘来存储。但是单独携带优盘和记事本会显得繁杂,优盘本身由于体积小又很容易丢失,给用户带来不小的麻烦;虽然有现有产品设计了带优盘的记事本,但是往往只是在记事本上设置容纳优盘的口袋或盒,仍然无法解决优盘易丢失的问题;部分设计将优盘集成于记事本本身的结构上,较为新颖,但往往又存在着优盘不能单独取下,优盘易磨损,打开记事本不方便和影响记事本整体美观的问题。

具体来说,有些产品为了可以将优盘与记事本集成在一起使用,其仅将优盘用一鼻带连接到记事本的两面上,这种设计虽然可以实现优盘在使用时单独取下的作用,但在结构的设计上,使用时需将鼻带与优盘同时取下,这样一来就会造成在使用时感觉优盘上的鼻带非常累赘,没有更好的发挥优盘的轻巧、便用、无负担的使用优势。再者,当鼻带连同优盘一并被取下时,记事本的两面即不存在其他任何附属物,优盘被插入电子设备中时,使用者在拿起记事本离开时,很容易忘记记事本上的优盘附属物,原因就是因为取下优盘后的记事本和平常使用的记事本基本相同,在人们正常使用记事本的习惯行为下,很自然的就 把优盘落下,……

可见,现有技术中的带优盘的记事本,存在着当优盘在使用后被遗忘的缺点。即暗含着涉案专利要对此进行改进的动机。

到哪里去

正如二审判决在本院另查明中写道:

涉案专利说明书第[0004]段记载,为克服现有带优盘记事本存在的优盘不能单独取下,优盘容易丢失磨损等问题,本实用新型将优盘较好地整合在记事本中,提供一种优盘可以单独取下,优盘不易丢失不易磨损的带优盘记事本。

[0017]段记载,鼻带固定在记事本上的方式会在取下优盘后起到提醒的作用,防止优盘丢失……而鼻带如果固定在记事本上,单独取下优盘后记事本无法合上……进而提醒使用者优盘遗忘。

这说明涉案专利的改进目标是解决优盘已丢失的问题。

怎么办

涉案专利是如何实现这一目标的?请看其权利要求1和上面的附图2

1.一种带优盘记事本,包括扣合装置和记事本,其特征在于:扣合装置包括一金属扣、一优盘和一鼻带,金属扣、优盘和鼻带分体设置,金属扣固定在记事本的一面上,鼻带的一端固定在记事本的另一面上,优盘的一端插拔式插入鼻带 的另一端,优盘另一端磁吸式连接于金属扣上。 

根据上述的从哪里来、到哪里去、怎么办的记载与分析,我们可以得出,涉案专利的发明构思在于改进扣合装置的结构,其采取优盘鼻带接力连接,即优盘的一端插拔式插入鼻带的另一端,优盘另一端磁吸式连接于金属扣上,完成接力后,优盘鼻带便成为一体,共同去实现扣合功能。因此,其发明构思可以概括为接力连接。所谓接力,顾名思义,就是优盘鼻带必须连接成一个整体协同工作,两者相互依存缺一不可,离开谁都不行。如果优盘被遗忘,仅凭鼻带一己之力,无法实现扣合功能。

2、被控侵权产品是否“采用”了涉案专利的发明构思

下面我们再来分析被控侵权产品是否采用了涉案专利的发明构思。

前已述及,被控侵权产品在鼻带的前端附着了金属容置部件,该金属容置部件相当于一个口袋,属于涉案专利在背景技术中所称的虽然有现有产品设计了带优盘的记事本,但是往往只是在记事本上设置容纳优盘的口袋或盒,仍然无法解决优盘易丢失的问题的情形。即金属容置部件只是附庸在鼻带前端,并没有增加或缩短鼻带的长度;且不论金属容置部件中是否容置了优盘,都不会改变鼻带的长度,因此,鼻带优盘不存在接力连接,故仍然没有克服优盘在使用后被遗忘的技术缺陷。因此,被控侵权产品没有采用了涉案专利的发明构思。在这个意义上,被控侵权产品也就没能实现涉案专利的发明目的。

行文至此,我们可以顺利地给出结论:

如果被控侵权产品没有采用涉案专利的发明构思,则可以得出其一定没有落入涉案专利权利要求的保护范围,无论权利要求是如何表述的;

如果被控侵权产品采用涉案专利的发明构思,则需要考虑权利要求是如何表述的。

 讨论与总结

本文前面分析了两审法院的审理思路,并提出在专利侵权诉讼中,应引入发明构思视角,在发明构思的这条主线下进行权利要求的整体解释。表面上看,二审法院的符合发明目的规则似乎与本文的发明构思视角有异曲同工之处,但细究起来,两者的区别还是明显的,现分别讨论如下。

1、“符合发明目的”原则易走向极端

符合发明目的原则过分依赖专利文件记载的发明目的,其主观色彩浓厚,片面地强调权利要求的字面表述,容易忽视体现发明实质的发明构思,并不利于对发明创造的保护。仍以著名的电动绿篱机专利侵权为例,二审判决将环保无污染纳入发明目的,聚焦于电动绿篱机中的电动二字,而完全不过该案专利的发明构思在于发明了一种适合于平剪及圆剪的二合一刀具,导致生产体现该发明构思的二合一刀具的被告用了白用,躲过一劫。虽然体现了专利权人要为撰写失误买单的司法导向,但也留下了对专利保护不利的弊端。可喜的是,最高人民法院在2025年新年伊始发布的《关于以高质量审判服务保障科技创新的意见》中,提出要充分考虑专利文件撰写的客观局限,在专利申请文件公开的范围内,尽可能让确有创造性的发明创造取得专利权,实现专利申请人所获得的权利与其技术贡献相匹配。这一司法政策的态度,既符合专利法原理,也符合当今专利实务界的国情

2、发明构思视角的专利侵权判定具有客观高效的优势

在专利侵权判定中,引入发明构思视角,能够避免过度依赖专利文件的字面表述和违背发明构思本意的主观臆断。发明构思视角下,将说明书记录在案的从哪里来、到哪里去、怎么办串联起来之后,以事实为依据进行实事求是的归纳概括,其结论相较于特征比较法符合发明目的,可避免见仁见智现象,具有客观、公正性。

而且,引入发明构思视角,有助于提高审查效率。特别是对于缺乏技术背景的法官而言,无需被专利案件的 技术迷雾所迷惑,只需要向诉讼中的双方当事人发出问卷,让双方当事人围绕着从哪里来、到哪里去、怎么办发表意见。对于诉讼中的权利人,要向法庭重点讲清楚涉案专利的发明构思,以及权利要求请求保护的技术方案是否体现了发明构思;对于诉讼中的被告,则需要重点向法庭说明被控侵权产品是否实施采用了涉案专利的发明构思,即需要向法庭说明被控技术方案的实质是什么。法庭在收到当事人的上述答卷后,再安排开庭审理,或技术勘验,或主持技术鉴定。由此,让上帝的归上帝,凯撒的归凯撒,可以将法官从繁重的工作负荷解脱出来,在发明构思视角下,整体把握案件的实质与走向,可以大大提高工作效率,实现高效审判。 

还需要注意的是,在专利侵权诉讼中,对于现有技术抗辩,仍可以采用引入发明构思视角的方法。例如在带优盘记事本案中,被告主张其实施的技术方案采用的现在技术是一种能储存U盘的笔记本的实用新型专利,其由笔记本1、开合鼻带2所组成,在开合鼻带2内侧加工有U盘袋3U盘插入口4设在U盘带3靠近笔记本1的一侧,U盘带由带弹力的布料或是皮革制成。该现有技术的发明构思就是在在开合鼻带2内侧加工有U盘袋3”,不论U盘袋中是否装入U盘,都不影响开合鼻带2独立实现扣合的功能。尽管该专利没有公开扣合的具体实现方式,但这并不能阻碍本领域技术人员采用已有的技术手段实现扣合功能。虽然在当前的司法审判实践中对现有技术抗辩采用严苛的绝对相同标准,但这不妨碍法官的心证,即被控侵权产品是在该现有技术发明构思下的具体演进,从而更加坚信被控侵权产品没有采用涉案专利的发明构思。在这个意义上,现有技术抗辩作为一种能够使法庭查明、理解案件事实及搞清楚发明构思的诉讼策略,有其独立的价值。

最后,还需要指出的是,最高法院知识产权法庭在带优盘记事本案中关于符合发明目的的审理思路,距离本文提出的引入发明构思视角的审理思路,只有一步之遥。虽然二审判决没有使用发明构思的概念,但关于被诉侵权产品的相应技术特征与涉案专利权利要求1的上述争议技术特征所采用的手段、实现的功能和达到的效果均明显不同,被诉侵权产品无法实现涉案专利的发明目的的论述以及本院另查明的部分,已经具有发明构思法的内涵,其中的手段、功能、效果发明目的,都能从从哪里来、到哪里去、怎么办的发明构思视角中得以体现,这是毋庸置疑的。谨以此文向最高人民法院知识产权法庭致敬!向二审合议庭的法官团队致敬!他们的名字是:徐卓斌法官、董胜法官、黄中华法官,以及法官助理段晓珊、书记员王倩倩。

注释(上下滑动阅览)

1】国家知识产权局针对涉案专利于2017年5月23日作出的第32309号决定,认定涉案专利权利要求1与在先专利(即本案中聚德公司、骐轩公司主张现有技术抗辩使用的证据)相比的主要区别在于“优盘的一端插拔式插入鼻带的另一端,优盘另一端磁吸式连接于金属扣上”,目前没有证据证明上述区别为本领域的公知常识。涉案专利通过将金属扣、优盘和鼻带分体设置,将优盘的两端分别与金属扣和鼻带连接,使优盘作为扣合过程的必要部件,达到优盘不容易丢失的目的。涉案专利权利要求1相对于现有技术具备新颖性和创造性,维持该权利要求1有效。

作者:孟学英

编辑:Sharon

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