本文原文作者：

Chris Dubuc,Founder and President,Harfang IP

Curtis Dodd, Chief Licensing Officer & Chief Intellectual Property Officer,Harfang IP

由思韬知识产权翻译

“鉴于仅依赖金钱救济、允许侵权人违背专利权人意愿继续使用发明，难以有效保护排他权，这一‘衡平法实践的悠久传统’并不令人意外——这种困境正体现出无法弥补损害的存在。”——摘自美国政府提交的法庭意见书，引自首席大法官罗伯茨。

近日，在Radian Memory Systems LLC诉Samsung Electronics Co., Ltd.及Samsung Electronics America, Inc.（德克萨斯州东区联邦地区法院，2024年） 一案中，美国政府提交了一份《利益声明》^[1]（Statement of Interest, SOI），阐述了美国专利商标局（USPTO）与美国司法部反垄断司（DOJ, Antitrust Division）对于以下问题的看法：“在最高法院与联邦巡回法院的判例框架下，如何依据四要素测试（four-factor test）判断专利权人在申请临时禁令时，是否已证明存在‘无法弥补的损害’的可能性。”尽管SOI明确表示，美国政府并未就授予临时禁令的其他要素，或法院是否应行使裁量权发布临时禁令，表明立场，但其中若干论述反映出相关机构在若干关键议题上的最新思考——其中包括涉及行业标准相关专利侵权的禁令适用问题。值得注意的是，这份SOI可被视为自拜登政府时期的《2021年标准必要专利自愿FRAND承诺救济政策声明（草案）》
^[2]被废弃^[3]，以及特朗普政府时期的《2019年12月19日政策声明》^[4]随后被撤回以来，美国专利商标局与司法部就标准必要专利禁令救济问题发表的最具影响力的正式意见。（详见此处^[5]获得更多信息）

失去对独特资产的控制

Radian Memory Systems LLC（以下简称 Radian）在其专利侵权起诉书中主张，针对基于其专利技术制定的行业标准规范，“Radian被业界排挤出局”，这可能是“因Radian拒绝加入NVMe行业标准组织及相关技术工作组而遭到的报复”。Radian称，若加入该组织，将被迫向业界免费许可其专利中被标准实施所采用的部分。在此背景下，Radian进一步指控三星电子作为该行业的核心参与者，不仅是NVMe标准组织的成员，还是相关技术工作组的成员，却在未获得许可的情况下实施了Radian的专利。而在三星就Radian申请临时禁令所提交的反对意见中，三星辩称：“Radian作为一家非实施实体，其身份进一步削弱了其关于‘无法弥补损害’的主张”，理由是：“非实施实体通常预期其发明的报酬形式为来自制造商的许可费，在此情况下，金钱救济已能为发明人提供完全补偿。”

美国专利商标局与司法部援引“衡平法的传统原则”主张：“在许多情况下，持续的专利侵权会因金钱救济的不充分而导致无法弥补的损害，而金钱救济往往难以被准确计算。”（强调为笔者所加）然而，在同一部分的脚注中，两机构明确表示不同意Radian的观点，即“持续侵权在法律上应当然构成无法弥补的损害”。脚注指出：“此类绝对化的规则与eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.^[6]（‘eBay案’）的判例精神不一致。”此外，美国政府进一步指出，根据衡平法的传统原则，法院可以发布禁令，“以防止对独特资产权利的持续性侵害，而不论该资产的所有权归属何人。”（强调为笔者所加）在此基础上，两机构还特别援引 eBay 一案的裁决，指出最高法院否定了地方法院所作出的“广泛分类”——即认为只要专利权人愿意进行许可，就不能证明其遭受了无法弥补的损害。

两机构进一步指出：“在此特定情境下，这一立场将专利视为与其他难以估值的独特资产相类似。” 并强调，“法院之所以认定存在无法弥补的损害，部分原因在于专利权人失去了对独特产品或商业机会的控制权。”（两处强调均为笔者所加）两机构补充称：“在专利侵权情境下，对独特资产失去控制同样具有相关性，因为侵权行为剥夺了专利权人决定许可对象及许可条件的权利。”（强调为笔者所加）例如，SOI提到，专利权人可能希望控制其许可所涉及的“权利要求、竞争对手、市场、使用领域、地域范围或许可期限”等因素。

最终，SOI总结指出：“若采纳更宽泛的规则——即认为一旦专利权人从事许可活动，即等同于放弃排除侵权者的权利——将与 eBay 案的判例精神相悖”，并且“将有可能导致形成国会所明确拒绝的强制许可制度。”

维护排他权

此前，我们曾撰文讨论过针对既往侵权行为的损害赔偿或或豁免（damages / releases）与针对未来行为的禁令或许可（injunctions / licenses）之间的区别，以及这两类本质上不同的概念在实践中常被不合理地混为一谈（参见此处^[7]与此处^[8]）。因此，在我们看来，SOI中最引人注目的段落之一如下（强调为笔者所加）：

“首席大法官罗伯茨在 eBay 一案中虽同意多数意见，但亦单独发表了赞同意见。他写道，自‘至少19世纪初以来，法院在绝大多数专利案件中，在认定存在侵权后都会授予禁令救济。’（eBay, 547 U.S. at 395, Roberts, C.J., concurring）这种‘衡平法实践的悠久传统’并不令人意外，因为若仅依靠金钱救济，让侵权人违背专利权人的意愿继续使用其发明，将难以有效保护排他权——而这种困难恰恰表明了无法弥补的损害。（同上，引文略）”

然而，关于罗伯茨首席大法官所提到的“金钱救济”，他究竟指的是损害赔偿，还是某种面向未来的救济措施？我们认为应为后者——因为针对既往侵权行为，权利人已无“排除”侵权的机会。美国政府在SOI中对于金钱救济在保护未来排他权方面不足的认识，也进一步反映在其多处表述中：其引用的并非单纯的“侵权”，而是强调“持续侵权”以及专利权人对“如何许可其专利”的控制权（见前文相关部分）。与此一致，SOI指出，在认定侵权成立后，专利权人更有可能证明存在无法弥补的损害，尽管此处是以反面论证的方式表述：“在专利侵权案件中，原告在申请临时禁令时，相较于申请永久禁令，其证明无法弥补损害的可能性通常更低，因为在前者中尚未有最终的侵权认定。”（强调为笔者所加）相反，SOI也指出，在侵权行为并非故意且不会持续的情况下，授予禁令救济可能并不符合衡平法原则。

尽管措辞上略显混乱，但从保护未来排他权的角度来看，两机构的立场仍保持一致。它们指出，计算“持续性合理使用费”既困难又成本高昂（强调为笔者所加），并强调，“由法院强制确定的合理使用费会削弱专利权人对许可范围及条款的自主控制权”（强调为笔者所加）。然而，所谓“合理使用费”的概念源自美国专利法第35编第284条（35 U.S.C. § 284）中关于“损害赔偿”的规定，其立法目的在于“补偿侵权行为”，也即针对既往侵权。

无论如何，美国政府的论证中显著缺失的一点是：地方法院已多次否决专利权人以“强制许可”作为救济方式的尝试。例如在 HTC Corporation, HTC America Inc. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ericsson Inc.（德克萨斯州东区地方法院，2019年）一案中，法院在《判决意见书与最终判决》^[9]第15–16页明确指出：“Ericsson在其动议中引用的案例均未支持法院可以强制缔约，尤其是在本案这种情形下，当事人尚未就所有实质性条款达成谈判或一致意见时，更无此可能。”甚至连英国法院也未曾走得如此之远，将“强制许可”作为司法救济手段。因此，尽管我们同意两机构的观点——即针对未来侵权行为计算许可费确实复杂且代价高昂——但事实是，此类面向未来的金钱性救济若无当事人协议，法院通常不会裁定适用，而这反而进一步印证了两机构关于金钱救济不足以保护未来排他权的立场。

制度博弈

SOI的另一亮点在于，美国政府认识到禁令的可能性在制度中具有重要的威慑作用。其指出：“禁令的可能性有助于防止潜在被许可方将侵权视为一种经济上更为高效的行为方式……”，原因在于，损害赔偿往往低于许可成本，且未能涵盖专利权人为维权所付出的执法成本。为支持这一观点，SOI引用了 IPWatchdog 专栏作者 Kristen Osenga 与 Adam Mossoff 的相关文章。

与此同时，两机构似乎也持有另一种互补性观点：若已存在基于既往许可实践确立的公认费率，则发生无法弥补损害）的可能性相对较低。例如，在SOI的某一脚注中即提到：

“美国政府指出，有时证据并不足以支持认定在计算许可费方面存在困难。例如，如果原告愿意进行许可，且已存在一个适用于所有被许可方的公认费率，并且该费率并未被被告质疑，那么通常不宜授予禁令。因为在这种情况下，一旦原告在专利有效性与侵权问题上胜诉，其即可获得其所要求的全部经济利益。”

这一表述的问题在于，即便存在公认的许可费率，若缺乏应对持续侵权的救济措施，原告仍无法真正获得其应有的全部权利救济。

此外，两机构的论述在某种程度上也显得自相矛盾——它们提到，在“未认定存在故意侵权”的情况下，若无法获得禁令救济，被侵权方将缺乏支付动力（强调为笔者所加）。即使从辩论的角度暂且接受“提高性赔偿”可能在一定程度上起到遏制未来侵权的作用，这种做法仍会将额外的执法负担转移至专利权人身上。相比之下，两机构也承认：“禁令的作用在于，可将确定成本与风险的负担，从法院转移至当事双方之间。”

与标准相关的专利

尽管Radian的起诉涉及的专利与某一由私人联盟制定的行业标准相关，而Radian本人并未参与该联盟的标准制定活动，且其诉讼中并未主张反垄侵权，但SOI指出：“此类标准制定组织本身存在‘严重的潜在反竞争风险’，因为它们‘通常具有限制竞争的经济动机’。”SOI在脚注中进一步补充：“尽管本案所涉标准由私人联盟（private consortium）而非正式SDO制定，但鉴于私人联盟与SDO在协作机制上具有相似性，本意见书在分析时将二者置于相同框架下加以考量。”因此，我们是否可以据此推断，两机构认为——在判断是否存在无法弥补损害时，涉及行业标准的专利不应受到特别区别对待？这一推论在很大程度上与前述2019年12月19日政策声明^[10]所确立的立场相一致。

美国政府对“效率性侵权”的担忧，也与前任美国司法部反垄断司司长Makan Delrahim在特朗普政府第一任期内就标准相关专利发表的观点^[11]遥相呼应：

“在关于‘专利劫持’问题的讨论中，人们往往忽视了一个更为严重的风险——即‘反向劫持’问题。……在这方面，我认为Posner法官在 Apple v. Motorola 一案中的观点存在严重错误。他认定作出FRAND承诺的知识产权权利人，似乎因此放弃了寻求禁令救济的权利。尽管联邦巡回法院随后纠正了这一错误裁决，但其实并未真正改善局面。上诉法院认为，作出FRAND承诺并签订其他许可协议的行为，‘强烈表明’金钱赔偿已足以构成充分救济，因而除非在极为例外的情形下，应当拒绝授予禁令救济。”（强调为笔者所加）

关于计算专利损害赔偿的复杂性与高成本问题，SOI进一步解释称：“当损害赔偿需要进行比例分摊时，将不可避免地增加额外步骤——例如，当专利仅覆盖大型装置中的某一组件，或构成行业标准的一部分时。”此外，当专利仅覆盖大型集成系统中的一个组成部分时，这种特性本身也可能支持认定存在无法弥补的损害，原因在于：持续侵权的可能性极高，因为设计规避往往在实践中不可行。然而，在后文中，两机构又指出：“禁令不应具有惩罚性，其目的也并非在于赋予专利权人不当的谈判筹码。”并补充道：“如果涉案发明是产品价值的必要组成部分，则禁令将使专利权人在许可谈判中获得更大的谈判优势。”（强调为笔者所加）值得注意的是，美国政府在此使用“essential”一词颇具深意——在标准必要专利领域，该词具有特定且敏感的含义。同时可以看到，“谈判筹码”的问题似乎更应归属于衡量双方损害平衡的范畴，而非无法弥补损害的判断要素。

即便某项专利确属标准必要专利，若被侵权方在被认定侵权后仍未承诺依据FRAND条件取得许可（即持续侵权将继续发生），那么——将确定许可条款的责任从法院转移至当事双方，更符合衡平法的传统原则，而非要求专利权人不断诉诸法院追求金钱赔偿。尤其值得注意的是，若专利权人的许可请求确与其FRAND义务不符，侵权方仍可依据违约或强制履行的理由提起诉讼。二者的区别在于：此时执法负担由专利权人转移至侵权方。

英文原文已在IPWatchdog上发布，原文链接参见：

https://ipwatchdog.com/2025/07/31/sep-esp-deciphering-the-united-states-views-on-irreparable-harm/

注释（上下滑动阅览）

【1】https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2025/06/Radian-v-Samsung.pdf

【2】https://www.justice.gov/archives/opa/press-release/file/1453826/dl?inline=

【3】https://ipwatchdog.com/2022/06/08/doj-uspto-nist-withdraw-sep-policy-statements/

【4】https://www.justice.gov/archives/opa/press-release/file/1453826/dl?inline=

【5】https://ipwatchdog.com/2022/06/13/announcements-withdrawal-sep-policy-statements-lack-clarity-leave-patent-owners-guessing/id=149585/

【6】https://supreme.justia.com/cases/federal/us/547/388/

【7】https://ipwatchdog.com/2023/05/23/painting-broad-brush-european-commissions-failure-distinguish-seeking-damages-past-infringement-seeking-injunction/id=161028/

【8】https://ipwatchdog.com/2022/06/02/shall-released-favorite-song-among-sep-implementers/id=149384/

【9】https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2024/02/HTC-v.-Ericsson-Memorandum-Opinion-and-Final-Judgment-3.pdf

【10】https://www.justice.gov/atr/page/file/1228016/dl?inline=

【11】https://www.justice.gov/archives/opa/speech/assistant-attorney-general-makan-delrahim-delivers-remarks-usc-gould-school-laws-center

原文：IPWatchdog

编辑：Sharon