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3月6日，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）审结明尼苏达大学诉吉利德专利侵权案[1]。该案件的争议焦点涉及马库什通式化合物的优先权认定，该问题一直是医药化学专利申请的重点和难点。

本案的涉诉药物是吉利德的抗丙肝重磅药——索非布韦（通用名sofosbuvir，商品名Sovaldi）[2]。2017年，专利权人明尼苏达大学起诉吉利德，主张该药的销售等行为构成对US8815830B（下文简称“830号专利”）专利侵权，吉利德进而启动双方复审程序（IPR）反诉该专利无效。在IPR程序中，仅能使用新颖性和创造性作为无效条款。

索非布韦与830号专利的马库什通式I的结构如下：

830号专利的通式I中具有8处可取代位置，其中7处都具有多个不同的候选取代基。经核实，索非布韦的结构确实落入通式I的范围内（参见表1）。另一方面，吉利德使用了一份P类对比文件（US2010/0016251A1），其中也公开了多个落入通式I范围内的具体化合物。因此，若该P类文件能构成现有技术，则足以破坏830号专利的新颖性，使其无效；反之，则830号专利能够作为主张索非布韦侵权的权利基础。

表1 830号专利及其优先权文件的通式对比

P类文件作为现有技术的适格性取决于涉诉专利的优先权是否成立。从申请历史（如下表2所示）来看，830号专利是PCT国际申请（PCT/US2005/044442）的系列续案之一，二者的关系类似于国内的分案和母案。在830号专利的申请链条中，优先权P1、母案国际阶段申请NP2和母案国家阶段申请NP3（下文统称为“在先申请”）的提交日都早于P类文件的公开日。因此，本案的争议焦点在于：通式I能否享有在先申请的优先权日。

CAFC判决的结论是，通式I不能享有P1的优先权。主要依据的是，针对通式I，P1等在先申请不符合“书面描述（written description）”的规定。

首先，从“通式I不能享有P1的优先权”的结论来看，美国联邦法院以及专利审查与上诉委员会（PTAB）对于记载在优先权中的马库什化合物仍然采用“整体式”的解读原则，这与中国和欧洲的做法一致。

如表1所示，与P1中的大马库什通式相比，通式I在R2、R3、R5、R6、R7这五个位置上对取代基的种类进行了限缩，因此，P1的大通式实际上完全涵盖了通式I。若根据与“整体式”相对立的“并列式”观点来看，包括通式I在内，各种子马库什通式和具体化合物都应视为“并列技术方案”，将随着大马库什化合物的公开而被自动公开。但本案判决认定优先权P1没有公开通式I，显然是隐含了通式化合物中的取代基组合不可拆解，不应以“并列式”来解读马库什化合物的观点。

国知局专利复审委员会在“马昔腾坦”案无效决定[3]对马库什化合物的解读方式给出了明确的价值判断：“当在先申请撰写成马库什化合物时，如果认为在其范围内的任何一个具体化合物均可以因此而享有在先申请的优先权的话，则意味着在先申请将成为一个源源不断的“蓄水池”，申请人可以随意地把优先权日后在该马库什通式范围内的进一步研究所得到的新的具体化合物或者较小的通式化合物都贴上“优先权日”的标签，这显然违背优先权制度的初衷。”

笔者也赞同这一观点。回顾表2所示的研发历史，830号专利的提交日与P1的提交日（即优先权日）之间间隔9年，但直到索非布韦的化学结构及其丙肝治疗活性公开之前[4]，专利权人都未能想到从P1的大通式得到涵盖索非布韦的通式I。这表明，在不了解索非布韦的情况下，通式I将始终淹没在大通式所涵盖的海量并列技术方案之中，即使专利权人也不能得见。在此情况下，通过“整体式”解读，可以约束专利权人，防止其在授权后仍能任意调整马库什通式范围，获得与其技术贡献不匹配的垄断权利。

其次，在“整体式”的解读原则下，没有被“直接且毫无疑义”地记载在优先权文件中的子马库什和具体化合物，其优先权要求不能成立，即使这样的子马库什和具体化合物完全落入大马库什通式的范围内。

“直接且毫无疑义”是欧洲判定优先权的金标准[5]，在欧洲判例法中与“明示或者隐含公开”具有等价含义。本案判决书中并未出现这一措词。本案是分别从缺少字面披露和缺少明确指向这两方面，来论证在先申请中没有记载通式I。但这两条理由与“直接且毫无疑义”实质上是一致的。

“字面披露”或者说“逐字披露”（ipsis verbis disclosure）是指，专利与在先申请中关于具体化合物或子马库什的文字表述方式基本相同。这显然与“明示公开”具有相同含义。

另一方面，“明确指向”是在缺少字面披露的前提下才需讨论的。判决书原文使用了“丛林路标”（blaze mark）一词说明何为“明确指向”。所谓的“丛林路标”最初是指北美殖民者在开拓丛林时，通过砍削树皮、露出白色树干的方式制造的指路标志，其非常醒目，能够在茫茫林海中指引明确的道路。该词形象地表明，“明确指向”应当具有特殊性、标志性和唯一性，使目标能够确定无疑地显著区别于其他非目标选项。根据本判决，目前马库什通式中常用的取代基列举和多引多权利要求的组合都过于泛泛，缺乏明确指向。由此可见，“明确指向”与“隐含公开”具有相同的内核。

该判例表明，美国关于马库什化合物的优先权认定标准与欧洲金标准“直接且毫无疑义”是趋向一致的。这与美国从先发明制转化为先申请制的需求也是一致的。在先申请制的框架下，优先权日极其重要，而金标准能够使优先权日的认定相对客观和稳定。

辅助金标准执行的方法包括“公开测试”、“新颖性测试”和“修改超范围测试”[6]。对于马库什化合物而言，如果认可对马库什通式应作“整体式”解读，则上述标准的判定结果基本一致。

本案中，“字面披露”和“明确指向”均适用美国专利法112条(a)中的“书面描述”的规定，能够基本对应于中国专利法第33条（“修改不得超范围”）的要求[7]。也即，美国联邦法院在本案中实质上也使用了“修改超范围测试”。

另外两种测试在本案也可以得到相同结论。例如，“整体式”解读意味着优先权P1中的大通式的取代基组合不得任意拆解组合，由此，P1没有明示或暗示的公开通式I（公开测试），通式I相对于P1大通式也具有新颖性（新颖性测试），因而不能承认P1可以作为通式I的优先权。

需要强调的是，不论是美国还是欧洲，在进行优先权判定时都不能与创造性判定中显而易见性相混淆。对此，欧洲判例法已经给出了一系列支持性判例[8]，但本案在这一点上表现不明显。

但总之，根据在先申请容易想到的范围，通常远大于在先申请中能够直接且毫无疑义得到的内容，这主要是因为，虽然显而易见性和隐含公开都涉及结合公知常识，但只有结合常识后能够必然且唯一得出的内容才被视为能够“直接且毫无疑义”得到的内容，结合常识后具有高度可能性的内容属于“容易想到”，但却不能作为确定优先权的基础。

第三，在考虑“充分公开”是否构成马库什化合物优先权的成立要件时需要分情况讨论，“能够实现”不属于优先权的成立要件，但“清楚、完整地公开”属于。

如前文所述，在先申请对于通式I的记载不符合美国专利法112条(a)中对“书面描述”的规定。该条款除了对应于中国专利法第33条外，还同时对应于中国专利法第26条第3款中“说明书应当对发明作出清楚、完整的说明”的要求。要求在先申请符合“书面描述”，实质上是要求专利权人在优先权日时确实已经“拥有”通式I的发明，避免优先权制度的滥用。

而“能够实现”，在化学申请中通常要求申请中提供具体化合物的实验数据，证明本领域技术人员确实能够实施发明。但这些验证功能的数据并不需要记载在优先权文件中，正如本案中的优先权P1，其完全没有任何具体化合物的效果数据。这实际上也是医药化学领域专利申请优先权中的常态。

欧洲方面在具体判例中表达过相似的观点。例如其在T903/05中载明“存在于专利而不存在于优先权文件中的实验数据并不改变所公开的发明的本质”。“马昔腾坦”案无效决定则表明，中国对于优先权文件中记载具体化合物的实验数据不做强制规定，但鼓励申请人尽可能地公开。

综上所述，在竞争激烈的化学药物领域，优先权是能够决定马库什化合物专利申请生死的重要命题。830号专利无效案件的判决表明，申请人一方应当慎重对待优先权撰写前的现有技术检索、撰写过程中的子马库什通式设计、以及实审过程中对通式取代基的修改，以避免出现优先权不成立的最坏情形。与之相对，无效请求人一方可以将马库什通式的优先权作为攻击点，从而使通式暴露在更大范围的现有技术中。但无论哪一方，都需要正确地理解“整体式”解读原则和“直接且毫无疑义”的判定标准，才能在该命题上实现真正有意义的交锋与对话。

注释（上下滑动阅览）

【1】REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA v. GILEAD SCIENCES, INC., No. 21-2168 (Fed. Cir. 2023)

【2】2013年在美国获批新药执照，是全球首款治疗慢性丙型肝炎的口服药物。与传统疗法不同，施用该药时无需注射干扰素。该药由美国吉利德科学公司研发，全球销售峰值逾百亿美元。

【3】南京正大天晴制药有限公司v埃科特莱茵药品有限公司，第48183号无效决定，2021中国十大复审无效案例之一，专利号ZL01820481.3

【4】例如Angela M. Lam等人，Genotype and Subtype Profiling of PSI-7977 as a Nucleotide Inhibitor of Hepatitis C Virus. Antimicrob Agents Chemother. 56(6): 3359–3368，公开日为2012年6月

【5】扩大上诉委员会G2/98号决定

【6】“公开测试”要求目标发明的全部特征“至少隐含地公开”在优先权文件中。“新颖性测试”中，如果目标发明相对于在先申请具有新颖性，则不应该承认其优先权。“修改超范围测试”中，与在先申请不一致的修改，不应该承认其优先权。

【7】韩宏星，浅析美国专利法35 U.S.C.112(A)下的“WRITTEN DESCRIPTION”要求。http://www.unitalen.com.cn/xhtml/report/17111729-1.htm

【8】例如，T598/12，T823/96，T329/99，T1171/08，T118/88等

作者：李瑛琦 侯宝光 廖雅静

编辑：Sharon