SEP（标准必要专利）已经成为国际知识产权市场竞争中的焦点，近几年我国也进入SEP诉讼的爆发期。在3月9日的大会上，北京市汉坤律师事务所顾问杨倩为大家带来“ICT全球SEP诉讼审理动向及解读”主题发言分享，知产前沿新媒体现将杨老师的发言内容整理成文，供知识产权从业人员学习交流。

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目次

一、国内企业愈发活跃，身份逐渐多元化

二、全球SEP诉讼审理动向分析

1、德国：诉讼节奏迅速，SEP禁令频发

2、欧洲统一专利法院UPC：放大效应，高风险高收益

3、英国：管辖全球费率，禁令费率择一

4、美国：禁令谨慎，费率管辖表面消极

5、中国：无效周期超短，多程序立场平衡

三 、处理SEP纠纷的建议

一、国内企业愈发活跃，身份逐渐多元化

一方面，以5G为例，从各渠道数据统计可以看出，国内企业在5G标准必要专利领域的参与程度非常高。无论是中国企业SEP的数量还是在标准制定过程中所提出的提案的数量都在逐年增加且占比非常高，由此可以看出国内企业的技术参与程度处于较高水平。

另一方面，从实际诉讼活动来看，国内企业的身份也在逐渐多元化。早年间在SEP诉讼中国内企业更多是作为实施人被起诉，如今更多中国企业有了深厚的技术实力和专利积累，有了充足的底气和丰富的经验，可以积极的谈判、应诉甚至反诉。并且，如今较多国内企业的专利在SEP交易市场上均有活跃的表现，也充分体现了专利价值所在。以当年的“大中华”为代表的国内ICT企业逐渐走出一条由licensee向licensor和licensee双重身份的变身之路。

所有这些，都表明国内企业无论是技术研发还是专利诉讼/谈判/运营都已进入新的阶段，从旁观者到熟练玩家、甚至规则制定者和主导者的方向前进。这既是中国企业技术和商业话语权的进步，也是中国专利制度经过几十年飞速发展后呈现的繁荣景象。

二、全球SEP诉讼审理动向分析

下面以几个主要法域为例简要介绍下全球SEP诉讼审理动向。

1、德国：诉讼节奏迅速，SEP禁令频发

德国没有费率诉的诉讼类型，其SEP纠纷主要体现为专利侵权和无效纠纷。在欧盟法院于Huawei v. ZTE案中确立的FRAND行为判断框架的基础上，德国法院在Sisvel v. Haier案中对于FRAND判断做了一些细节调整，但仍然是在反垄断法的思路下进行。随后的经典案件当属Avanci及其成员与Daimler和Continental之间的系列案件，凸显了德国法院在License to all还是Access to all之间的摇摆。

随着众多SEP纠纷愈演愈烈，在各利益相关方的推动下，德国专利法做出了新的调整，并已于2022年5月生效。修改最被关注的点主要体现在两方面：一是比例原则，二是无效和侵权程序的同步。

比例原则是禁令请求权的例外，但立法者也明确，比例原则只是一种立法上的澄清而非突破，德国专利法中早已确立相关规则（比如2016年的热交换器案等）。考虑到德国的禁令文化由来已久，跨越这一门槛来阻却禁令的难度还是比较大的。事实上，实践中德国法院仍在不断做出SEP禁令，目前尚没有一例案件适用比例原则阻却禁令下发。

并且，最近的一系列德国禁令判决都针对性地分析了不适用比例原则的理由，比如专利权人为非实施主体NPE、涉案专利为SEP都不足以适用比例原则；而一旦权利人通过提供SEP许可offer的方式履行了其FRAND义务或者实施人被认定为是unwilling licensee，则也不能适用比例原则。可以看到，在此次德国专利法修改对比例原则的强调并没有在实践中体现出风向的明显转变。

关于无效和侵权程序的双轨制同步，德国专利法的修改在于，通过程序性的时间限缩来试图让无效程序追上侵权审理的节奏。但目前实践中也并没有观察到该条款对实际案件产生较大影响，因无效而中止侵权程序的情形仍然存在。

然而，我们也注意到有媒体提到，在2022年4月，欧盟法院曾做出一个初步裁决（Case C-44/21）认定，“专利有效性需要经过双方对抗程序的检验”不应作为颁发禁令的前提。这意味着无效程序可以不作为侵权案件下发禁令的前提，一定程度上体现了无效和侵权的脱钩。在我们国内其实也存在类似的问题。但国内的无效程序速度非常快，从大数据来看无效结案周期始终在6个月以内，远超出了通常SEP侵权案件的审理周期。因此中国的无效程序经常会成为全球SEP纠纷的一个有力抓手。

2、欧洲统一专利法院UPC：放大效应，高风险高收益

欧洲统一专利法院预计于2023年6月1日开始运行，目前已经有17个国家批准UPCA，下图中浅蓝色部分区域是已经签约但尚未在国内批准生效的国家。传统的EP专利会有7年的双重管辖（UPC和国家法院）过渡期，该过渡期还可能会被延长。欧洲统一专利法院的管辖（见下图。）其所做出的侵权禁令会在其所有成员国生效，当然一旦一项专利被无效，也就意味着在这17个国家全部处于无效的状态；简言之，UPC属于高风险高收益的程序。

3、英国：管辖全球费率，禁令费率择一

英国属于较为激进的国家，在2020年的UP v. Huawei案中宣告了其对全球费率的管辖权，并在该案中开辟了在SEP诉讼中禁令和费率二选一的实践操作。该案后全球对于英国法院的SEP诉讼关注度大为上升。在随后的Nokia v. OPPO案判决中，英国再次确认了其全球费率管辖权。

而去年10月英国高等法院就Optis v. Apple案做出的裁判又一次吸引了全球的目光。英国SEP审理大致上分为三步，首先进行技术审理，随后进行FRAND审理，最后进行禁令审理。在Optis v. Apple案件中，技术审理后法官认为侵权成立，在尚未进行FRAND审理的情况下，法官即要求苹果公司无条件接受法院未来确定的FRAND许可费率，否则即下发禁令。可以看到该案中仍然是一个禁令和费率二选一的附条件禁令，但却提前到了技术审理后、FRAND审理前就要求实施人做出选择，而此时法院还未确定费率。正如苹果公司所言，如此相当于签署一张“空头支票”，对实施人一方较为不利。

4、美国：禁令谨慎，费率管辖表面消极

美国的SEP禁令政策多次摇摆，但始终未脱离eBay案四要素，即：

（1）原告遭受了无法弥补的损害；

（2）法律上的补救措施，如金钱赔偿无法实现充分的救济；

（3）在比较原被告双方利益得失的情况下，此救济方式是合理的；

（4）禁令的发布不会损害公共利益。

在美国法下，专利侵权并不会自动产生禁令，而是要经过四要素的检验，对于SEP案件当然也要适用这四个要素的判断。在此基础上，针对SEP美国还发布过《关于受FRAND承诺约束的标准必要专利的救济手段的政策声明》以期在eBay案大原则的基础上针对SEP作出针对性调整。然而，该政策经历了多次摇摆，充分显示出了在该问题上多方力量的博弈。

对于费率裁决，美国其实最早走在了前面。2013年Microsoft v. Motorola案，是一个非常经典的案例。但在后面的一系列费率裁决案件中，美国对于全球费率管辖权表现的相对较为消极。比如，2020年德东法院在对Optis v. Apple案的裁决中指出，其对于美国以外的专利没有管辖权，无法判断其offer的全球费率是否符合FRAND原则。从案例来看美国在费率的管辖上还处于相对比较消极的状态，但在国家政策及相关利益集团的推动下，其态度其实也在不断地变化，最终还是要叠加政治因素来综合看待。

另一个值得关注的美国SEP案件进展是关于Continental v. Nokia案的。在2023年1月份，美国的衡平法院就该案发布了一份管辖权裁定，其中，COOK法官在确立管辖权的层面表达了一些观点。比如其提到，Continental因为无法获得Nokia的FRAND许可而可能受到了事实上的损害。再比如，Continental提出要求法院命令Nokia以FRAND条款向其提供许可，并且提交了一份声明承诺接受法院裁定的任何许可条款；在此基础上COOK法官认为，虽然确定许可条件很复杂，但大陆公司仍然有权要求该救济。即使这些观点目前只是停留在确立管辖权的阶段，但仍然为“组件级许可”又打开了一扇窗。后续进展值得我们进一步关注。

5、中国：无效周期超短，多程序立场平衡

关于中国无效程序的周期，刚才已经提到过了。从官方公布的大数据来看，国内专利无效宣告程序的结案周期从未超过6个月，是全球第一快。即使考虑个案的延迟，中国无效程序通常也是会走在全球SEP纠纷的最前面。最先出来的结果往往最容易对战局产生影响，因此也最容易成为解决SEP纠纷的重要抓手。很多案件都是在批量的无效程序启动后双方即达成和解。

在中国，SEP诉讼数量其实很多，尤其典型案件在近几年开始密集出现。在2020-2022年，司法机构通过一系列的判决在SEP相关禁诉令和管辖权方面发出了明确的声音。2020年，国内法院作出了多个禁诉令或者禁执令。

这一系列的积极动作也引起了西方国家的关注。在若干禁诉/执令做出后的2021年2月，欧盟就SEP禁诉令和所谓透明度等问题诉诸WTO争端解决机制；2022年2月又向WTO争端解决机构提出意见；2022年12月欧盟再次提请WTO成立专家组来审查相关问题，试图以此来施压。

在2022年12月，最高人民法院发布了《2021年全国法院技术类知识产权和垄断案件的优秀裁判文书获奖名单》，其中有两份于2021年作出的SEP相关文书，分别涉及SEP专利侵权的认定以及预防性禁执令的驳回。有一些猜测认为，其一定程度上代表了最高院的一些舆论导向和政策考量。事实上，这类案件并不罕见，比如2022年2月，德国杜塞尔多夫高等法院也曾在GEVC/Mitsubishi v. Xiaomi案中驳回了原告关于预防性反禁诉令的申请。

历数国内SEP的相关判决，可以看到诉讼类型非常丰富，包括合同纠纷、确认不侵权之诉、垄断纠纷、费率诉、侵权诉等等。上个月有媒体报出，华为针对小米向国家知识产权局提起了四件重大专利侵权纠纷行政裁决并已于2023年1月被受理，其中似乎包括了两件SEP。可以看到除了司法战场外，行政战场也传来了炮火声。

我们知道，行政裁决只可以责令停止侵权，不能判赔。对于国知局做出的重大专利侵权纠纷行政裁决，不考虑中止情形下，审限是三个月加一个月，救济途径是向北京知识产权法院提起行政诉讼；但行政诉讼并不停止行政禁令的执行。行政程序节奏之快，禁令威胁之大，会对权利人产生巨大诱惑。但在行政裁决程序如此短的审限内，在禁令作出前如何考虑双方的谈判过程，也是一个巨大的挑战。当然对于行政裁决，也许双方更多的期待在于调解。我们也期待该案件的进一步进展。

我们的团队近年来处理了大量的SEP纠纷类案件，相关纠纷解决机制不断多样化，局面愈发复杂。在这其中，我们感受到的是，裁判机关总体对于SEP案件的节奏控制不疾不徐，持有相当的谨慎态度，立场也逐渐平衡。一方面可能是由于国际环境的复杂性，另一方面国内主体身份的多样性和经济环境的新发展对司法/行政智慧也提出了更高的要求。

6、对于全球SEP诉讼审理动向的一些观察和思考

如果用一句话总结SEP全球纠纷的发展，那就是，争议的全方位外溢。

一是技术领域的外溢。

从各国SEP诉讼来看，技术领域开始从蜂窝技术发展到WiFi、EVS、HEVC、VVC等技术领域。并且，除了通信领域之外，其他行业专利标准化的呼声和动作也越来越大。但除了4G的累积费率曾经在判决书中予以明确外，5G、WiFi、EVS、HEVC等累积费率尚未有公认的标准，这些都有待各方通过谈判和诉讼等博弈予以明晰。

二是诉讼战场的外溢。

除了中美欧等几个主要战场外，随着其他国家手机市场的繁荣，在全球各地比如印度、印尼、哥伦比亚、巴西等国均产生了非常多的SEP诉讼案件。比如Ericsson在哥伦比亚取得了全球范围内第一个针对Apple的禁令；再比如巴西最近接连作出的几个SEP禁令节奏令人吃惊。在巴西，庭前会议等听证过程都不是作出初步禁令的必要条件，导致其初步禁令可以在非常短的时间内作出，因此也成为权利人青睐的一个战场。

三是SEP争议的双方当事人也有一些新的变化。

对于实施人一方而言，从手机行业往IoT行业的扩张趋势非常明显。IoT领域有更多元的产业、更长的供应链、更复杂的技术场景和更灵活的商业模式；游戏规则尚在探索和建立过程中，无论对于实施人还是权利人，都是一个崭新的、充满机会的市场。另外最近关于权利用尽的一点动向值得关注。

我们知道，当许可对象不是最末端的终端厂商时，通常会采取签订不起诉协议或更为谨慎的最末起诉协议而并非许可协议的方式来避免权利用尽。但今年2月份德国联邦法院在IP Bridge v. HTC案作出的判决中认为，最末起诉协议仍然会导致权利用尽，这可能会导致权利人在与上游厂商进行协商时变得更为谨慎。

除了实施人一侧的多元化，权利人一侧也出现了若干新的趋势。权利人的集中体现在专利池的不断涌现。专业的专利池管理组织创设了更多样化的分红机制和支付机制，兼顾吸引权利人加入专利池和提高实施人付费的意愿。目前行业内对于专利池的接受程度越来越高，无论是权利人还是实施人，一定程度上都认可通过专利池来提高许可效率。所以核心争议还是在于价格。

但也出现了反其道而行之的另一种专利货币化策略，是权利人的分散。比如一个比较流行的名词叫专利私掠，其是指权利人通过转让或授权的方式把诉权转移至第三方专利主张实体PAE来实现专利许可。更为极端的形式是，一些专利运营主体会随机的寻找一些自然人的稻草人作为权利人，专门针对大公司零星的提起专利侵权诉讼，并以一个中小量级的金额和解。通过这种化整为零的方式，谋求比打包许可更高的利润。

三、处理SEP纠纷的建议

处理SEP纠纷的建议，首先当然是谈判。所有SEP纠纷的起点和终点都是谈判，因为这实际是一个商业上的行为，法律手段都是为商业目的服务。谈判中要遵循已有的较为确定的框架规则，在完成商业目的的前提下做出规范的谈判动作，以避免FRAND风险，掌握制造和应对僵局的技巧，通过充分协商以期纠纷的最终解决。

诉讼其实是为谈判服务的辅助手段。无论哪一方，都需要在谈判之初就做好积极的评估和准备，适时选择适宜的诉讼类型和时机，以影响谈判进程。另外，诉讼过程中亦需要向第三方借力。SEP纠纷的解决是一个系统工程，需要借助更多的专业人员共同处理。在多程序、多类型、长期的SEP诉讼争议解决的过程中，通过企业、律师、各方评估机构、调解机构、行业协会以及经济学家、统计学家等各方力量的通力合作，完全可以做到妥善的解决纠纷、达成共赢。

作者：杨倩

编辑：Sharon