​惩罚性赔偿与法定赔偿的协调适用

本文转载自《人民司法杂志社》微信公众号!(案例刊登于《人民司法》2023年第2期),作者上海市浦东新区人民法院 刘嘉洛(一审承办人)。

【裁判要旨】

在商标侵权案件中,在作为惩罚性赔偿基数的全部数额无法查明的情况下,不能机械地认为无法适用惩罚性赔偿。在损害赔偿金额计算时,法院可根据不同的侵权行为形式,对于可查明部分适用惩罚性赔偿,对无法查明的部分适用法定赔偿,在同一案件中协调适用不同的损害赔偿计算方式,从而更有利于惩罚性赔偿制度功能的发挥。

【案号】

一审:(2020)沪0115民初85435号

二审:(2022)沪73民终187号

【案情】

原告:JUKI株式会社(以下简称JUKI公司)。

被告:浙江巨凯缝纫科技有限公司(以下简称巨凯公司)。

原告JUKI公司诉称,原告是一家注册在日本的企业,在工业缝纫机领域居于全球领先地位,其高质量的产品获得了全球客户的赞誉。在中国,原告商号JUKI于1981年5月30日获准注册146917号“JUKI”商标,核定使用在第7类“缝纫用机器:部件零件”商品上;于2005年10月28日获准注册3715148号商标,核定使用在第7类“缝合机”等商品上 (以下两商标合称系争商标)。被告巨凯公司是一家从事工业缝纫机生产、销售的企业,长期在其工业缝纫机产品上以及相关产品宣传上使用“巨凯JUKAI标识”“JUKAI”(以下简称侵权标识)。被告于2009年2月7日将侵权标识向国家工商行政管理总局商标局提出注册申请,虽于2010年8月7日被获准注册,但已被商标评审委员会作出的裁定书宣告无效。北京市高级人民法院于2019年12月27日作出终审判决,认定侵权标识与系争商标构成近似商标,维持了该无效宣告裁定。被告曾于2017年9月27日参加“CISMA(中国国际缝制设备展览会)”,在展出的样机、公司宣传资料、名片上均使用了侵权标识。使用了侵权标识的被告产品至少在2018年2月时仍在国内市场上销售。另外,被告在国内市场销售的某一批产品曾被浙江省台州市路桥区市场监督管理局查获,并于2019年8月27日受到了行政处罚。同时被告多次向境外出口标注有侵权标识的产品。被告因突出使用“JUKAI”标识,在2014年7月16日曾被浙江省台州市路桥区工商行政管理局以“改变注册商标”为由责令改正,但是,至少到2018年,被告仍然在其产品上单独突出使用“JUKAI”标识,混淆商品来源的主观恶意明显。故原告主张根据被告自认的年生产力200-500万元,结合同地区同类缝纫机生产企业的毛利润率29.25%,主张被告自2010-2019年持续侵权,侵权获利超过900万元,应在此基数上适用惩罚性赔偿,在本案中仅主张300万元。

被告巨凯公司辩称,被告成立时即使用巨凯企业字号。2009年申请“巨凯JUKAI”注册商标,2010年8月7日获得注册。原告于2015年8月7日提出无效宣告,商评委仅在缝纫机项下宣告无效,未认定被告构成恶意抢注。被告在商标无效终审判决作出前,使用“巨凯JUKAI”具有合理性,并无恶意,不应承担责任。被宣告无效后,被告也已经停止使用被控侵权商标。除路市监处字(2019)103号行政处罚决定书认定的行为外,被告不存在国内销售单独标注“巨凯JUKAI”的行为。被告在涉外定牌加工中使用“巨凯JUKAI”不构成侵权。该标识根据印度巴维缝纫机公司(以下简称巴维公司)委托使用,在境内不会产生混淆。原告线下购买到的产品就是路市监处字(2019)103号行政处罚决定书中认定的产品,也是巴维公司处的废品,是员工售卖旧货导致的。

【审判】

上海市浦东新区人民法院经审理认为:

一、被告的涉案行为构成商标侵权

被告在缝纫机等产品上使用了“巨凯JUKAI”“JUKAI”标识,从包装到机身突出使用的是“JUKAI”标识,与原告商标核定类别相同,在呼叫、字母构成和字体及整体外观等方面近似,且相关公众也无法从含义上进行区分,相关公众在隔离观察情况下容易混淆误认,或认为“JUKAI”与原告商标为系列商标或具有某种关联,故“JUKAI”标识与原告商标构成近似商标,容易导致消费者对商品和服务来源产生混淆,同时销售了侵犯注册商标专用权的商品,构成商标侵权。

被告商标在缝纫机等产品上的注册在2019年12月27日经北京高院行政判决书判决无效,其商标专用权视为自始不存在。被告所实施的行为是否构成商标侵权,不再需要考虑被告注册商标专用权的情况。被告抗辩称其出口印度的缝纫机产品系得到印度巴维公司的商标授权,不构成侵权,但并未提供与印度巴维公司之间的合同及商标许可使用协议,本案并不构成涉外定牌加工。即使印度巴维公司授权被告生产涉案产品,被诉侵权商品与国内运输等环节经营者存在接触的可能性,且即使被诉侵权商品出口至国外,亦存在回流国内市场的可能,故被告生产以及向境内、境外销售被诉侵权商品的行为均构成商标侵权。

二、被告向境外出口行为应适用惩罚性赔偿

根据在案证据,可认定被告至少自2012年起生产并开始向境外销售涉案产品。

(一)关于侵权主观故意
法院综合考虑以下情节,认定被告具有侵权故意:1.原告商标使用时间较长,经过长期宣传使用已为中国相关公众广为知晓并具有较高声誉。2.被告多款产品与原告产品在产品型号中使用相同的数字,在产品外观、标识位置、标注方式等方面与原告产品高度近似,具有攀附原告商标的故意。3.在被告商标被宣告无效之后的行政诉讼过程中,被告应当对其所使用标识存在侵权可能性有合理预判,但被告仍持续实施侵权行为,未进行合理避让,生产并向境内外销售侵权产品。4.被告的宣传册、名片等宣传材料中突出使用“JUKAI”标识,而非其原注册商标。5.除涉案商标外,被告还在第7类商品上申请过与行业内知名企业相关联的其他商标。综上所述,足以认定被告具有侵害原告注册商标专用权的故意。

(二)关于侵权情节
  被告提交的2013年至2015年销售合同中标注的品牌均为“巨凯”。在2014年,被告就曾因不规范使用商标被行政机关责令改正,2019年又因商标侵权被行政处罚,但根据在案证据,被告长期以来仍持续突出使用“JUKAI ”标识,在缝纫机机身和机头上并未标注所申请的“巨凯JUKAI”商标,展会现场取得的宣传册中,被告所有的在册产品均标注“JUKAI”标识,说明在一定时间段内,被告主要生产销售标注“JUKAI”的侵权产品,并在网站、微信公众号上使用“JUKAI”标识,构成再次实施相同侵权行为。且在微信公众号中自2017年起持续发布包含涉案侵权标识“JUKAI ”的产品图文、视频。被告在境内长期实施生产销售涉案侵权产品的行为,同时自称“迄今为止,公司已经在多个国家和地区设立了分公司和办事处;在国内市场上,巨凯先后在二十多个省、市、自治区设立了多个销售分公司和专卖店”,在印度申请商标时更是在2012年的邮件中称“自采用并开始使用该商标以来,申请人已就所述商品或服务的持续、广泛、排他并公开地使用该商标……并获得了相当大的市场空间”,可见被告无论是生产出口还是境内销售,侵权规模均较大,获利巨大,符合侵犯商标专用权情节严重的要件。

(三)惩罚性赔偿基数

本案中赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失难以确定,但根据在案证据可查实的为被告生产并出口的两笔订单金额,即被告出口摩洛哥、印度的侵权缝纫机产品总金额为103781美元,折合人民币662332元,据此可确定被告因出口的侵权行为所获得的部分利益。惩罚性赔偿是相对于补偿性赔偿而言的。补偿性赔偿的目的是填补权利人实际损失,而惩罚性赔偿的目的不仅在于填补权利人实际损失,还在于通过责令侵权人支付高于甚至数倍高于实际损失或侵权获利的金额,加大对源头侵权、恶意侵权、重复侵权等具有严重恶劣情节侵权的打击力度,形成威慑从而阻吓侵权的发生。故惩罚性赔偿与补偿性赔偿具有倍比关系,后者是前者的计算基数。基数固然重要,但机械地认为只要基数的全部数额不能查明就不能适用惩罚性赔偿,将严重影响该制度功能的发挥,使恶性侵权者轻易逃避法律惩罚。据此法院认为,既然基数全部数额查明时可以适用惩罚性赔偿,举重以明轻,部分数额能够确定时也可就该部分适用惩罚性赔偿。故本案针对被告向境外出口部分可适用惩罚性赔偿。关于产品利润率,原告提供了与被告同样位于浙江省台州市的杰克缝纫机股份有限公司的年报,其主营业务同样为工业缝纫机,可作为参考基准。本案中,被告认为其账簿属于商业秘密而拒绝提交,故法院采纳原告所主张的利润率中位数29.25%计算被告获利,确定本案惩罚性赔偿的计算基数为193732.11元。综合考虑前述侵权情节,被告主观过错程度、侵权行为的情节严重程度等因素,法院按照上述确定的被告就生产并出口境外的侵权获利193732.11元的3倍适用惩罚性赔偿,确定其应承担的赔偿总额应当为填平性赔偿数额与惩罚性赔偿数额之和,即为基数的4倍共774928.44元。

三、被告的境内生产销售行为适用法定赔偿

被告提供了2013年至2015年与境内公司的销售合同,标注品牌均为“巨凯”,可认定被告至少自2013年起即在境内生产销售涉案产品。

关于被告在境内销售的情况,根据路市监处字(2019)第103号行政处罚决定书,认定被告在境内销售的36台侵权缝纫机产品42810元。关于原告在线下门店通过公证购买到侵权产品,被告称即为其被行政处罚的36台产品之一,原为出口印度的产品,但未能提供任何证据。在境内销售被告产品的门店显著位置使用了侵权产品图片作为大幅宣传图片,附赠的产品介绍和企业介绍均为中文。在被告所提交的近3年的出口订单中,出口印度的产品型号中并不存在境内销售的型号,可见线下所能购买到的缝纫机产品并非为出口生产。结合被告网站、微信公众号中大量的宣传、参展、售后服务的图片、文字、视频等,足以证明被告侵权产品在境内相关门店中存在持续销售行为,生产销售侵权产品并非偶发情况。本案中针对被告在境内的侵权行为,权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定,法院综合考虑被告在境内生产销售的情况,展会、网页、微信公众号宣传情况,结合前述侵权故意、侵权情节严重等因素,酌情确定被告的宣传、境内销售等行为法定赔偿金额为100万元。

最终浦东法院判决被告巨凯公司停止侵权、赔偿原告经济损失及合理开支共计186万余元。

一审宣判后,被告巨凯公司提起上诉,上海知识产权法院判决驳回上诉,维持原判。

【评析】

一、分立模式下的惩罚性赔偿与法定赔偿

(一)商标法第六十三条的损害赔偿体系

我国商标法第六十三条前3款规定了商标侵权损害赔偿数额的确定方式,分为补偿性赔偿、惩罚性赔偿和法定赔偿。其中第一款前半部分规定了补偿性赔偿的一般计算原则,即确定性赔偿,具体分为实际损失、侵权获利、许可使用费倍数3类。第二款规定了补偿性赔偿的裁量性计算方式,在权利人尽力举证的情况下,侵权人构成举证妨碍时,法院可参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。在第一款前半部分及第二款的补偿性赔偿计算基础上,满足恶意侵犯商标专用权且情节严重的情形,则可适用惩罚性赔偿。除此之外的情形,可适用法定赔偿,根据侵权行为的情节进行兜底性的酌定损害赔偿数额。值得注意的是,商标法第六十三条所规定的损害赔偿数额计算方式所指向的均为单一侵权事实情况,对于同时存在多个侵权事实时不同的损害赔偿计算方式是否可以在同一案件中协调适用未作明确。

(二)法定赔偿可包含惩罚性因素

我国商标法针对法定赔偿和惩罚性赔偿采取的是分立模式。与之相对应的是美国版权法的单一法定赔偿模式,虽然没有明确规定惩罚性赔偿,但是其第504条(C)款第(2)项明确将被告的主观故意作为增加法定赔偿数额的法定因素:一般情况下法定赔偿的范围是750美元至3万美元,而在故意侵权的情况下,法定赔偿可以增至最高15万美元。而在我国2014年商标法实施前,商标法的损害赔偿亦为单一模式。即使在分立模式背景下,法定赔偿无法成为惩罚性赔偿的计算基数,法定赔偿在适用时仍应当充分考量侵权行为的主观故意和侵权情节,实际上承担起了基数无法查明时惩罚性赔偿的角色。司法实践中各级法院对此也予以充分肯定,如(2015)沪知民终字第4号判决中,法院明确认为法定赔偿制度在遵循填平原则的基础上,应兼具惩罚性功能,对于重复侵权等恶意侵权,在确定法定赔偿数额时,应将侵权人的恶意作为重要考量因素,进而弥补惩罚性赔偿制度的适用困境。

(三)各损害赔偿制度协调适用的合理性

长期以来,人民法院在审理商标侵权案件时,在一个案件中多采用一种损害赔偿计算方式。这与传统的商标侵权行为模式较为简单密切相关,大多数侵害商标权纠纷案件都仅涉及单一的侵权行为,法院在计算损害赔偿时只需要考量某一种计算方式。而随着商标侵权行为形式复杂性的提升,侵权人基于概括的侵权故意可能实施多个侵权行为,产生不同的损害后果。而出于维权诉讼的经济性考虑,权利人多倾向于在一个司法案件中对同一侵权主体的全部商标侵权行为进行主张,但对于各侵权行为的举证程度必然存在差别,此时针对不同侵权行为协调适用多种损害赔偿计算方式就显得更为必要。而面对绝大多数案件适用法定赔偿的情况,协调适用不同损害赔偿制度也能够更为精细化地量化损害后果,让审判更贴近商标维权的现实情况。山东省高级人民法院2022年4月发布的《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的裁判指引》第21条明确规定,在被告侵权行为存在多个事实的情况下,人民法院对能够确定计算基数的部分可以适用惩罚性赔偿,对不能确定计算基数的部分可以适用法定赔偿。

二、损害赔偿方式协调适用的条件

(一)侵权行为涉及多个侵权事实

在侵害商标权纠纷案件中,存在多个可区分的侵权事实是损害赔偿制度协调适用的前提。常见的商标侵权行为一般分为生产、销售侵害商标专用权商品;在宣传中使用相同或近似标识;伪造、擅自制造他人注册商标标识;提供商标侵权的便利条件等。在选择损害赔偿计算方式的语境下,“可区分”条件显然对具体行为的损害赔偿金额有着明确的量化要求,即相应的侵权事实可通过相对独立的计算获得补偿性赔偿的金额。在通常情况下,生产、销售侵权商品或标识、擅自使用他人商标作为主要品牌开展经营等侵权事实有着明确的侵权产品数量为可量化客观计算基础,现实中也多可通过生产规模、生产时间、销售地域、销售渠道、授权费用等多种因素分别进行量化计算,具有更为适宜协调适用的条件。当然,此处所涉及的金额并非实然可查明的数额,而是在客观上应然存在的数据。并且在区分侵权事实时,应充分考虑全案事实与所区分侵权事实的比例关系,不宜将侵权事实区分过细。综上,只要在多个侵权事实中具备可单独计算损害赔偿额的侵权事实,即可作为损害赔偿方式协调适用的前提。

(二)当事人主张适用在后顺位的损害赔偿方式

在考虑协调适用不同损害赔偿方式的场合,当事人主张为前提条件之一。当事人的主张分为两类:一是当事人明确申请根据不同的侵权事实主张不同的损害赔偿计算方式,人民法院应针对此类申请的各类损害赔偿计算方式逐项审查。二是当事人以全案主张在后顺位的损害赔偿计算方式,常见的即为主张全案适用法定赔偿或在主张侵权获利的基础上主张适用惩罚性赔偿。在此类情形下,人民法院可根据在案证据的实际情况审查在先顺位的计算方式是否成立,在部分侵权事实可以查明在先顺位的损害赔偿计算方式时,可协调适用该部分侵权事实的在先顺位损害赔偿计算方式和其余部分侵权事实的在后顺位损害赔偿计算方式。

(三)无法就全案查明某类补偿性损害赔偿数额

根据在案证据确实无法查明补偿性赔偿数额,是启动协调适用不同损害赔偿计算方式的客观条件。如前所述,商标侵权的形式不断趋向复杂,新类型商标侵权行为不断出现,在多数复合侵权事实的案件中,原告难以举证证明全部侵权事实的原告损失、被告获利或许可使用费,法院也在绝大多数的商标侵权案件中适用全案法定赔偿。而在全案的某类补偿性损害赔偿数额无法查明时,如存在部分侵权事实可以查明某类补偿性损害赔偿数额,则可协调适用不同损害赔偿计算方式。

三、部分适用惩罚性赔偿的审查逻辑

(一)侵权主观状态和损害后果的全案审查

在原告主张惩罚性赔偿时,人民法院应当结合法定要件依法对全案侵权事实进行审查。根据商标法及惩罚性赔偿司法解释的规定,惩罚性赔偿适用的条件为故意侵权、情节严重,而暗含的隐形条件为具有明确的计算基数。即使全案基数无法查明的情况下,也不应影响在先对侵权故意和情节严重的审查。惩罚性赔偿的适用不应因无法定量便不再定性,而是应依法综合考虑侵权人的主观状态和所造成的损害后果,在不考虑精确计算的前提下对侵权行为进行定性审查,对于符合惩罚性赔偿适用条件的案件进行下一步基数或倍数的考量。

(二)整体和部分的基数计算的审查

当被告的侵权行为符合惩罚性赔偿适用条件时,人民法院应进一步对原告所主张的惩罚性赔偿基数进行审查。而这一审查应遵循依当事人申请,从整体到部分的顺序进行,审查必须从证据出发,依照合理逻辑进行判断。例如在本案中,虽然原告就被告的年生产量、同行业类似企业利润率均进行了举证,但被告提出了其所生产产品包含了其他品牌的相关证据,根据现有证据无法确定涉案侵权商品的生产总量,故难以查明全案惩罚性赔偿基数。因此法院针对各部分侵权事实所涉基数分别进行审查,结合可查明的海关出口部分货值,明确该部分侵权事实所对应的基数。

(三)与无法查明基数部分法定赔偿协调适用

在确定可查明部分侵权事实所涉基数即补偿性赔偿金额的基础上,最后需要将该部分金额与无法查明部分侵权事实的法定赔偿进行协调适用,其核心是倍数的确定。根据惩罚性赔偿司法解释规定,人民法院依法确定惩罚性赔偿的倍数时,应当综合考虑被告主观过错程度、侵权行为的情节严重程度等因素,而这些因素正是在案件定性适用惩罚性赔偿时所考虑的因素,故惩罚性赔偿的倍数也正是惩罚性赔偿制度直接的量化体现,因此该倍数应考虑全案情况综合确定。接着再直接适用于已查明部分侵权事实所涉基数。而对于无法查明部分侵权事实,则应当以此为参考,在该部分的法定赔偿数额中充分考量惩罚性因素,从而实现惩罚性赔偿与法定赔偿的协调适用。

(案例刊登于《人民司法》2023年第2期)

来源:人民司法杂志微信公众号

编辑:Sharon

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