知识产权与资本市场系列(三):科研人员兼职若干问题探讨

本文转载自《金杜研究院》微信公众号,作者张漠、张全胜、周倩。

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引言

近年来,为实施科技强国战略和深化人才发展体制机制改革,国家有关部门陆续出台了系列鼓励和支持高校、科研院所的科研人员兼职的政策性文件,允许和鼓励科研人员凭其掌握的专业知识、拥有的专业能力,为兼职单位提供智力劳动,或解决专业技术问题,有助于智力流动、技术转移,推动科技成果的产业化。根据2022年6月发布的《中国科技成果转化2021年度报告(高等院校与科研院所篇)》,报告统计的3554家科研院所中,在外兼职从事成果转化和离岗创业人员数量高达14043人。

在科创板拟上市企业的上市审核过程中,若存在科研人员在拟上市企业中兼职情形,往往会受到监管部门的重点关注和问询。如何认定企业相关人员兼职行为的合法合规性,如何厘清兼职人员兼职期间形成的知识产权归属问题,如何认定高校院所和发行人之间的关系,避免因相关人员存在兼职而引发监管部门认定发行人对高校院所构成重大依赖等问题,是企业赴科创板上市时亟待解决和处理的问题。

我们基于以往相关知识产权项目的服务经验,在科创板问询问题、法律法规以及司法案例的基础上,在本文中重点探讨科研人员的兼职合法合规性、兼职期间形成的知识产权权属两方面的法律问题,以期为拟IPO企业的科研人员兼职及知识产权合规提供更多的预防建议。

01科创板相关审核问询问题

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》第四十三条规定,发行人上市申报文件应全面披露董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的情况,其中,具体应当披露的事项包括核心技术人员的兼职情况及所兼职单位与发行人的关联关系。因此,若拟上市企业涉及核心技术人员系科研人员兼职的情况,则该等人员的任职资格问题以及与之相关的知识产权问题往往在企业的上市审核问询中被重点关注和问询:

科创板问询案例1

相关人员任职是否符合中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》以及教育部《关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等规定。

科创板问询案例2

发行人董事、高级管理人员及核心技术人员,具有高校及同行业公司的任职经历。上述人员是否属于党政领导干部、高校党员领导干部或副处级及以上行政级别的干部职务,其投资或在发行人处兼职是否符合法律法规及任职单位相关规定,是否取得任职单位的确认意见。

科创板问询案例3

发行人的实控人投资以及兼职情况是否符合相关管理规定;发行人核心技术和相关专利是否涉及职务发明,是否存在纠纷或潜在纠纷以及依据。

科创板问询案例4

结合核心技术人员兼职情况、核心技术来源情况及研发情况,分析并补充披露发行人是否对某大学存在人员、技术上的依赖,形成技术成果的归属是否清晰,是否存在纠纷或潜在纠纷,并分析发行人与某大学合作的稳定性和交易的公允性,是否存在利益输送等情形,并充分揭示相关风险。

02科研人员兼职的相关问题分析

1. 兼职的概念

科研人员的对外兼职,在法律概念上并无专门规定,可以根据兼职相关规定对兼职的实质内涵进行确定。例如,《实施<中华人民共和国促进科技成果转化法>若干规定》规定国家设立的研究开发机构、高等院校科技人员在履行岗位职责、完成本职工作的前提下,经征得单位同意,可以兼职到企业等从事科技成果转化活动,或者离岗创业,在原则上不超过3年时间内保留人事关系,从事科技成果转化活动;《人力资源和社会保障部关于支持和鼓励事业单位专业技术人员创新创业的指导意见》规定事业单位专业技术人员兼职或者在职创办企业,应该同时保证履行本单位岗位职责、完成本职工作。

根据上述规定,科研人员对外兼职的定义可以理解为:国家设立的研究开发机构、高等院校科技人员或事业单位专业技术人员在履行本单位岗位职责、不影响本职工作的前提下,经本单位同意,利用本人的知识在本单位之外的机构从事科研、教学、经营企业等活动。实践中,院校通常也会制定相应的内部兼职管理规定明确定义“兼职”的含义。为准确把握兼职的概念,还应进一步考察科研人员所在院校的内部规定。

2. 兼职合法合规性问题

在IPO审核的过程中,若拟上市企业存在其主要人员系科研人员的情形,则上市监管部门往往首先会关注该兼职行为的合法合规性。如前述科创板问询案例显示,兼职行为的合法合规性主要通过两个角度考察:(1)该兼职行为是否符合科研人员校外兼职的相关法律法规等规定;(2)该兼职行为是否符合院校内部管理规定,是否已履行相应的审批手续。

(1)兼职需符合相关法律法规

经公开检索,涉及科研人员对外兼职的相关现行有效法律法规及政策性文件较多,主要规定简要列举如下:

根据上述关于科研人员兼职有关规定,科研人员的兼职行为合法性问题具体需从科研人员在院校担任的职务身份、科研人员所在的院校性质等多方面加以考虑和认定:

第一,对于未担任院校领导干部职务的科研人员的兼职活动,整体持鼓励和支持态度。《<关于扩大高校和科研院所科研相关自主权的若干意见>问答手册》(国科办政〔2022〕5号)、《人力资源社会保障部关于进一步支持和鼓励事业单位科研人员创新创业的指导意见》(人社部发〔2019〕137号)、《人力资源和社会保障部关于支持和鼓励事业单位专业技术人员创新创业的指导意见》(人社部规〔2017〕4号)等多个文件鼓励和允许该等科研人员对外从事兼职活动。但需要注意的是,该等人员仍需满足在履行本单位岗位职责、不影响本职工作的前提下,经所在单位同意方可进行兼职。

第二,担任院校领导干部职务的科研人员从事兼职活动,根据其担任的职务及职级不同,可能受到相关规定不同程度的限制或禁止。例如,《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发〔2013〕18号)规定现职和不担任现职但未办理退(离)休手续的党政领导干部、参照公务员法管理的事业单位领导干部等不得在企业兼职等;《高等学校深化落实中央八项规定精神的若干规定》(教党〔2016〕39号)则进一步区分领导干部具体担任的职务及级别对其从事兼职活动予以禁止或限制。

需要注意的是,科研人员所在院校属于教育部直属高校的,其从事兼职活动还应当遵守关于教育部直属高校的相关特殊规定。例如:教育部《关于进一步规范和加强直属高等学校所属企业国有资产管理的若干意见》(教财〔2015〕6号)第13条规定高校领导干部不得在所属企业兼职(任职)。现职和不担任现职但未办理退(离)休手续的党政领导干部不得在所属企业兼职(任职)。对辞去公职或者退(离)休党政领导干部到企业兼职(任职)的,要按照中组部有关规范党政领导干部在企业兼职(任职)的规定执行。

(2)兼职符合院校内部管理规定并履行兼职审批程序

如前所述,多数鼓励和允许兼职的法律法规及政策性文件明确规定了科研人员需经所在单位同意方可进行兼职。基于此,院校通常也会制定相应的内部管理规定,对院所人员对外兼职的人员限制、内部审批程序等进行明确。以北京大学2022年9月23日发布的《北京大学教师校外兼职管理办法》为例,其兼职内部管理要求简要梳理如下:

鉴于不同院校对于科研人员违规对外兼职可能针对性地制定相关处理办法,科研人员违规对外兼职可能面临学校处分、损失赔偿、被解除劳动合同等不良后果。因此,科研人员对外从事兼职活动除了需遵守相关法律法规及政策性文件等规定外,还应遵守内部管理规定并履行相应的兼职审批程序。

3. 兼职期间的知识产权权属问题

对于科研人员在企业中兼职从事研发形成的知识产权的,一方面科研人员可能仍然保留了与院校的劳动人事关系,另一方面其在兼职期间形成的技术成果可能与其在院校从事的研发工作内容、技术领域等存在一定的重叠关系,抑或者实际利用了学校的物质技术条件等,因而引发出“研发人员兼职期间相关发明创造的知识产权权属如何?是否涉及在校职务成果?”等疑问。

(1)职务发明认定的一般规定

关于职务发明的法律规定集中于《中华人民共和国专利法(2020修订)》(简称“《专利法》”)第六条、《中华人民共和国专利法实施细则(2010修订)》(简称“《专利实施细则》”)第十二条等规定。根据上述规定,符合以下条件之一的,构成职务发明:(1)员工在本职工作中作出的发明创造;(2)员工履行单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;(3)员工从原单位离职后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造;(4)员工主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。(关于职务发明认定需满足的前述条件的详细法律要点分析,参见我们在本系列的第一篇文章《知识产权与资本市场系列(一):科创板核心技术人员的“首席科学家”——职务发明相关要点问题探讨》

科研人员兼职期间形成的发明创造既可能被认定归属于院校,也可能被认定为归属于兼职企业,主要存在以下原因:(1)《专利法实施细则》第十二条规定的本单位包括临时工作单位。据此,在认定职务发明创造时,兼职单位亦可属于《专利法》中的“本单位”;(2)《专利法实施细则》规定并未限定“本职工作”的内涵。实践中,科研人员在两个单位的工作性质、技术领域、职责范围往往存在一定交叉重叠,因而可能无法严格区分科研人员完成的本职工作的所属单位;(3)认定是否构成职务发明需满足前述四项条件之一,若科研人员兼职期间的发明创造系执行院校的本职工作,又实际利用了兼职企业的物质技术条件,亦存在两个单位各自均主张职务发明的冲突。

因此,在兼职人员的发明创造应当归属于所在院校还是兼职企业存在争议的情况下,考虑到院校应对其研发投入获得相应权益,而兼职企业申报上市时又有资产、技术独立性要求,有必要综合权衡各方利益,进一步明确划分兼职期间形成的知识产权归属的合理方案。

(2)兼职期间形成知识产权权属具体认定

1)有约定从约定

根据《人力资源和社会保障部关于支持和鼓励事业单位专业技术人员创新创业的指导意见》第二条规定,事业单位应当与专业技术人员约定兼职期限、保密、知识产权保护等事项。创业项目涉及事业单位知识产权、科研成果的,事业单位、专业技术人员、相关企业可以订立协议,明确权益分配等内容。

实践中,从事兼职活动科研人员通常会与所在的院校两方,或者与所在的院校、兼职企业三方共同签署兼职协议,以进一步明确兼职期限、保密义务以及知识产权权属划分等约定。以我们曾办理的某项目为例,该项目所涉企业的核心研发人员同时也是西南地区某高校的教授,其在办理高校内部兼职审批手续时与高校、兼职企业签署的三方《在岗兼职协议》中约定其在岗兼职期间取得的科技成果和专利,除另有约定外,知识产权原则上属于该高校。因而,在此种有明确约定兼职期间形成的知识产权归属的情况下,应优先适用约定。

2)未约定或约定不明时的处理

根据《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释(2020修正)》第五条规定,个人完成的技术成果,属于执行原所在法人或者非法人组织的工作任务,又主要利用了现所在法人或者非法人组织的物质技术条件的,应当按照该自然人原所在和现所在法人或者非法人组织达成的协议确认权益。不能达成协议的,根据对完成该项技术成果的贡献大小由双方合理分享。根据该条规定,在未有相关约定的情况下,若科研人员兼职期间形成的知识产权属于执行院校工作任务,又主要利用了兼职企业的物质技术条件的,则根据院校与兼职单位对完成该项技术成果的贡献大小合理分享权益。

然而,司法实践中,发生争议的原因往往在于各方当事人就兼职期间形成知识产权的形成过程及最终归属无法达成一致。因此,法院进一步会综合考虑科研人员与院校的人事关系、本职工作内容、兼职工作内容、研发利用的具体物质技术条件等事实对兼职期间形成的知识产权权属予以认定。

在科研人员A与B公司专利申请权权属纠纷再审案中[1],A再审主张其“本单位”是大学,案涉研发成果系在大学的领导下开展的,执行的是大学的教研任务,利用的是大学或大学合作企业提供的物质技术条件,B公司提交的全部证据均不足以证明A与其之间具有兼职关系,并从事了涉案专利技术的研发,B公司从未向A提供过任何科研经费或物质技术条件,不应认定案涉专利属于B公司。对此,最高人民法院根据《专利法》及《专利实施细则》相关规定,并结合相关证据,从A是否在B公司兼职并从事了案涉课题研发工作、A离开B公司的时间、涉案发明是否与A在B公司从事的工作任务有关三方面综合判断认定案涉发明属于A在B公司的从事的工作任务有关的发明创造。

在C公司、科研人员D与大学专利申请权纠纷一案中[2], D为大学某863课题的负责人,C公司与D签署《柔性聘用合同》约定聘请D担任C公司兼职研究员及技术总监。对于案涉发明的权属争议,原审法院认为,根据法院查明的事实,D在其自己编制的《自验收报告》中明确表明系争发明创造属于执行该课题所形成,D系课题组组长,领导和组织实施了整个课题的研究,对于课题执行情况的知悉程度应当高于任何他人。原审法院同时注意到,C公司成立日期在2004年9月3日。其与D所签订《柔性聘用合同》在2004年10月1日,与案外人签订《技术合作开发合同》在2004年10月5日,而系争两项发明创造的专利申请日在2005年1月11日,其间相隔的时间均较为短暂。因此,综合C公司成立时间、有关合同的签订时间、专利申请时间,以及两被告缺乏实际履行合同和进行物质技术投入的实际情况来看,系争发明创造是在履行C公司与案外人签订的《技术合作开发合同》、C公司与D所签订的《柔性聘用合同》的过程中所形成的可能性较小。据此,原审法院综合认定案涉发明创造属于大学。

综合上述,为避免兼职形成的知识产权存在权属不明的问题,我们建议:(1)科研人员所在院校与兼职企业就兼职形成的知识产权归属进行明确合同约定;(2)在无相关合同约定的情况下,兼职企业应特别注意科研人员兼职研发工作与其在校研发工作的隔离(包括但不限于:在兼职合同中明确约定兼职人员的工作内容,确保研发资金、设备等物质技术条件的独立等),并留存兼职人员在兼职期间从事相关研发工作的基础资料、研发数据、设备等物资的使用记录等证据资料。

结语

科研人员是发明创造产出的核心力量,其在拟上市企业的兼职行为是否合法合规、兼职期间形成的知识产权归属如何划分,不仅关涉拟上市企业未来是否可能和院校之间就形成的知识产权归属发生冲突和纠纷等问题,也会影响上市监管部门对拟上市企业人员、资产独立性的判断。因此,拟上市企业应尽早对科研人员兼职问题予以重点关注,提前识别风险并做好筹划,避免因前述问题导致影响企业IPO审核。

本团队长期从事知识产权和资本市场方面的实践与研究,将继续致力于协助科技企业资本领域的发展,关注科技企业在资本市场的法律服务、需求,并提供全面支持。

脚注:

[1] 最高人民法院(2011)民申字第1486号民事裁定书

[2] 上海市高级人民法院(2007)沪高民三(知)终字第65号民事判决书

来源:金杜研究院

编辑:梵高先生

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