作者｜张漠 张全胜 包明亮

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引言

近年来，资本市场和科技创新更加深度融合，为企业发展带来新机遇、新挑战。知识产权是企业核心竞争力的重要保障，对企业发展举足轻重。以科创板为例，自2019年3月“开闸”运行以来，科创板坚守“硬科技”定位，将知识产权作为关键核心技术和科技创新能力的核心评价指标。为此，我们将推出“知识产权与资本市场”系列文章，针对资本市场相关知识产权问题开展一系列专题研究，作为本系列的第一篇，我们将从科创板首席科学家引出本期话题，探讨职务发明相关要点问题。

经我们对科创板上市企业招股说明书公开披露信息整理（未包含受理企业），统计结果显示，截至2022年11月30日，超50家科创板上市公司设置了首席科学家或者首席科学官一职。

从首席科学家制度产生历程来看，首席科学家概念早期出现在国外政府或者社会组织，在21世纪初期，首席科学家制度引入到我国政府或者企业管理之中。在国外企业中，首席科学家是高级技术管理人才的一种，与首席技术官、首席信息官、技术总监等职位功能上有所交叉，但又具有独立性。

首席科学家（含首席科学官）的概念、功能及职责并没有统一明确界定，主要指企业中科研项目的总负责人，密切参与企业日常科学技术项目。事实上，在设置首席科学家的科创板上市公司中，首席科学家可以大致分为两类：（1）作为公司内部高级技术管理人员；（2）仅为公司聘任的外部技术顾问。统计结果显示，首席科学家披露学历为博士学位的超过90%，年龄平均在55岁以上，且多数由董事长、执行董事、董事、副总经理、技术总监兼任，80%以上被上市公司界定为核心技术人员。

首席科学家在公司制定相关技术领域的研发方向、开展研发活动等方面发挥着重要指导作用，毋庸置疑是公司核心技术人员。相比于一般的核心技术人员，首席科学家多具有更加深厚和复杂的从业经验、科研以及学术背景，对于企业技术布局、市场机遇可以提供更具前瞻性的意见。在梳理科创板上市问询关注的知识产权事项中，审核机关对发行人技术是否来源于首席科学家曾任职单位的相关科研成果，是否存在知识产权纠纷或潜在争议也十分关注。我们认为，不同于一般技术人员，与首席科学家相关的发明创造归属等问题对科技类企业上市的影响将更为突出。

本文中，我们将结合法律法规、司法案例等角度，探讨首席科学家与曾任职单位的职务发明问题，后续将通过本系列文章进一步探讨发明人资格、合作研发成果归属等相关问题。

职务发明要点问题分析

1. 发行人技术是否来源于首席科学家曾任职单位的相关科研成果，是否存在知识产权纠纷或潜在争议问题备受审核机关关注

科创板问询案例1

A公司首席科学家从曾任职的某大学退休后，入职发行人。首轮审核问询中，审核机关要求发行人说明：公司首席科学家在发行人核心技术发展过程中所起作用，发行人核心技术是否涉及核心技术人员曾任职单位的职务发明。

科创板问询案例2

B公司首席科学家担任发行人董事、首席科学家，同时为中国某大学教授。首轮审核问询中，审核机关要求发行人说明：公司相关技术是否来源于首席科学家在中国某大学相关科研成果，是否存在知识产权纠纷或潜在争议。

科创板问询案例3

C公司首席科学家从曾任职的企业离职后，入职发行人。首轮审核问询中，审核机关要求发行人说明：发行人核心技术人员是否存在违反原任职单位关于竞业禁止、保密协议约定的情形，发行人核心技术、产品的研发是否涉及其原任职单位的技术成果，是否存在纠纷或潜在纠纷。

以上三个科创板问询案例反映的典型问询，都涉及首席科学家在发行人处任职所产生的技术是否属于其曾任职单位的相关职务发明，发行人与首席科学家曾任职单位之间是否存在知识产权纠纷或者潜在争议。

2. 职务发明相关主要法律规定

职务发明制度是关于职务发明创造的专利权属在雇员和雇主之间如何分配及奖励的制度。关于职务发明的专利申请权和专利权的归属，我国采用“雇主优先”的原则。

《中华人民共和国专利法（2020修订）》（简称《专利法》）第六条规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。

《中华人民共和国专利法实施细则（2010修订）》（简称《专利法实施细则》）第十二条规定，专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。

根据上述规定，符合以下条件之一的，构成职务发明：（1）员工在本职工作中作出的发明创造；（2）员工履行单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（3）员工从原单位离职后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造；（4）员工主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。

3. 首席科学家相关职务发明问题的复杂性

如前所述，首席科学家可能为发行人员工，属于公司内部的高级技术管理人员，也可能仅仅是发行人聘任的外部顾问：（1）首席科学家为发行人内部高级管理人员的，职务发明问题往往可能涉及“员工从原单位离职后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造”；（2）首席科学家为发行人聘任的外部顾问的，职务发明问题相对较为复杂，主要风险可能在于首席科学家为发行人提供的技术成果，是否涉及其工作单位的“本职工作中作出的发明创造”“履行单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造”“员工主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”等情形。

同时，根据《专利法实施细则》的规定，专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位。在首席科学家为发行人聘任的外部顾问的情况下，首席科学家兼职接受发行人的工作任务所作出的发明创造、或者利用发行人的物质技术条件所完成的发明创造也属于发行人的职务发明。因此，不难看出对于首席科学家兼职形成的技术成果，其任职单位和兼职单位都有可能享有知识产权，从而对职务发明的归属界定模糊不清，容易出现争议。

首席科学家作为发行人聘任的外部顾问所涉职务发明问题，在高校任职人员（包括大学教师等）在发行人公司兼任首席科学家的情况下更为复杂和突出。我们认为其原因主要来自两个方面：（1）《专利法》《专利法实施细则》等均未明确区分“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造”中的“本单位”系任职单位还是兼职单位，也未区分“本职工作”为任职单位的本职工作还是兼职单位的本职工作。（2）实践中，企业聘任大学教师作为首席科学家，无疑看中其在相应技术领域的学术背景，这也导致大学教师在学校和兼职企业所从事的工作性质、技术领域具有一定的重叠关系、甚至可能具有同一性；还存在大学教师在兼职单位的发明创造利用了学校的物质技术条件等情况。

4. 职务发明相关法律要点分析

（1）如何理解“本职工作”？

根据法律规定，如果能够区分技术成果所涉本职工作系曾任职单位还是发行人公司的本职工作，则可能直接通过判断技术成果与本职工作的对应关系，判断技术成果归属于曾任职单位还是发行人。对于本职工作的概念，法律并没有进一步规定，有学者认为“本职工作”是指与个人从事的工作性质有关而又在职责范围内的工作，通常认为是在本单位长期从事业务范围内的某项具体工作。[1]

对于发行人首席科学家为曾任职单位的普通员工情况而言，通常可以通过首席科学家在曾任职单位的工作岗位、职责范围、具体工作内容等确定其在曾任职单位的本职工作。更为复杂的情况是，发行人首席科学家并非曾任职单位的普通员工，而是可以调动曾任职单位更多资源的重要员工的情况。

在楚雄彝族自治州D研究所、杨某专利权权属纠纷案【案号：(2021)最高法知民终403号】[2]中，最高人民法院认为，如果诉争专利的发明人并非普通在职人员，而是可以调动单位所有资源的单位负责人，则诉争专利是否为该负责人“执行本单位的任务”所完成的职务发明创造，还应结合该负责人的日常工作内容、知识背景以及该单位的根本性质和主营业务等与诉争专利的关联性予以综合判断。本案中，诉争专利说明书明确记载：“发明人通过8年来的临床用药进行观察，共通过110例失眠症患者进行临床观察，该药治疗总有效率90%”。在诉争专利申请日前的8年内，杨某均在某医院及其“加挂牌子”的D研究所工作，其对患者临床用药进行观察的行为既是其履行本职工作的行为，又是完成诉争专利的中药复方产品研发的重要环节。另外，根据已查明的事实，D研究所的宗旨和业务范围包括开展彝族医药研究，彝族医药知识和彝族药单方验方收集、整理、开发。可见，研究开发彝族医药是D研究所的核心工作内容。杨某作为具有研发能力的研究所所长，不能因其亦承担研究所的管理职责，就否定其研究人员的身份。况且，虽然杨某强调其承担的是研究所的管理职责，但现有证据已经显示其参与了该研究所的研发工作。综合以上因素，杨某在D研究所工作期间完成的彝族医药领域的发明创造，与其本职工作具有高度关联性，诉争专利应认定为杨某在本职工作中作出的发明创造。

简言之，“本职工作”指的是发明人/首席科学家的职务范围，在判断涉案专利是否属于首席科学家相关职务发明时，应综合考量其在该单位承担的本职工作性质，实际执行原单位任务的内容，以及该单位的根本性质和主营业务等因素，而不宜将本职工作或分配的任务机械、狭隘地理解为仅限于研发工作或管理工作，也不宜将职务发明创造的主体限定于研发人员。

（2）如何理解“本职工作之外的任务”？

类似于上文区分“本职工作”的意义，在不属于“本职工作”的情况下，如果能够区分“本职工作之外的任务”系曾任职单位下达还是发行人下达，对于确定技术成果归属也大有裨益。司法实践中，最高人民法院有裁判观点认为，需要全面分析发明创造的研发背景、所要解决的技术问题以及技术方案完成的过程，并综合考虑该专利所涉及的技术领域和应用场合，以确定是否属于“本职工作之外的任务”。

在宋某、E公司等专利权权属纠纷案【案号：(2021)最高法知民终391号】[3]中，关于涉案专利是否为执行本单位的任务所完成的发明创造，最高人民法院认为，发明创造作为一项智力劳动成果，其创造过程具有一定连续性和关联性，在判断员工所完成的发明创造与其本职工作或单位交付的本职工作之外的任务的关系时，应当全面分析该发明创造的研发背景、所要解决的技术问题以及技术方案完成的过程，并综合考虑该专利所涉及的技术领域和应用场合。本案中，宋某于1999年入职某医院，一直从事泌尿外科临床诊疗工作，2008年3月被任命为泌尿外科主任，2011年11月被聘为主任医师。在担任泌尿外科主任及主任医师后，全面负责泌尿外科的医疗、科研及行政管理等工作。2010年至2017年，宋某作为课题负责人完成某医院承担的多项与泌尿外科取石手术相关的科研课题，包括“微造瘘清石鞘在经皮肾镜取石术中的应用研究”“应用微造瘘吸引清石系统行经皮肾镜吸引取石术治疗鹿角形肾结石的临床研究”“输尿管软镜取肾盂内压智能控制方法研制方法研究及器材研发”“智能控制肾盂内压输尿管软镜吸引取石技术及相关仪器研发”。因此，宋某作为泌尿外科主任及主任医师，其在该医院的本职工作包括泌尿外科临床诊疗工作，以及对泌尿外科的医疗、科研的管理工作。宋某作为课题负责人完成科研课题研究，应视为单位交付的本职工作之外的任务。

（3）如何理解“有关的发明创造”？

上述科创板问询案例1中，发行人首席科学家从曾任职单位离职后未满一年即出任首席科学家，并且在曾任职单位离职前就作为发行人的专家顾问，审核机关对于首席科学家曾任职单位职务发明问题较为关注。对于如何认定发明创造是否属于专利法实施细则第十二条第一款第三项规定的“有关的发明创造”，最高人民法院指导案例给出了裁判规则：

在F公司诉李某某等专利权权属纠纷案【最高人民法院指导案例158号】[4]中，最高人民法院认为：“发明创造是复杂的智力劳动，离不开必要的资金、技术和研发人员等资源的投入或支持，并承担相应的风险。在涉及与离职员工有关的职务发明创造的认定时，既要维护原单位对确属职务发明创造的科学技术成果享有的合法权利，鼓励和支持创新驱动发展，同时也不宜将专利法实施细则第十二条第一款第三项规定的“有关的发明创造”作过于宽泛的解释，导致在没有法律明确规定或者竞业限制协议等合同约定的情况下，不适当地限制研发人员的正常流动，或者限制研发人员在新的单位合法参与或开展新的技术研发活动。因此，在判断涉案发明创造是否属于专利法实施细则第十二条第一款第三项规定的“有关的发明创造”时，应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡，综合考虑以下因素：一是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容，包括工作职责、权限，能够接触、控制、获取的与涉案专利有关的技术信息等。二是涉案专利的具体情况，包括其技术领域，解决的技术问题，发明目的和技术效果，权利要求限定的保护范围，涉案专利相对于现有技术的“实质性特点”等，以及涉案专利与本职工作或原单位分配任务的相互关系。三是原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动，或者是否对有关技术具有合法的来源。四是涉案专利（申请）的权利人、发明人能否对于涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释，相关因素包括涉案专利技术方案的复杂程度，需要的研发投入，以及权利人、发明人是否具有相应的知识、经验、技能或物质技术条件，是否有证据证明其开展了有关研发活动等。”

（4）如何理解“主要是利用本单位的物质技术条件”？

所谓本单位物质条件，包括单位的资金、仪器、设备、原材料等；技术条件，包括单位未公开的技术资料等。关于“主要利用”，一般认为本单位的物质技术条件应当在发明创造过程中起到关键性作用。最高人民法院有裁判观点指出，应当根据该发明创造所属技术领域的研发特点，具体分析形成该发明创造所需利用的物质技术条件的类型、范围及特点来判断发明创造所利用的物质技术条件。

在楚雄彝族自治州D研究所、杨某专利权权属纠纷案【案号：(2021)最高法知民终403号】中，最高人民法院认为：“对于是否“主要是利用本单位的物质技术条件”完成的发明创造，应当根据该发明创造所属技术领域的研发特点，具体分析形成该发明创造所需利用的物质技术条件的类型、范围及特点，进而对发明创造所利用的物质技术条件的来源以及是否构成职务发明创造作出准确认定。例如，对于机械领域的发明创造，在发明创造完成后仅利用单位的物质技术条件对设备进行验证、测试，通常不属于主要利用单位的物质技术条件的行为。而对于中药复方产品的发明创造，由于中药的配伍关系比较复杂，获得临床数据等药效数据通常是完成中药复方产品发明创造过程中的重要环节。如果专利申请人以临床数据作为证实中药复方产品技术效果的主要依据，更可说明临床数据在该产品发明创造过程中难以或缺的作用。因此，获得临床数据过程中利用的物质技术条件通常在完成此类发明创造的过程中起到重要作用。是否依赖于本单位而获得发明创造所需的临床数据，是判断中药复方产品的发明创造是否为“主要是利用本单位的物质技术条件”完成的发明创造的重要考量因素。如果在案证据能够证明发明人主要是利用本单位的物质技术条件获取中药复方产品的临床数据，且该临床数据是专利申请文件中证实产品技术效果的主要依据，在无相反证据证明完成发明创造主要依赖于其他物质技术条件的情况下，应认定中药复方产品的发明创造为职务发明创造。”

在并非“执行本单位的任务”的情况下，如果首席科学家在发行人处兼职完成的技术成果所利用的物质技术条件完全独立于曾任职单位或学校的，从法律的角度考察容易区分技术成果归属。如果首席科学家在发行人处兼职完成的技术成果所利用的物质技术条件并非完全独立于曾任职单位或学校的，当事人之间对于技术成果归属也没有约定的，则比较容易产生争议。

实践中，对于技术成果职务发明归属问题的核查并非易事。发行人可以考虑与首席科学家曾任职单位或者学校就技术成果的归属达成协议，降低纠纷风险。另外，需要注意的是，若发行人技术成果涉及首席科学家曾任职单位的职务发明，则首席科学家曾任职单位可能作为潜在的知识产权权利人，有权主张享有技术成果的知识产权，从而引发纠纷。因此，在上述科创板问询案例中，发行人大多取得了首席科学家曾任职单位关于不存在知识产权争议或者纠纷的确认文件，而不是仅仅凭借发明人的陈述就是否存在潜在知识产权争议做出判断。

结语

首席科学家具有深厚的从业经验、科研以及学术背景，为技术进步头部科创企业的科研能力、创新能力、转化能力提供重要保障，在科技创新引领经济、产业发展过程中发挥着重要作用。与一般员工的职务发明问题相比，首席科学家相关的职务发明问题因首席科学家身份的特殊性、背景的复杂性而更加复杂，在监管问询中也备受关注。拟上市科创企业，有必要对此予以重视，提前识别问题、做好安排，为顺利上市打下坚实的基础。

来源：金杜研究院

编辑：梵高先生