作者 | 北京三友知识产权代理有限公司

顾营安 专利代理师

褚瑶杨 专利代理师，合伙人

专利的授权确权与侵权诉讼是专利代理师或律师经常要面对的程序，专利在经历授权、确权以及侵权纠纷的锤炼后，其权利的稳定性得以验证。授权确权程序与民事侵权程序在权利/侵权的判定手段、判定标准方面，既有一致性，其差异性也不可不察。本文从这两者的差异性入手做一些观察和总结。

1.现有技术

在授权确权程序中，可以引用多篇对比文献作为现有技术，论证创造性，从而确定专利权是否成立。但在侵权程序中，虽然专利法第67条规定了现有技术不构成侵犯专利权，但在最高法的司法解释中，有如下规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第62条规定的现有技术”[1]，即，在侵权程序中，现有技术抗辩仅可以引用一篇对比文献或一项单独而完整的现有技术方案，而不是像授权确权程序那样基于多篇对比文献或多项技术方案的组合来否定创造性进而进行抗辩。

侵权程序中这种“谦抑的”现有技术抗辩是因为在现行程序框架下，法院不能基于专利的新颖性和/或创造性来否定专利权的效力。这也导致被控侵权人无法以新颖性、创造性作为抗辩[2]。对此，为了避免诉累，采取了一种有限变通的策略，即法院针对个案变相否定专利权保护范围的理由限于新颖性+有限的创造性（注意，即使是此种情况下，若不经无效宣告程序，专利权效力仍然是成立的）。

2.方法/参数/功能限定的产品权利要求

以方法限定的产品权利要求为例，《专利审查指南》中对制备方法表征的化学产品的新颖性有如下规定：“如果申请没有公开可与对比文件公开的产品进行比较的参数以证明该产品的不同之处，而仅仅是制备方法不同，也没有表明由于制备方法上的区别为产品带来任何功能、性质上的改变，则推定该方法表征的产品权利要求不具备专利法第二十二条第二款所述的新颖性”。由此可知，在授权确权程序中，在某种程度上忽略了制备方法的限定性，默认申请人要求最大的权利范围，从而有利于以新颖性等理由驳回或无效。

但在侵权程序中，一般而言，证明不同的方法所制造的产品为同一产品，要比证明两者不同要困难得多。因此实践中法院所采取的策略往往是：即使产品似乎一样，只要不能证明方法一样，则不认定侵权。参考成都优他制药诉江苏万高药业案（最高法经典案例，（2010）民提字第158号），权利要求1中以提取方法限定的特征中有“过200目筛”这一步骤，法院认可该制备方法的限定性；但优他制药未能证明万高药业采取了“过200目筛”这一特征，因此认为被诉侵权产品并不侵权。

这种审查授权与侵权认定的不同倾向，在参数表征的或功能性特征限定的产品权利要求中也可观察到类似的情况。即，相比较而言，在授权确权程序中，倾向于增加获得授权的难度；而在侵权程序中，倾向于限缩解释专利权的垄断范围。这一比较倾向反映了专利立法在专利权和公众利益之间的平衡取舍。

3.术语解释原则的差异

在专利授权确权程序中，一般遵循“最大合理解释原则”，即基于权利要求的文字记载，结合对说明书的理解，对权利要求作出最广义的合理解释。这一原则在精工爱普生株式会社诉专利复审委员会案（最高法典型案例，（2010）知行字第53-1号）、李某与国家知识产权局诉郭某、沈阳天正输变电设备制造有限责任公司案（最高法典型案例，（2014）行提字第17号）等中有重复论述：“若说明书对该用语的含义未作特别界定，则原则上应采用本领域普通技术人员在阅读权利要求书、说明书和附图之后对该术语所能理解的通常含义，避免利用说明书或者审查档案对该术语作不适当的限制，以便对权要是否符合授权条件和效力问题作出更清晰的结论，促使申请人修改和完善专利申请文件，提高专利授权确权质量”。

而在专利民事侵权程序中，现行司法解释中的规定为：“人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。”[3]

在精工爱普生株式会社诉专利复审委员会案的判定中，最高法认为，“如果专利保护范围字面含义界定过宽，出现权利要求书得不到说明书支持、将现有技术包含在内或者专利审查档案对该术语的含义作出过限制解释因而可能导致适用禁止反悔原则等情形时，可以利用说明书、审查档案等对保护范围予以限制”。

在戴森技术有限公司诉苏州索发电机有限公司案（最高法经典案例，（2017）最高法民申1461号）中，由于戴森公司在与涉案专利享有共同优先权的相关专利的授权确权阶段的意见陈述中明确“电源线”并非“电源”，则在侵权诉讼中对“电源”包含“电源线”的解释未得到最高法的支持。

在宋建文诉明导（上海）电子案（最高法经典案例，（2008）沪一中民五（知）初字第182号）中，权利人辩称其权利要求中的“可以”即表示也“可以不”，对此，最高法虽然承认这一字面含义上的解释，但最终判定“在考虑了原告专利审查档案中的有关内容后，这样进行解释就难以成立”。

综合可见，在对现有技术的应用上，授权确权程序可以引用多篇现有技术文献来评判专利的可授权性，但在民事侵权程序中的现有技术抗辩则往往限于一个单独且完整的现有技术方案。另外，在对保护范围的判定上，授权确权程序在保护范围的判定标准上有“从宽”考虑的倾向，从而使得专利申请的新颖性更容易被破坏，进而引导申请人为了获得授权以及为了权利的稳定性而限缩保护范围，尽可能促进公众利益。但在民事侵权程序中，法院对侵权判定则尽可能审慎，相对而言，在保护范围的判定标准上有“从严”倾向，倾向于认可制备方法、参数、功能性特征等的限定作用，并可以参考审查档案等中的限制性陈述来限缩性地理解保护范围。这些都提醒专利申请人在授权确权程序中须注意语言的准确性和适当性。

参考文献（上下滑动阅览）

【1】崔国斌，《专利法：原理与案例》第二版，第654-656页

【2】最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（2009）第14条第2款

【3】最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（2009）第3条

作者：顾营安 褚瑶杨

编辑：Sharon