唯品会成功无效“微品仓”商标

本文来源|万慧达知识产权

作者|沈嘉、阮澜

一、案情概要

2022年6月10日,唯品会(中国)有限公司(下称“唯品会公司”)与国家知识产权局、上海微芹信息科技有限公司(下称“微芹公司”)的商标权无效宣告请求行政纠纷终审判决,北京高级人民法院驳回了微芹公司与国家知识产权局的上诉,维持原判,即撤销国家知识产权局作出的[2020]第245961号关于第18503015号“微品仓”商标(下称“诉争商标”)无效宣告请求裁定并重新作出裁定。

(一)涉案商标信息

(二)商标无效宣告阶段

唯品会公司认为,1、诉争商标与唯品会公司第6923149号“唯品会”商标、第13257399号“唯品会VIPSHOP.COM”商标构成相同或类似服务上的近似商标。2、引证商标一经宣传使用已达到相关公众熟知程度,诉争商标是对申请人驰名商标的复制、摹仿,易使消费者对服务来源产生误认,其行为违反了诚实信用原则,易产生不良社会影响。综上,依据2013年《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第七条、第十条第一款第(七)、(八)项、第十三条第二款、第三款、第三十条、第四十四条第一款等规定,请求宣告诉争商标无效。

2020年9月25日,国家知识产权局做出被诉裁定,认定1、第18503015号“微品仓”商标与引证商标一、二未构成近似商标,诉争商标的注册未构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似服务上的近似商标。2、唯品会公司提交的证据虽然能证明引证商标一具有较高知名度,但诉争商标与引证商标一未构成近似商标,诉争商标的注册不会误导公众,致使唯品会公司利益可能受到损害,并未构成《商标法》第十三条第二款、第三款所指之情形。3、诉争商标的申请注册不构成2013年《商标法》第十条第一款第(七)项、第(八)项所指的情形。4、诉争商标的申请注册不构成2013年《商标法》第四十四条第一款所指的情形。因此,诉争商标维持有效。

(三)行政诉讼一审阶段

唯品会公司不服被诉裁定,向北京知识产权法院提起行政诉讼,请求法院判决撤销被诉裁定,并判定被告重新做出裁定。

经审理,北京知识产权法院认为,关于同一种或类似服务。诉争商标核定使用的进出口代理等服务与引证商标一、二核定使用的进出口代理等服务在服务对象、内容、方式方面相同、相近或具有较强关联性,构成同一种或类似服务。关于近似商标。诉争商标由文字“微品仓”组成,引证商标一、二分别由文字“唯品会”“唯品会vipshop.com”组成。诉争商标与引证商标一、二相比较,在呼叫、文字构成、整体外观方面相近,加之在案证据显示诉争商标在实际使用中与引证商标一、二视觉效果较为相似,相关公众在隔离对比时施以一般注意力不易区分,故诉争商标与引证商标一、二已构成近似商标。若允许原告将诉争商标使用在与两引证商标核定服务相同或相类似的服务上,将会导致相关公众认为诉争商标与两引证商标所标示的服务来源于同一主体,或服务的提供者之间存在某种关联,从而产生混淆误认。据此,被诉裁定关于诉争商标与引证商标一、二未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标,诉争商标的注册未违反2014年商标法第三十条之规定的认定有误。

此外,唯品会公司在行政程序中提交的证据中有其质证意见且落款日期在规定期限内,而被诉裁定中载明未提交质证意见。国家知识产权局是否对该质证意见予以评述虽不影响本案实体结论,但法院据此推定被诉裁定存在程序瑕疵

因此,北京知识产权法院适用2014年商标法第三十条的规定对唯品会公司商标予以保护,判决撤销被告国家知识产权局作出的[2020]第245861号关于第18503015号“微品仓”商标无效宣告请求裁定并重新作出裁定。

(四)行政诉讼二审阶段

微芹公司和国家知识产权局都不服一审判决,向北京市高级人民法院提起上诉。

微芹公司的主要上诉理由为:1.被诉裁定认定事实清楚,适用法律正确。(1)诉争商标的注册未违反2014年商标法第三十条的规定。(2)诉争商标的注册未违反2014年商标法第十三条第二款、第三款的规定。2.唯品会公司在其向国家提交过的三份《商标无效宣告答辩理由书》均中主张“唯品仓”商标与“微品仓”商标不构成近似,本案诉争商标“微品仓”与引证商标一、二的差别更大,不应认定相似。3.原审判决对微芹公司提交的证据未作详细评述,忽略了重要事实。(1)唯品会公司对引证商标一使用的简单颜色组合不具有显著性。(2)唯品会公司力图掩盖其第32454895号“唯品仓”商标侵害诉争商标在先权利的事实。(3)唯品会公司存在恶意诉讼行为。

国家知识产权局的主要上诉理由为:诉争商标与引证商标一二的显著识别文字部分在文字构成、呼叫等方面存在较大差别,未构成近似商标。

北京市高级人民法院审理后认为,关于相同或类似服务,诉争商标核定使用服务与引证商标一、二核定使用服务在服务的对象、内容、方式等方面相同或具有较强关联性,诉争商标核定使用服务与引证商标一、二核定使用服务构成同一种或类似服务。

关于商标近似。商标近似是指两商标相比较,其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似,易使相关公众对服务的来源产生误认或者认为其来源与另一商标的服务有特定的联系。诉争商标为“微品仓”,引证商标一为“唯品会”,引证商标二由“唯品会”与“vipshop.com”组成,“唯品会”为其显著识别及主要认读部分。将诉争商标与引证商标一、二相比较,以相关公众的认知水平,诉争商标与引证商标一、引证商标二的显著识别及主要认读部分文字构成、读音相近,构成近似商标。若诉争商标与引证商标一、二共存于核定使用的服务上时,综合考虑引证商标一、二的知名度等因素,相关公众施以一般注意力,在隔离对比的情况下,易导致对服务来源产生混淆误认,或者认为二者有特定联系。因此,诉争商标与两引证商标构成使用在同一种或类似服务上的近似商标。关于诉争商标的注册是否违反2014年商标法第十三条第二款、第三款的规定,本案中并无评述之必要。

微芹公司在二审中提交了三份唯品会公司向国家知识产权局提交的《商标无效宣告答辩理由书》,用以证明唯品会公司主张“唯品仓”商标与“微品仓”商标不构成近似,进而主张本案诉争商标“微品仓”与引证商标一、引证商标二的显著识别及主要认读部分“唯品会”存在两字之差,更加不应当认定为近似商标。对此,北京市高级人民法院认为,判断诉争商标与引证商标是否构成使用在同一种或类似服务上的近似商标,应当以相关公众的一般注意力为标准,既要考虑商标标志构成要素及其整体的近似程度,也要考虑相关商标的知名度、所使用服务的关联程度,以是否容易导致混淆作为判断标准。商标评审采取个案审查原则,不同个案涉及证据、事实往往并不相同。微芹公司提交的相关证据,不宜作为本案认定诉争商标与两引证商标是否构成使用在同一种或类似服务上的近似商标的当然依据。

针对微芹公司提出的唯品会公司对引证商标一使用的简单颜色组合不具有显著性、唯品会公司力图掩盖其第“32454895”号“唯品仓”商标侵害微芹公司商标权的事实、唯品会公司存在恶意诉讼行为等上诉主张。北京市高级人民法院认为,微芹公司上述上诉主张均非本案的审理范围,不予评述,微芹公司可通过其他途径寻求救济。

综上,北京市高级人民法院认定原审判决认定事实清楚,适用法律正确。微芹公司与国家知识产权局的上诉理由均不能成立,对其上诉请求,不予支持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定,判决驳回上诉,维持原判。

二、案件评析

(一)商标授权确权案件中商标近似的判断标准

本案的争议焦点在于诉争商标与引证商标是否构成近似,在判断何为近似商标的问题上,国家知识产权局、北京市高级人民法院和最高人民法院分别规定了近似商标的判断标准:

国家知识产权局的《商标审查审理指南2021》第240页规定:“在商标注册审查中,判定相同、近似主要考虑商标标志本身的近似程度。在其他程序中,则在判定商标标志相同、近似的基础上,还应考虑以下因素,综合判断商标使用在同一种或类似商品或者服务上是否易使相关公众对商品或服务的来源产生混淆。”其中,“以下因素”包括在先商标的显著性和知名度、相关公众的注意程度、商标申请人的主观意图,以及其他相关因素,比如商标申请人所处地域、商标的使用方式、商标申请人与引证商标权利人是否属于同行业等。

《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》中规定:“适用商标法第三十条、第三十一条时,可以综合考虑商标标志的近似程度、商品的类似程度、引证商标的显著性和知名度、相关公众的注意程度以及诉争商标申请人的主观意图等因素,以及前述因素之间的相互影响,以是否容易造成相关公众混淆为标准。商标标志相同且指定使用的商品相同,可以直接认定违反商标法第三十条、第三十一条的规定,无须考虑其他因素。将引证商标的整体或者显著识别部分作为诉争商标构成要素的,可以认定构成商标标志近似。”

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》中规定:“当事人依据商标法第十三条第二款主张诉争商标构成对其未注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效的,人民法院应当综合考量如下因素以及因素之间的相互影响,认定是否容易导致混淆:(一)商标标志的近似程度;(二)商品的类似程度;(三)请求保护商标的显著性和知名程度;(四)相关公众的注意程度;(五)其他相关因素。”该规定也适用于非驰名商标之间的近似判断。

通常情况下,商标近似的判断不仅要对商标标志的近似程度进行对比,考虑文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构是否相似,或者其立体形状、颜色组合是否近似,更要综合考虑商品或服务的类似程度、引证商标的显著性和知名度、诉争商标申请人的主观态度以及商标的实际使用情况,综合判断诉争商标是否会导致相关公众对商品或服务的来源产生误认。

本案中,国家知识产权局商标局认为诉争商标与引证商标一、二不近似,因此也不会误导公众,有循环论证之嫌。而北京知识产权法院充分考虑了诉争商标在实际使用中与引证商标一、二视觉效果较为相似这一因素,认定存在商标混淆可能性。北京市高级人民法院肯定了诉争商标与引证商标一、二显著识别及主要认读部分文字构成、读音相近。可见本案在三个阶段的审理中侧重点都有所不同。如果对商标标志本身的近似先给予程度上的评价,再进行混淆可能性(即法律意义上的近似性)的判定,就能把商标标志本身的近似性与混淆可能性分开进行论述和评价。这可能更符合《商标法》第30条意义上的“商标近似”的判断方法和标准。

(二)商标授权确权案件中自认的效力分析和禁止反言原则的适用

本案中微芹公司提交了三份被上诉人在其他案件中做出的《答辩理由书》,认为被上诉人在《答辩理由书》中承认“唯品仓”与“微品仓”未构成近似,因此“微品仓”与“唯品会”也不构成近似商标,被上诉人构成自认。

作为一项重要的证据制度,自认制度源自当事人的诉讼处分原则,效力基础在于诚实信用原则和禁止反言原则,主要体现在民事诉讼中。《行政诉讼法》中虽无相关规定,但在行政诉讼司法实践中,亦有适用禁止反言原则和自认规则的空间。例如,《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》第六十五条规定:“在庭审中一方当事人或者其代理人在代理权限范围内对另一方当事人陈述的案件事实明确表示认可的,人民法院可以对该事实予以认定。但有相反证据足以推翻的除外。”第六十六条规定:“在行政赔偿诉讼中,人民法院主持调解时当事人为达成调解协议而对案件事实的认可,不得在其后的诉讼中作为对其不利的证据。”第六十七条规定:“在不受外力影响的情况下,一方当事人提供的证据,对方当事人明确表示认可的,可以认定该证据的证明效力;对方当事人予以否认,但不能提供充分的证据进行反驳的,可以综合全案情况审查认定该证据的证明效力。”《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条亦强调:“人民法院审理行政案件,关于期间、送达、财产保全、开庭审理、调解、中止诉讼、终结诉讼、简易程序、执行等,以及人民检察院对行政案件受理、审理、裁判、执行的监督,本法没有规定的,适用《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定。”

一般情况下,只有本案诉讼程序中的自认才具有效力,本案程序外的自认不发生法律上的效力。但在商标授权确权案件中,行政诉讼审查的对象是国家知识产权局做出的行政决定/裁定是否具有合法性。当国家知识产权局基于依赖依据当事人的自认作出了具体行政行为,当事人不得随意否定此前已经作出的言论或行为。因此,当事人在行政确权程序中的自认对自身以及其他当事人均具有约束力,尤其在国家知识产权局已经就当事人作出的自认行为予以信赖并依此行事的情况下,当事人不得在后续行政诉讼中随意反言。

但是,当自认的内容是诉争商标与引证商标是否构成是使用在同一种或类似商品上的近似商标时,需要法院根据商标近似判断标准来评价二者共存是否会使相关公众对商品来源产生混淆误认,不宜直接确认自认的效力,而应当依据在案证据进行审查后确认,或者不予评述。

如果当事人在本案行政确权程序和后续行政诉讼中并未自认,而只是在他案中对某些事项予以主张或认可,其目的是这样主张对其在他案中更有利。这种在他案中的自认不具备在本案中自认的效力,否则就违反了处分原则。当然,对方可以将其作为证据提交给法院,但法院应结合其他证据而不能仅以当事人的案外自认来认定本案事实。

本案中,微芹公司提交的唯品会公司在其他商标无效宣告请求案件中的答辩不构成在本案或此前的行政确权程序中的自认,因为本案与三个他案涉及的事实不同。唯品会公司在本案中主张争议商标和引证商标构成近似,并非做出与之前行为、言辞不同的表述,没有违反禁止反言原则。

即使构成自认,也属于商标近似判断的自认,需要法院审查后进行确认或不予评述,不能直接将自认作为本案事实认定的依据。

北京市高级人民法院的判决支持了唯品会公司的观点。

来源:万慧达知识产权

编辑:梵高先生

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