中国专利申请进入美国途径的比较和浅析

本文来源:美国盛智律师事务所

作者:尚鹏举 罗文君 陈维国

近年来,中国企业日渐注重科技的研发与投入,越来越多拥有自主知识产权的产品和服务希望进入国际市场。美国作为世界上最重要的经济体之一,是不少国内企业进入国际市场的首选。对于中国企业而言,在有了新发明新产品之后,往往首先会在中国提交一个专利申请,然后再进行国际专利布局。本文将介绍如何基于中国专利申请进入美国获得相应的专利保护。

一、中国专利进入美国的途径

巴黎公约(Paris Convention)途径

《保护工业产权巴黎公约》简称巴黎公约,签署于1883年。在巴黎公约下,如有中国专利申请的前案,则可以从巴黎公约的成员国中选择一些目标国家市场,并在前案申请递交后的一定期限内(发明和实用新型为12个月,外观设计为6个月)向目标国家递交专利申请,要求中国前案的申请日作为优先权日。

专利合作条约(Patent Cooperation Treaty,简称PCT)途径

PCT是一个较新的条约,签署于1970年。相较于巴黎公约途径,PCT途径在延迟专利申请的时间和程度上有很大区别。具体而言,申请人可以在中国前案申请递交后的12个月内递交PCT申请,然后在从中国前案申请日起30个月内向目标国家递交专利申请。

PCT申请分为两个阶段:第一阶段是国际阶段(international phase),第二阶段是国家阶段(national phase)。在第一阶段,国际审查机构会对PCT申请进行初步审查和初步评估。基于此初步评估,专利申请人可以对专利进行一些调整,并在30个月的期限到达之前进入目标国家。这30个月的期限是非常有价值的,专利申请人可以利用这段时间充分评估目标市场和专利的经济价值,以便作出更好的决策。

美国作为PCT的成员国之一,其特别点在于,美国专利局允许PCT申请不经过国家阶段,而是通过另外一条路径进入美国,也即旁路申请(bypass continuation)。具体而言,PCT申请的国家阶段仍受PCT法规的限制,而旁路申请是把PCT申请作为一个母案(parent application),然后基于这个母案在美国申请一个续案(continuing application),也即美国的本地申请,对其的审查也将按照美国的专利审查指南进行,相当于绕过了PCT法规。

两者的具体区别如下:

第一方面的区别是,申请文件是否允许修改,这也是两者最重要的不同。在提交PCT申请之后,如果选择通过国家阶段进入美国,那么提交的申请文件必须与PCT国际公布文本保持一致,而无法做出除格式改动以外的大修改。旁路申请的专利申请人则可以对专利申请文件进行较大的修改,这就给了专利申请人很大的灵活性。根据以往经验,我们发现在中国提交的前案申请里,会有很多不符合美国专利审查制度的地方。例如,很多中国专利的申请人会撰写一些模块化权项(module claim),这样的写法在美国专利法下会被认定为功能性限定(means-plus-function),会用说明书里的实施例来解释这样的限定,导致权项的范围被解释的过窄,所以不是特别理想。如果中国的前案申请中有这样的模块化权项,我们通常会建议在旁路申请的时候做出相应的修改。

第二方面的区别,是费用问题,但是区别不大。在提交PCT申请之后,如果选择通过PCT国家阶段进入美国,则必须在进入此阶段时提交申请费。而通过旁路申请进入美国则可以延迟提交申请费,之后缴纳延迟费(160美金)即可。延迟提交申请费的好处在于,如果申请人发现申请的价值不大或者决定变更目标市场,则可以通过不交申请费来放弃申请,省下不必要的费用。

第三方面的区别,是进入美国以后,有没有加速审查(Track One)的选择。Track One是美国专利局设置的一个VIP通道,允许多交一定的费用要求快速审查。如果选择通过PCT国家阶段进入美国,则不存在Track One的选择,也即不允许交钱走快速通道。

第四方面的区别,是分案的可能。如果一件专利申请里包含多项发明,美国审查员可要求申请人把一件申请分成多件申请。如果选择通过PCT国家阶段进入美国,审查的标准将按照PCT标准,该标准称为发明的单一性(unity of invention)。如果选择通过旁路申请进入美国,则按照美国当地法律的标准进行审查,该标准称为限制性要求(restriction requirement)。理论上单一性的标准比限制性要求要宽松一些。比如,若一项发明包括一个插头和插座,且需要两者非常有效的结合起来,那么在单一性的标准下,可以把插头和插座分为两个独立权项写在同一个专利申请里。而在限制性要求下,审查员可以要求申请人将插头和插座的独立权项分成两件专利申请。

我们发现在2015-2020年之间,通过PCT国家阶段进入美国仍为传统方案,而旁路申请的比例有在逐年增加。在常见的软件、硬件、网络等领域,旁路申请的比例达到了30-35%。可见,旁路申请逐渐成为了一个流行的选择。从审查速度来讲,旁路申请相较于PCT国家阶段会有一些优势。

综上所述,如果有中国的前案申请想要通过PCT途径进入美国,我们建议考虑旁路申请。其中最重要的一个原因是,通过美国当地的律师根据他们的工作经验对中国前案申请做的修改和润色,美国的专利申请会更符合美国审查员对于专利撰写的要求。很多情况下,美国有经验的职业律师可以大致预料到审查员会有哪些拒绝理由,并在提交申请之前进行针对性的修改。这样一来便可能省下一个或多个审查意见(Office Action)的程序,拿到授权的速度也会快很多,并且可以减少支出。总体来说,速度越快越省钱。

二、专利进入美国后加快审查速度以更快拿到授权的方法

第一个方法是Track One,前文已做介绍。对于大型企业来说,费用为4200美元,而对于小型企业则是2100美元。需要注意的是,Track one不是无条件就可以申请,每年会有数量上的限制。根据2021新的法案调整,已从1200个案件增加到1500个案件。

Track One对于申请有若干好处。第一个好处在于提高审查速度。根据我们的经验,提交了Track One的申请可能会在3-6个月收到第一次审查意见,而如果未提交Track One则可能会等待1-3年不等。另一个好处在于节省申请费用。我们发现,在交了4200美元申请Track One之后,很多审查员积极地推进申请进程,例如主动打电话或者在会晤中提出如何修改可以解决存在的问题,以帮助我们获得授权。所以,虽然前期要交4200美元,但在后期申请人可以省下答复审查意见的费用。如果省下的是一个最终审查意见 (Final Office Action),还能再省一笔RCE (Request for Continued Examination) 的费用(第一次RCE为1360美元,第二次起为2000美元)。所以,在很多申请里,虽说提交Track One申请的时候多交了4200美元,但最终下来可能会节省费用。

第二个方法是PPH(Patent Prosecution Highway)。使用PPH的前提一般是有一个专利审查机构已经对专利进行了审查,比如中国、日本、欧洲专利局已经对这个专利进行了审理,并形成了一份有利的审查报告,显示此专利里有哪些权项是可以授权的。在这种情况下,申请人可以递交PPH申请给美国专利局,表达自己已经从中国、欧洲或日本专利局拿到了正面(positive)的审查结果,并把美国的申请按照其他国家已经授权的权项来修改。如果符合PPH要求,美国专利局会批准PPH,然后加速审查申请。

以上简单介绍了进入美国的途径和加速审查的方法。如果读者对美国专利申请有任何问题,欢迎联系我们。

来源:盛智律师事务所

编辑:梵高先生

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