在此背景下，知产前沿特别邀请到江苏省知识产权保护与发展研究院副院长、司法中心主任姚兵兵参与访谈，本次访谈探讨了FRAND原则的适用、市场调节机制对于确定专利许可费用的重要作用等热点问题，深度解读了在当前国际形势下我国企业应怎样加强自身的专利布局、以及中国企业在参与国际标准必要专利谈判及诉讼中需要注意的关键事项，并就国际平行诉讼不断增多的情形提出了司法层面的专业建议，现知产前沿将与姚兵兵老师的访谈内容整理成文，以飨读者。

姚兵兵，江苏省知识产权保护与发展研究院副院长、司法中心主任，二级高级法官、原南京知识产权法庭庭长。

SEP市场稳健发展，诚信谈判促成合作

Q1：请您为我们简单介绍一下国际上标准必要专利的行业分布状态，以及目前我国企业的SEP拥有量、专利实力如何？

姚兵兵：随着经济全球化和技术变革快速发展，国际标准与专利紧密结合是当今标准化工作和知识经济发展的重要特征。技术专利化、专利标准化、标准国际化是很多产业尤其是高新技术产业的知识产权发展最佳选择，越来越多的专利被纳入技术标准，可以说几乎所有的国际标准都涉及必要专利。

为了确保全世界范围内技术与系统的兼容性，国际标准化组织（International Organization for Standardization，ISO）是世界上最大、涵盖领域最广泛的非政府性国际标准化机构，其宗旨是促进全球范围内的标准化及其有关活动，以利于国际间产品与服务的交流，以及在知识、科学、技术和经济活动中发展国际间的相互合作，目前其成员包括164个国家的标准组织。到2019年，ISO 已经出版了22919个国际标准和相关文件，涵盖了几乎所有行业，从技术到食品安全，从农业到医疗保健等。目前，ISO 共有248个技术委员会分管不同专业领域的标准制定工作，各技术委员会还下设多个分技术委员会。现行国际标准采用的分类法（ICS），是ISO 编制的标准文献分类方法。ICS 是一个三层结构的等级分类法，共有40个大类、392个类目、909个小类。

据有关学者通过对ISO官方披露的所有标准必要专利信息研究，截止到2019年底，经对标准必要专利的统计分析，ISO 248个技术委员会中，至少有39个技术委员会涉及标准必要专利，占比15.7%，涉及产业范围相对较狭。其中ISO 的绝大多数标准必要专利都与信息技术联合委员会（SO/IEC JTC 1）制定的标准相关，其标准必要专利数量占到了ISO 标准必要专利总量的84%，而该领域内更多地又集中在音视频和多媒体编码技术领域。除了信息技术之外，标准必要专利在其他技术委员会的分布前几位涉及农林机械、焊接及相关工艺、智能交通系统、道路车辆。所涉及的技术行业差异如此之大，一方面与信息技术的飞速发展有关，另一方面也突显出信息技术产业的竞争中知识产权的重要地位。中国目前仅涉及3个技术委员会，因此增加标准必要专利数量，拓宽标准必要专利涉及领域将是今后我国标准专利领域的工作重点。

据统计，持有ISO 标准必要专利数量排名前的十国家，美国位于首位，其他分别是韩国、芬兰、日本、德国、法国、荷兰、奥地利、中国、澳大利亚。中国企业或机构持有ISO标准必要专利104件，排在第9位，与发达国家相比在技术领域和标准必要专利数量上还具有较大的差距。同时，对提交的标准必要专利及其涉及的标准进行统计（2019年3月），标准必要专利排名前3位的是三星电子、汤姆森许可、诺基亚，排名前10 的企业所提交的专利数量占到全部ISO标准必要专利数量的73.82%。值得一提的是，排名前10 的机构中没有中国企业或研究机构，目前国内向ISO 提交专利数量最多的企业是西电捷通（CHINA IWNCOMM），其专利数量排在第20 位。

除ISO外，还有几个重要的国际标准组织——国际电工委员会（IEC）、国际电信联盟（ITU）、欧洲电信标准协会（ETSI）等。

Q2：您认为标准必要专利纠纷的核心问题是什么？目前国际通用的“FRAND原则”中的公平、合理较为笼统，参考意义大于实际意义，而国际上目前也缺少公认的确定专利许可费用的方案，对于这一传统问题，您认为有什么较好的改进措施吗？

姚兵兵：标准必要专利纠纷的核心问题当然是许可费的确定。说的更直白或干脆俗到底，其核心问题那就是——谈钱。当然这里更准确表达应有附加条件，即SEP的核心问题是符合FRAND原则的许可费率确定问题，或者换句话说就是确定公平合理无歧视的许可费率。理想状态的FRAND许可费率是综合考虑了标准必要专利价值、产品利润贡献率、市场贡献率、专利研发成本等因素后，而量化出一个费率。但实际要计算出这样一个FRAND许可费率非常复杂，基本不可行。人们常说“能用钱解决的问题，就不是问题”，但在SEP领域谈钱（谈判）还真是个大问题，而且在全球范围内愈演愈烈，老问题没解决新问题又接踵而来。因为SEP的持有人加入标准组织就意味着在相同许可条件下给予实施者以实施相关标准必要专利为前提，即双方对许可费谈妥而接受，所以SEP有关纠纷都是与许可费无法达成协议而起。正如您所说FRAND原则中的公平、合理含义较为笼统宽泛，但其还是对于标准必要专利双方许可谈判中具有实际意义，而并非仅是参考意义。

具体而言，尽管FRAND原则已经被世界各国普遍接受，但究竟如何理解其内涵，又如何根据这一原则计算许可费率，仍缺乏统一的认识，这也给司法实务处理此类纠纷带来很多不便。有学者认为，所谓“公平”就是意味着专利持有人不漫天要价，以一个不太高的许可费为代价提供授权。而另一些学者则认为，“公平”即授权协议中不包括额外的、强迫专利实施者使用非必要专利的限制性条件。对其中的“合理”而言，主要考察SEP许可费率的高低是否合适。我们知道，如果SEP的许可费率过高，就会损害下游企业的生产积极性，造成社会福利的损失，而如果SEP的许可费率过低，则会损害上游专利持有人的研发积极性，阻碍创新，合理的许可使用费就是要让这两害相较取其轻。但从不同角度同样可以对合理作不同的解释和判断。最后FRAND原则中的“无歧视”的含义，一般认为，是指SEP持有人不能针对不同的专利实施者要求不同的许可费率，从而可以保证所有的实施者可以在下游市场上公平竞争。当然“无歧视”并不是对所有的专利实施者都一视同仁整齐划一，而只是说在类似的交易条件下，对具有类似交易情况下的专利实施者应当要求类似的许可费率。简而言之，该原则中合理与无歧视二者旨在将“饼”做大，而公平要素则主要在于“饼”的分配。至于FRAND原则法律性质、涵义等虽然在法学和经济学理论及学术上有不同的争议和理解，但该原则对于在标准必要专利中的作用却是至关重要的，且是各方均须遵守并作为处理问题的依据，而非可有可无。这里我仅从司法实务角度对FRAND原则在处理SEP纠纷中如何适用简单提示一下核心要点，现在大家都普遍接受了德沃金的观点即法律并不仅仅是由法律规则组成，也包括法律原则。我们知道，规则在法律适用时，是以完全有效或者完全无效的方式运用，而法律原则的适用方式是衡量或平衡，因此，在司法实务处理具体案件时，对公平、合理、无歧视并不是等量齐观的，而是根据个案证据认定原被告双方在诚信谈判中的所作所为是否都遵守了该原则，或一方有过错，亦或双方都有过错或无过错。所以说，该原则的特殊性在我国法院审理SEP纠纷司法裁判中，主要存在补充诚信义务查明、限制权利行使方式、解释双方谈判过程及内容，最终指导法律适用并确定法律后果。这里还有法官内心确信中对公平合理无歧视具体考量的平衡的方式是一种理性方式，这种方式对于相互补充的原则内容在具体个案中的分量、相互联系的原则涵义的抽象重量以及原则涵义的经验性前提的可信赖度加以全面衡量后而予以适用，力求符合事实和有限证据证明的裁判结果。

正因为该原则内涵的模糊性和无强制约束力，实践中的理解差异使得标准必要专利法律纠纷的解决思路存在不确定性。正如您所说，国际上目前缺少公认的确定专利许可费用的方案。各国司法辖区对如何合理确定SEP纠纷中的许可费率均进行了有益的尝试和探索，特别一些国家在相关案件中综合运用“自上而下法”和“可比许可协议法”为FRAND许可费确定提供了有效的路径，也为各不同国家司法辖区处理同类纠纷提供有价值的借鉴。从世界范围内各国对于标准必要专利许可费的确定的短暂历程来看，欧美国家存在不同的路径选择，欧洲倾向于通过对当事人谈判行为的约束，推动双方达成许可协议，不倾向于通过司法裁决的方式，而美国却积极推行通过司法确定费率。因此，近年来欧洲也开始大踏步地跟进，更有甚者英国采用更极端的方式一国裁决全球费率，这一判决引发全球SEP纠纷的各国平行诉讼竞赛，造成更大范围的争议，可谓雪上加霜。

要说改进措施，当然还是要对症下药，许可方与被许可方都希望FRAND许可费率能够符合各自利益，一方面被许可方希望费率能够尽可能的低；而另一方面许可方希望通过将自己的专利技术贡献到标准中去，以此获得一个比较合理的回报，弥补研发成本与风险。各方利益诉求不同，所以解决问题还得依靠当事人回归诚信谈判，当然各国司法机关更应回归理性，尽可能为双方当事人创造良好的诚信谈判空间和外界环境。实现这一愿景需要标准必要专利持有人在符合行业特点和保密前提下披露必要的专利信息以及实施者的与使用专利技术有关的经营信息等在合理范围的公开透明，对行业的竞争态势、产品的商业前景、利润空间和各种成本投入等进行量化，减少信息不对称而互不信任，从而使各方对许可市场状态有所了解，提升交易信息的透明度，实现各自在行业竞争中应获得的正当市场利益。一句话，还得靠各方坐下来通过诚信谈判来解决。   

以市场调节为核心，发挥政府引导的重要作用

Q3：目前，标准必要专利主要集中在通信领域，通信行业向移动终端行业的专利许可是横向的，其已经具备较为成熟的授权规则，但也有其他领域涉及到标准必要专利，如汽车、智能家电行业等，传统汽车行业的专利许可通常是纵向的，因此，在SEP授权过程中产生了不小的争议，如通信企业直接向零部件供应商许可专利将面临谈判破裂后的极大追责风险等，您如何看待这种跨行业间SEP谈判所出现的争议？对于这种现象，您认为是否应由政府机关出面进行引导，或是顺应市场自发调节？

姚兵兵：对您所提的问题，我想更重要的肯定还是发挥市场的作用。因为基于技术进步和发展，带来市场竞争格局的变化，这是市场变化而引起，当然还应回归市场本身，无非是针对不同行业特点发挥标准必要专利的作用和价值，推动汽车行业的升级换代。我们有理由相信市场调节机制和尊重契约自由与意思自治原则在市场中对于任何行业都是根本。汽车行业正处于智能化、网联化、新能源化的变革期，各个细分行业方兴未艾，新技术、新产品层出不穷，产业链的分工界限变得模糊。随着通信行业更新迭代快速发展，通信和汽车产业需融合发展已成大势所趋，车上网联功能也越来越多，伴随着网联功能发展，主要涉及智能网联汽车、移动智能终端、车联网服务平台以及多种类型网络通信的多级、多域的防护体系，综合运用安全分级、访问控制、加密技术、入侵检测技术等，上述这些均与通信技术相关，因此出现了汽车标准必要专利跨界问题。而在通信行业许可经过多年的实践，在3G和4G时代，标准必要专利的许可主要集中在通信产业内部的上下游企业之间，而智能手机产品在3G和4G时代持续发展、趋于成熟，因此交易各方对智能手机产品的商业前景、利润空间和成本构成相对都比较清晰。同时该行业对3G和4G全球累积许可费率基本达成了行业共识，另外智能手机产品的趋同性也为寻找“可比许可协议”奠定了基础，因为可比许可协议首先要求拟进行对比的许可协议的许可标的、交易对象具有可比性，形成了一定的市场交易规则。而对于汽车行业最开始因用于车上的通信功能有限，主要是高德和华为，因为最早国内没有芯片，如果不交许可费就不给你供芯片，所以逐步形成以产品作为计费单元，按照百分比计费的模式。相比之前各代际通信标准，5G时代是“万物互联”的时代，5G标准必要专利许可将更多地呈现出跨行业、跨技术领域许可的特点。汽车产业和通信产业在专利许可方面的纠纷，可以预见在5G时代只会更普遍、更激烈。

通信技术在物联网（IoT）的广泛应用，使得跨行业许可成为5G时代标准必要专利许可的一个突出特点。然而，不同产业的不同供应链结构和新产品商业前景的不确定性，可能会给5G时代的标准必要专利许可谈判带来挑战。技术的跨界运用，特别是标准必要专利的在不同行业的实施必然会不适应有争议。据了解，目前在汽车行业来说，以前和通信行业关系不是特别大，特别是整车企业基本上都是模式相对单一，供应零部件必须通过合同的形式解决知识产权的问题，同时整车企业零部件数量，要远比通信行业手机数量大得多。从国外已发生的诉讼可以看出，通信企业希望向整车厂进行许可，而车企则认为应该由零部件供应商获得相关标准必要专利的许可。汽车产业过去的惯例是，由零部件供应商去处理该零部件可能涉及的专利许可谈判，并将相关专利许可费计价到零部件成本之中，在以零部件产品专利和产品制造方法专利为主的许可模式中是可行的。而在5G技术条件下，通信企业提供的更多是整套技术解决方案，而非一件车载单元产品设计或其制造方法。当通信企业用方法专利来保护其中某个技术方案时，该方法专利只有当车载单元安装进汽车之后，在车辆驾驶过程中遇到该接入需求时，才会被真正实施。这种在通信领域所谓常见的多主体分别实施的行为，从专利保护范围来讲，该零部件厂商的生产和销售行为属于法律上的间接侵权行为。如果专利许可谈判破裂，专利权人仍需要将整车厂和该零部件厂共同作为被告而提起诉讼。

从欧美已产生的诉讼争议来看，现在可以大体分为两种止许可模式，一种Avanci阵营：整车级许可，以诺基亚、康文森、夏普为主；另一种戴姆勒阵营：组件级许可（TCU），以戴姆勒、Continental、华为为主。两种模式各有优势，这也与不同通信企业各自所持有的专利技术优势或运用于零部件产品有关。从标准必要专利在通信行业已产生纠纷和诉讼的历程可以预见，在汽车和通信行业的诉讼大战将不可避免。因此，我国汽车厂商必须未雨绸缪提前掌握规则，适应新的市场变化环境，积极做好应对。

在发挥市场作用中，对于标准必要专利在汽车行业的许可，可以简单归结为变与不变。其变化的是行业特点不同，而不变的则是所涉利益各方都必须参与进许可谈判之中。除对原通信行业许可中特别是移动通信行业已相对成熟的交易规则外，针对汽车行业首先应建立协商处理行业差异原则。汽车行业和通信行业差异非常明显，应该充分考虑双方行业特点和商业惯例，当前汽车标准必要许可模式也应针对行业特点而存在差异，各方当事人以积极和善意的方式进行谈判协商，寻求双方都可以接受的模式。针对标准必要专利许可费计算基数，应以标准必要专利技术对汽车起到实际贡献的汽车产品作为计费基础，同时应避免将与标准技术无关的其他汽车产品纳入许可费计算基数。寻求合理许可费的计算方式，在基数、许可考虑因素、累计许可费率限制、兼顾各方合理市场利益方面最大限度达成共识，这方面市场具有天然的调节作用。在欧洲、德国已开始尝试向整车厂收取专利许可费，特别是成立Avanci平台之后，权利人先后和宝马、大众已达成和解，对于汽车厂商来讲形势不容乐观。

当然在国际范围内SEP话语权之争越来越多，包括欧盟、美国，从政府层面都在想抢占标准必要专利的话语权。我国汽车产业规模巨大，政府也应发挥必要的指导作用，并运用好防止知识产权滥用的法律手段加强对许可市场的监管。协调好保护、反垄断和公平竞争之间的关系。同时根据中国汽车行业的现状和特点，政府部门可组织企业成立汽车行业的知识产权联盟或联合组织协会，大家联合起来一起共同应对可能的通信技术领域的专利许可谈判和诉讼，以不断促成一个相对公平、合理和无歧视的知识产权营商环境。抓紧制定出汽车标准必要专利许可指南，对市场加以引导，对企业行为加以规范，在此基础上建立符合国际规则的中国方案。 

关注技术、市场与政策，聚焦企业参与国际合作的三要点

Q4：在全球化背景下，我国企业积极参与国际竞争，并将更多的工作重心放在核心技术的开发与企业自身的专利布局上，在通信技术领域如5G行业，根据20年的《5G标准必要专利申报的事实发现研究》的报告显示，中国企业申报的5G专利族占比32.97%，越来越多的5G专利拥有主体来自于中国。您认为在我国高新技术企业逐步崛起的新态势下，企业方应当如何对自身的SEP进行保护和合理利用？

姚兵兵：特别值得关注的是，我国5G发展取得全球领先优势，截至2021年4月已累计建成5G基站超81.9万个，占全球比例约70%。5G应用分为两个层面，一个是对消费者的C端，一个是对企事业单位的B端，在B端的应用已轰轰烈烈大规模展开，中国企业在5G技术创新方面取得突破性的成果，在全球通信标准上占有一定的“话语权”，在很大程度上得益于中国企业对技术创新的大力投入和发明专利的积累。在5G技术标准方面，3GPP于2016年启动5G标准制定，2018年6月完成3GPP 5G第一个版本的国际标准。全球的通信设备商、芯片制造商、通信运营商都在积极参与3GPP 5G标准制定，参与企业数量超过100家。

按照欧洲电信标准协会（ETSI）的有关规定，企业如果认为自己持有5G标准必要专利，应在ETSI网站上进行声明。目前中国企业在5G标准必要专利声明数量占比超过38%，位列全球首位。对提交给3Gpp的技术贡献进行了统计和分析后，可以发现华为、爱立信、诺基亚、高通、中兴、三星和LG等4G标准开发商再次成为5G发展的强劲竞争者。数据显示，越来越多的中国新、老玩家参与到5G标准中来，华为、爱立信、诺基亚和高通在5G专利数量上居于前列。其中，华为3147族、中兴2561族、OPPO657族、大唐570族、Vivo238族、联想97族、HTC93族、FG Innovation(中国）30族、ITRI(中国台湾）14族。根据2021年2月国际知名专利数据公司IPLyTIcs发布的《5G专利竞赛的领跑者》报告，该报告披露了5G标准必要专利声明族的最新数量。其中，华为以15.39%的申请量位居第一，高通以11.24%占比位居第二，中兴通讯以9.81%占比位居第三。中国企业中，OPPO以3.47%的占比位居第九，大唐移动以3.44%占比获得第十名。此外，小米以2.77%比重位居第十三，vivo以2.23%占比位居第十五，联想以0.9%的占比位居第十七。另据了解，截至2020年底，华为全球共持有有效授权专利4万族（超10万件），90%以上专利为发明专利。

在5G技术创新和运用方面中国企业具有一定的领先优势，特别是在5G标准方面也较为突出，在具有技术和标准优势条件下，当然应该利用技术标准这一产业竞争的制高点，学会专利运营，采取技术与市场并重的策略，持续对现有技术场景的推广运用并加大投入，掌握对创新成果产业化关键环节的主动权，只有市场认可的专利技术才具有市场价值，标准必要专利的许可在多边贸易中占有绝对比重，因为技术标准关系到对未来产品、未来市场和国家经济利益的竞争。我们已看到中国企业的身影已学会并熟练运用专利许可方面的国际规则，对其所持有的标准必要专利对外进行许可并收取相应的许可费。2021年3月有媒体报道，华为发布《创新和知识产权白皮书2020》时，其宣布从2021年开始，在5G领域的专利费率标准为单台手机上限2.5美元，折合人民币约16元。其称希望提供的信息可以为5G技术的实施者提供透明的成本预期，增加投资的确定性，并促进5G技术的普及。华为公司为中国企业无疑是树立了一个榜样，其他已加入国际标准组织的中国企业或机构，不仅要将专利技术与标准结合自身独立实施，更为重要的是将取得的标准必要专利对外许可收取合理的许可费，标准必要专利许可费是影响技术标准市场价值的决定性因素，中国企业在专利对外许可（专利运营）方面存在严重不足，也没有形成良好的许可市场条件和环境，这一短板应及时补齐，让专利技术更广泛的运用并实现增值效应。另外，在ICT 行业与其他主要专利持有人进行了广泛的交叉许可谈判，进而达成专利许可和交叉许可协议。

Q5：近年来，我国企业处在快速发展阶段，但大部分核心技术仍然掌握在发达国家企业手中，例如，与汽车应用相关的5G技术的标准必要专利多数属于在高通、爱立信、三星等传统通信巨头，在国际贸易中不可避免地需要大量申请国外公司的SEP许可，请您为我国企业提出一些建议，在与国外公司进行商务谈判时，应当注意哪些内容？若与国外公司进行诉讼，应当注意哪些关键步骤？有哪些过去的经验可以借鉴？

姚兵兵：如果说中国正在逐渐走近世界舞台的中央，而中国企业在标准必要专利的相关领域，正以更快的步伐走近世界舞台的中央。标准的利用会带来市场的扩张，不可否认，正如您所说大部分核心技术仍掌握在发达国家企业手中。以汽车行业为例，前面也提到，在5G标准必要专利方面虽已见到不少中国企业的身影，但具有核心竞争力的还是一些老牌的外国企业占据产业价值链的高端。发达国家通过双边、多边贸易协定的形式继续维持全球技术标准定价规则，并巩固传统的价值链利益分配格局。在这样的背景条件下，我国企业在与国外公司进行许可谈判时，首先还是要熟悉许可市场和标准必要专利过往的规则和商业惯例，也就是所谓的知己知彼。正常市场条件下，不管是标准必要专利还是普通专利，只要双方在平等自愿基础上通过协商所达成的许可条件和许可费，就是“合理的”许可费。但现实并非如此简单和理想，因为标准必要专利因标准而产生的锁定效应等因素的影响，其中的变量条件、考虑因素太多太复杂，专利许可经常难以在短期内达成协议。所以，第二点就是相关企业要认识标准必要专利许可的特殊性，了解其利益分配的形成机制。我们知道在市场经济下的自由交换，其实大部分并非都是等价的，因为各市场主体对某技术的认可或评价存在差异，自由交易才会发生，交易一旦达成，就为双方都创造了价值。标准必要专利所具有的商业价值最终取决于市场需求，企业自身才是价值的最佳判断者，标准必要专利许可作为一种市场行为，当然还是应以市场规则加以调整为最优，在许可谈判时，专利持有者与实施者所达成的许可费要符合FRAND原则，而结果的达成依赖于在谈判过程中当事人达成协议的行为。谈判协商过程中并不排斥当事人提出的许可费率高于真实的FRAND费率的要约，这并不违背FRAND原则，因为在双方当事人达成共识的过程中，讨价还价理论的一个关键原则是用双方威胁点以及谈判技巧促使双方达成最终的谈判结果，这决定了双方所达成交易中获得的预期收益如何分配，双方也会为各自的下一步退让保留余地。在许可谈判中，许可人和被许可人都具有达成共识的强烈愿望，作为理性的市场主体，都有能力对许可标准必要专利所可能遇到的风险加以合理预期，并对这种风险做出合理安排。第三，是对各种市场基准的专利价值评估方法（成本法、市场法、收益法）及标准必要专利的筛选方法的了解和掌握。大家知道，由于标准组织对相关具体专利并不进行审查，因此导致标准参与者过度声明的问题。专利权人过度声明行为扭曲了特定标准包含的专利总体范围，夸大其实际技术价值贡献。因而需从技术层面对是否是标准必要加以分析，从而支付该付的许可费，不应当冤大头。最后，在谈判过程中要防止不诚信的行为，主要有：恶意磋商，即一方当事人并非为达成最终的标准必要专利许可协议而谈判，而仅是将谈判作为一种实现其他不正当目的的手段；再就是故意隐瞒与许可协议订立有关的重要信息，而该信息对能否达成协议至关重要。这对双方产生纠纷后，判断当事人是否存在过错具有证明作用，需要特别加以重视。

在经磋商和谈判破裂后，双方无法达成协议产生纠纷后，只能过诉讼加以解决。诉讼是解决纠纷的有效途径，但诉讼由于存在各国法律的差异和专利权的地域性，选择法院是首先需要考虑的重点问题，或者说这是关键的步骤之一。至于如何选择法院只提示一点可根据自身产品在某国市场占有率或某国市场对其重要性程度作为主要衡量指标。另外诉讼策略选择或者是诉因确定同样重要，大致在标准必要专利诉讼的基本类型有：基于合同法的路径——合同之诉；基于侵权责任法的路径——侵权之诉（包括不侵权之诉）；基于竞争法的路径——反垄断之诉。上述这些诉讼类型国内外均有一定数量的案件已经通过司法加以解决，各国也均在不同案件中进行了充分的说理，不同国家对类似案件的裁判思路与解决方法，是中国企业必须加以重视并认真研究学习的，掌握理解这些判决可少走弯路，减少不确定因素对案件结果的影响，显然我们应该认真对待域外的裁判规则和判例，这些判决也是现成的可资借鉴的最好的经验总结。

还有就是中国企业也要及时关注了解不同国家司法政策和标准组织的最新意见，如欧盟标准机构发布5G 和物联网（含工业互联网）标准必要专利许可原则和指南，《指南》提出FRAND原则的六项最佳实践，作为对ICT当前实践的补充指导以及帮助解决企业在首次进入无线技术许可市场可能遇到的问题。《指南》旨在帮助新进入者了解许可环境，更好地使用FRAND进行谈判许可。

善用“禁诉令”，坚决捍卫我国司法主权

Q6：过去我国的司法机关在专利保护方面缺乏一些经验，但近年来，我国司法领域在标准必要专利纠纷的保全方面进行了不小的改进与创新，如2020年华为诉康文森案中，最高院首次颁发禁诉令；OPPO与夏普标准必要专利许可纠纷案，我国法院首次以成文裁定的形式确认中国法院对于SEP全球许可费率的管辖权，您对此有何看法？

姚兵兵：众所周知，由于通信、物联网产业供应链的全球性及专利权本身的地域性，国际社会为了解决各国之间无线通信互联互通的需求，标准组织、技术标准及标准必要专利应运而生。由于无线通信产业技术高度密集、产品必须互联互通的产业特点决定了目前涉及无线通信领域的SEP许可谈判，普遍呈现涉及多项SEP和多个国家或区域市场的特点。因此，SEP权利人与实施者双方一旦许可谈判出现分歧，从理论上讲，双方都可以选择在有利于自己的司法辖区提起诉讼。因为，专利权是具有地域性的，而同一技术的权利人又以同族专利的形式在各国取得相应专利权。各企业在不同国家所拥有的标准必要专利体现在法律上的地域性和技术上的同族性；各企业生产的各种无线通信产品通常又在世界上不同国家生产、销售，表现出市场竞争的国际性。通常SEP权利人与实施者是以权利人所拥有的全球同族专利、全球无线通信产品市场作为双方FRAND许可使用费谈判的范围。正由于上述特点，导致SEP国际平行诉讼不可避免并且易发高发。

近年来，国际平行诉讼逐渐成为标准必要专利领域的常态。各国法院对于SEP相关法律纠纷的司法政策虽然已达成某些共识，但在多个重要领域依然存在相当程度的分歧，如对于FRAND许可条件司法裁判的态度、FRAND许可费的具体计算路径、违反FRAND承诺与反垄断之间的关联，侵权禁令颁发的条件等。这种分歧为诉讼当事人投机性择地诉讼(forum shopping)提供了足够的动力与空间。近两年间，更多表现为许可谈判双方争相选择可能对己方作出有利判决的不同国家的司法辖区，请求法院裁判全球费率。在某些情况下，可能出现多个司法辖区的诉讼请求相互重叠、甚至竞争性对抗的情况。更令人担忧的是，近来这种竞争似乎不止于谈判双方之间，而似乎已经上升到受理平行诉讼的各司法辖区法院之间，表现为禁诉令（包括禁执令）及反禁诉令频发（甚至出现了反反禁诉令）。如果任由其发展，可能会对产业界甚至各司法辖区之间的相互信任产生重大的不利影响。一定程度上，我们已经到了必须对于禁诉令进行深刻反思、并寻求建设性国际共识的时刻。

这里简单介绍一下国际平行诉讼及类型，当标准必要专利权人与标准必要专利实施者因标准必要专利使用费谈判无法达成FRAND许可协议而发生纠纷时，双方都有可能在不同国家，基于各自所取得的所在国的标准必要专利权作为请求权基础，以相同或不同的诉由提起标准必要专利互诉争议，从而引发标准必要专利国际平行诉讼。国际平行诉讼（parallel proceedings），是指相同当事人就同一争议基于相同事实以及相同目的同时在两个或两个以上国家的法院进行诉讼的情况。通常有两种表现形式：一是重复型平行诉讼(repetitive suits)，即原告在一国法院起诉后，又针对同一被告就同一诉求向有管辖权的另一国法院再行诉讼。二是对抗型平行诉讼(reactive suits)，即原告在一国法院起诉后，该案中的被告在另一国法院以原告身份提起诉讼，在两国的诉讼程序中，原被告的身份发生了转换。

针对国际平行诉讼各国法律均有限制，从国际社会的角度来看，放任国际平行诉讼将浪费司法资源、增加诉讼成本和裁判冲突，显然是没有效率的行为，因此各国法律对此都有一定限制性规定。大陆法系国家大多将国内民事诉讼法中的先系属优先规则（诉讼存于法院的事实状态），有条件地扩大适用于国际民事诉讼中。大陆法系国家将解决其国内法院间重复诉讼的方法扩张适用于国际平行诉讼中，大多以预期承认理论作为其适用前提，由此使得严格的先系属优先原则具有一定的灵活性。而普通法系国家一般认为，有三种方式应对国际平行诉讼问题：一是本国法院拒绝管辖；二是禁止外国法院的诉讼（禁诉令）；三是任由平行诉讼的发生，并通过既判力原则确认先判决的效力。各国对国际平行诉讼的协调实践，既反映出各国在促进国际民商事交往及维护国际民商事秩序上所付出的努力，亦凸显了各国对外国法院诉讼系属的尊重。

SEP管辖权扩张造成冲突加剧，国际平行诉讼从本质上而言，是国际间民商事管辖权冲突的结果。对于国际平行诉讼，国际社会以及各国立法和司法实践一直在寻求以适当方式公正合理协调解决管辖权冲突，但迄今为止并未收到好的成效。另一方面，近年来欧美法院在SEP标准必要专利纠纷中积极扩张管辖权，加剧了各国管辖权的冲突。由于英美普通法系法院通常视提起诉讼的先后为偶然因素，不给予特别重视，并不采取先受理原则来解决平行诉讼问题，而主要是通过禁诉令机制作为处理国际平行诉讼的手段。

近年来，围绕同一标准必要专利、同一权利人和实施者的标准必要专利纠纷在全球几乎同步爆发，而各国法院鲜有根据国际礼让原则或适用不方便诉讼理论拒绝管辖的；相反，除了英美等国一如既往的援用禁诉令制度争夺SEP纠纷管辖权外，一贯谨慎保守的德、法等国也开始频频适用民事诉讼法中的保全制度颁发禁诉令、反禁诉令，以便将标准必要专利全球费率的裁判这一重要的事项纳入自己的管辖权范围。

纵观禁诉令的起源以及近年来欧美国家在标准必要专利纠纷中对禁诉令的适用，对于主动适用禁诉令的国家而言，禁诉令是扩张司法管辖权的重要手段。对于“跟进”适用禁诉令的国家，禁诉令是捍卫司法管辖权的有力措施。正因为在此背景下，我国法院也在具体标准必要专利纠纷案件中积极依法作出回应，积极维护本国管辖权并反制他国对本国司法的侵犯，体现了中国法院坚决捍卫本国司法主权的决心和态度，在国际平行诉讼的博弈中争取主动权。

Q7：在跨国诉讼中，我国颁发的反禁诉令一般是带有防御性质的，而某些国家法院历来有“长臂管辖”的传统，有时诉讼双方在博弈过程中会各自申请带有明显对抗性质的禁诉令与反禁诉令，如2020年的OPPO与夏普标准必要专利许可纠纷案，虽然在法院的调解下，双方公司最终达成了和解，但双方的针锋相对也导致了一种僵持的局面，您是如何看待这种现象的？在产生纠纷、双方公司拒不让步时，是否还有其他的保全方案可供选择？

姚兵兵：禁诉令，是指一国法院在其具有管辖权的民商事纠纷中，应一方当事人的申请对另一方当事人签发的、禁止其提起或者继续进行与在本国未决诉讼或仲裁程序具有相同当事人和争议事项的外国诉讼的命令。社会各界曾对禁诉令寄予减少国际平行诉讼的厚望。然而事与愿违，近年来，全球标准必要专利纠纷案件频发，证明禁诉令的存在并不能减少国际平行诉讼。事实上，禁诉令从诞生之初就难以具备减少平行诉讼的功能。禁诉令是在平行诉讼已经存在的前提下，法院为了维护自身的管辖权而做出的应对。这是禁诉令被创制的原因，也是禁诉令的功能之所在。禁诉令制度设计的初衷是防止当事人滥诉，协调国内外平行诉讼案件的关系，提高司法效率，降低诉讼成本。禁诉令审查的最核心要素就是本国诉讼是否可以一并解决国外诉讼所涉法律纠纷。按照该制度设计的内在逻辑，如果本国诉讼可以解决同一当事人在其他司法辖区平行诉讼中的争议，则当事人没有必要继续其他司法辖区的平行诉讼。然而在涉及SEP的跨司法辖区平行诉讼中，禁诉令的适用却出现了与其制度设计初衷背道而驰的效果。虽然在标准必要专利纠纷中，作出禁诉令裁定所依据的是国内法律，针对的是当事人，但是禁诉令所产生的实际影响却是超越国界的。多国“跟进”适用禁诉令，最终会形成互相制衡的效果，从而促使涉诉企业通过商业谈判解决纠纷。

禁诉令制度在跨司法辖区SEP平行诉讼中的运用，诱导着当事人采取“先发制人”策略，抢先向可能裁判全球FRAND许可费率的法院提起诉讼，以阻断对方在其他司法辖区发起平行诉讼的可能性，以争取在谈判中取得优势地位。中国已发生的的典型案例有以下多件案件，在华为诉康文森案中，华为在2018年1月向南京中院起诉，请求确认其在中国制造、销售、许诺销售移动终端产品的行为不侵害康文森在中国的3件标准必要专利，并请求法院裁定康文森持有的标准必要专利对华为产品的许可条件，包括许可费率。2018年4月20日，康文森向德国杜塞尔多夫法院起诉华为侵害其3件德国标准必要专利，该3件专利与南京中院诉讼的3件专利为同族专利。2019年9月，南京中院就康文森持有的标准必要专利对华为产品的许可条件作出判决。康文森公司不服向最高人民法院提起上诉。案件二审期间，杜塞尔多夫法院于2020年8月就康文森起诉华为的侵权案件作出判决，禁止华为及其德国关联公司在德国销售、使用、进口或拥有相关移动终端产品。华为随后向最高人民法院提出行为保全申请，请求责令康文森不得在中国诉讼案件终审判决作出前申请执行杜塞尔多夫法院所作的停止侵权判决。最高人民法院经审查后予以同意，并驳回了康文森的复议申请。

在最高人民法院就华为诉康文森案对康文森作出禁执令后，武汉中院在小米诉交互数字公司（IDC）标准必要专利使用纠纷案以及之后的三星诉爱立信标准必要专利使用纠纷案中，也均下达了禁诉令。其中，在小米诉交互数字公司案中，小米于2020年6月向武汉中院提起诉讼，请求法院按照FRAND原则确定双方之间标准必要专利许可谈判所涉专利的全球许可费率或费率范围。2020年7月，交互数字公司向印度德里地方法院起诉小米及其印度关联公司侵权，并请求德里地方法院对小米的无线通信终端产品下达临时禁令和永久禁令。2020年9月，应小米的申请，武汉中院作出行为保全裁定，要求交互数字公司撤回并不得申请执行对小米的临时禁令和永久禁令，同时不得向中国或其他国家和地区的法院再行寻求裁定双方之间的标准必要专利许可费率。

在三星诉爱立信案中，三星于2020年12月7日向武汉中院提起诉讼，请求法院依照FRAND原则确定爱立信持有的4G、5G标准必要专利对三星通信产品的全球许可条件。2020年12月11日，爱立信向美国得克萨斯州东区法院起诉，请求法院确认三星在许可谈判中未履行互惠许可义务、未遵守FRAND承诺，同时确认爱立信的报价符合FRAND原则，并判决三星按照FRAND原则许可爱立信实施其标准必要专利。2020年 12月14日，三星向武汉中院申请禁诉令。12月25日，三星同意在爱立信遵守禁令义务期间持续追加担保，且不主动以其持有的4G、5G标准必要专利寻求对爱立信产品禁令的前提下，武汉中院作出裁定，要求爱立信不得对三星的产品申请或执行禁令，不得向其他法院申请裁决本案专利的许可条件或申请确认其是否履行了FRAND义务，也不得向其他法院申请要求三星撤回本行为保全申请。    

禁诉令造成更多的平行诉讼。据媒体报道，总部位于芬兰的电信设备厂商诺基亚公司近期已经在英国、法国、印度等多个国家对中国手机厂商OPPO公司发起了专利侵权诉讼。OPPO知识产权部高级总监冯英曾表示：“OPPO尊重知识产权并倡导合理收费，倡导以友好协商的方式解决许可人和被许可人之间的争议，互相尊重专利价值。另一方面，OPPO坚决反对专利过高收费，坚决反对以诉讼胁迫谈判和接受过高许可费的施压行为，倡导建立健康的知识产权生态。”双方诉讼进展情况有待进一步观察。

源于技术标准的全球性和专利权的地域性，标准必要专利纠纷通常呈现多个国家平行诉讼的局面，从而导致当事人之间的法院选择争议和国家之间的管辖权博弈。之所以会发生禁诉令实际作用与预期作用相背离的现象，除受当事人行使诉权选择其认为的合适法院外，同当事人诉请由一国法院裁决全球许可费率的做法也有着很大的关系。全球FRAND费率裁决在SEP许可领域，既关乎一国的司法裁判主权，也关系到产业利益的合理与公正分配。

当双方当事人达不成许可协议引发纠纷时，法院不能简单地因为双方谈判的地域范围是全球范围，就理所当然地认为可以裁判全球费率。双方通过谈判解决SEP全球许可使用费问题，与谈判失败后可以由法院基于双方提交的证据裁决全球费率，以解决僵持双方纠纷并不是同一层面问题。双方通过协商达成全球许可协议属于意思自治的范畴，但由于专利权具有地域性，如果法院裁决全球费率，会涉及国家间的司法主权和国际礼让问题。忽视或漠视考虑这一重要因素，极有可能引发国家之间关于标准必要专利许可费管辖的冲突与争夺。原则上应以一国法院对案件享有合适的管辖权为基础，并考虑国际礼让这一重要因素，如根据最密切联系原则，实施者相关产品在全球市场占有率超过60%以上的法域受理更合适，也许以此类条件为提前可以减少禁诉令或反禁诉令的颁发。

当然，经过近几年的各国诉讼实践，SEP所涉及不同当事人也发现并非只有诉讼这一种方式解决纠纷，SEP相关权利人和使用人也在尝试通过其他方式解决相关争议，比如在许可协议中约定以仲裁的方式解决纠纷，仲裁方式建立在许可费率确定过程中的风险交由发出要约者自行评估，这是尊重当事人意思自治的表现，也是顺应市场规则和作用的体现。另外也有SEP所涉当事人在探索以行业法律专家为双方纠纷进行调解而解决争议，这种解决方式虽不并有强制力，但处理方式灵活，可以减少双方信息不对称而产生的误解或分歧，通过调解增强双方的互信进而促成达成协议。这些都可以成为SEP当事人的产生争议后，在不同磋商阶段多种选项之一。

完善专利诉讼裁判规则，进一步深化司法体制改革

Q8：我国企业大多作为专利受让方出现，您认为在保护专利受让方的权益时，我国的司法机关应在哪些方面多加关注？您对我国标准必要专利相关的法律体系的构建有何期许？

姚兵兵：SEP领域不论是许可方还是被许可方在专利许可费谈判中，当事人考虑的因素可能很多，但也可能很少，例如双方的专利技术互补性很强，专利权利比较清晰，不用很多考虑就可以决策。甚至双方的专利数量都太多，无法一一分析比较，只能简单地“以数量定费用”。专利费的计算方式有多种，如一次性付费、入门费加提成、纯提成方式等。对于专利持有人而言，如果他预期实施者未来的实施规模不会很大甚至经营会有不小的潜在风险时，会倾向于采用一次性支付许可费的方式。相反，如果他预期实施者未来在市场上会比较成功，则会倾向于采用提成方式。对于双方都存在并且无法避免的风险是：双方是对未来经营的预测，未来总是不确定的。就标准必要专利的利用而言，作为被许可方或受让方，企业在制定商业规划时就着眼于通过获取和使用标准必要专利来确保利润是一件非常重要的事情。标准具有显著的技术优势，但受制于专利数量庞大、多个专利池、许可结构复杂、许可费堆叠、专利的标准必要性存疑以及存在潜在侵权风险等问题，专利实施企业需要积极寻找出路，通过分析标准必要专利的质量来提升商业谈判水平、主动寻求法律保护、积极获取自主知识产权、寻找替代标准、布局下一代标准等多种途径维护企业合法利益，推广更新的更有优势的技术标准进入市场，使优势技术早日商用化，增强自身现实竞争力。

目前，我国企业在获取包括5G技术在内的标准必要专利的竞赛中已取得领先和优势地位，因此必须参与制定标准必要专利规则才能获得全球的主动权，从战略层面上应进一步获取和高效地利用标准必要专利。尤其是5G时代，政府部门必须在战略层面与各国政府进行合作，进一步在全球范围内扩大5G技术的应用，为中国企业积极开拓标准必要专利的使用范围和场景，让标准必要专利权人能从受益于物联网生态系统的所有参与者中尽快收回研发成本。对中国司法层面而言，总结本国和其他国家判例法中涉及国际标准化组织（ISO）知识产权政策规定的FRAND原则阐述为基础，明确解决标准必要专利争议的规则，提高标准必要专利许可谈判的透明度和可预期性，促进权利人和实施者之间的谈判并在早期防止或及时有效地解决争端，向全球展示中国司法机关在平衡权利人和实施者意见的中立公正立场，增加实质的透明度，澄清真诚谈判的态度，营造一个能够让实施者顺畅使用标准技术同时让权利人可以获得适当的标准必要专利许可费用的环境，应该对谈判各方在许可谈判中采取何种反应才可被视为秉持着真诚的谈判态度这一问题进行审查，考虑到全球趋势，在必要时还要审查有关标准必要专利的其他问题。 

回归理性创造谈判空间，具体到解决围绕SEP专利组合许可所产生的一系列法律纠纷问题上，即法院应该着力解决的是如何确保谈判双方当事人能够在非受胁迫情况之下，有充分、平等谈判的机会，确保谈判双方能够充分掌握许可交易所需的信息以及降低交易成本等问题，而非以判断谈判中对价（甚至只是报价）合理性为主要目标。所以要解决跨司法辖区SEP平行诉讼的混乱现状，最根本的也是最理想的路径是协调统一各司法辖区对SEP诉讼案件的基本裁判规则，特别是明确司法裁判（司法定价）与市场自由定价之间的关系和差异性，最大限度留给市场交易主体诚信谈判、自由协商足够的空间。或者更直接地，能够创设出为各司法辖区所形成共识和广泛接受的法院裁判FRAND许可条件的基本规则，由此减少SEP专利组合谈判中双方通过诉讼手段胁迫或压制对方的可能性。也许这才是明智之举，重新同归理性和国际私法正常轨道。就法院跨司法辖区裁判FRAND许可条件规则的可行路径而言，可以从程序性和实体性两方面为法院受理跨司法辖区裁判FRAND许可条件案件设置前提条件。程序性的条件主要是对法院管辖权的设计，即解决当SEP专利组合许可涉及多个国家的市场时，以何种标准确定哪个国家的法院拥有管辖权更有利于解决许可纠纷的问题。所谓实体性条件是指仅在证明双方已经经过充分谈判，关于许可的分歧已主要集中于有关许可条件时，法院才能对该司法辖区裁判许可条件的诉讼请求进行实体裁判。

总之，减少跨司法辖区SEP平行诉讼中司法资源浪费和诉讼成本过高问题的根本途径在于摆正司法裁判与市场自由定价之间的关系，协调统一各司法辖区对SEP诉讼案件的基本裁判规则，特别是为跨司法辖区裁判FRAND许可条件设置前提条件，以尽量降低当事人利用不同司法辖区审判规则的差异，通过诉讼手段干扰FRAND许可谈判的可能性，从而促使当事人理性选择诉讼解决争议。解决冲突需各国协调立场，标准必要专利在专利领域极具商业价值，各国法院普遍对裁决许可费率具有意愿，涉及标准必要专利的诉讼纠纷案件常受到各国法院和竞争执法机构的关注。

我们可以看到一个有趣的观察，事实上，国内外案例中并未实际发生禁令最终生效的情况出现。各国法院在司法实践中应当积极主动进行对话，协调对管辖的不同认知以及全球费率裁判的标准，避免全球费率裁决方法的巨大差异，以促进当事人SEP法律争议公平解决。

目前，我国在相关通信行业的技术后发优势或者说追赶步伐已经在加快，人们看到相关通信领域中的专利数量非常之多，通信产业链欣欣向荣。现有国际国内形势充分体现出，利用所谓的标准占据生产价值链上游的高附加价值，获得的收益远远超过制造大国的下游的产品所获得的价值。所以发达国家法院也是通过对标准必要专利许可费定价规则的确定，实现保护各自国家的产业优势，维持其市场主体的全球范围内的价格优势。也能够明显的看出来，目前国际经贸格局已经从所谓的“创新之战”演变为“规则之争”，全世界出现了强化知识产权保护的整体潮流。同时从现有案件来看，标准必要专利案件的数量在逐渐增加，我国在相应案件的处理过程当中，对于侵权判定和许可费率确定、滥用知识产权的标准以及考虑的因素也逐步清晰。当然随着我国经济技术的发展，特别是5G时代我国对标准制定的主导权的增加，未来会有更多的SEP纠纷案件在我国起诉应诉，我国对于标准必要专利的侵权判定标准也会越来越确定，同时FRAND费率的确定规则也会随着案件的增加逐渐清晰，并且有在先判决的先例可以参照。从现有情况来看，我国不断加强知识产权司法保护，特别是司法体制改革当中涉及到的最高法院知识产权法庭这样的一个机制上的改革也会更进一步的加强我们的保护力度。从现有案件数量来看，中国成为在世界范围内审理知识产权案件尤其是专利案件最多的国家，当然涉及标准必要专利并不是最多的，但是由于这类案件的增多，也会给我们带来更多的探索，不同的方法的运用以及其他法域成熟的经验也可以互相借鉴和参考，这也为我们今后审理这类案件积累经验，为及时解决当事人的纠纷打下扎实的基础。同时这一类案件本身还有一个最大的特点，就是基于知识产权的区域性特征，各国在制度上的差异带来的权利人成本的增加，也会在不同的法域就同一技术提起不同的诉讼。所以现在从最高院所确定的指导意见来看，需要通过裁判规则的确定以及诉讼制度的创新，积极参与并推动国际知识产权规则形成和治理体系变革，不断增强我国在国际治理规则中的平衡力和引领力，特别是要力争主动定规则，立标准，争取发展主动权。通过对重大案件的公正高效审理，形成一定标杆性的判决乃至在国内外具有影响的判决。

我国作为开放世界的受益者和贡献者，倡导以市场为主导的技术标准司法定价规则，尊重标准必要专利权人和实施者的市场行为，发挥各自在全球产业链分工中的优势，增强适应以技术标准为核心的全球价值链利益分配能力。充分运用市场的手段，尊重市场调整为优为先，利用司法个案处理引领行业健康发展，总结成熟的司法审判经验，为更加开放的竞争市场和市场主体提供规则和智慧。

前方的路也许崎岖，但只要大家共同前行，寻求共识，总能找到一条平坦而开阔的路。对已经到来的5G时代，我们希望各应用行业通过和通信企业的密切沟通，能够达成相关的规则，构建智能网联汽车、智能家电等行业许可的新模式与新规则，避免重蹈手机行业专利大战的老路，构建合作共赢的新模式，实现权利人与其他标准必要实施方的双赢，推动智能网联汽车、智能家电和其他产业的可持续发展。

作者：姚兵兵

编辑：Sharon