霍夫曼艾特勒专栏 | Adam Lacy:欧洲专利局第二季度判决摘要
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过去的第二季度,欧专局的判例较为平淡,唯一值得关注的是以下案件。
一、G 1/24:关于权利要求解释的提交
经过数月的猜测,欧洲专利局(EPO)技术上诉委员会3.2.01发布了关于T 439/22案的决定,向扩大上诉委员会提请了有关在解释权利要求时应如何使用说明书和附图的问题。
争议的权利要求特征为:“其中气溶胶形成基质包括聚集的薄片”。本案异议的关键问题是:是否应根据通用的公知常识,将权利要求特征中的“聚集”狭义地解释为复杂的三维结构(如左图所示)。异议者对此提出异议,并认为应采用专利中给出的广义解释,将其定义为圆柱体的薄片(如右图所示)。
委员会提出的主要问题包括:
1. 在评估一项专利的可专利性时,是否应将《欧洲专利公约》第69(1)条第二句和《欧洲专利公约第 69 条解释议定书》第1条应用于解释专利权利要求?
2. 在解释权利要求以评估可专利性时,是否可以参考说明书和附图?如果可以,是普遍参考,还是仅限本领域技术人员认为单独阅读权利要求时不够明确时才可以参考?
3. 在解释权利要求以评估可专利性时,是否可以忽略说明书中明确给出的关于权利要求术语的定义或类似信息?如果可以,在哪些条件下可以忽略?
长期以来,欧专局关于权利要求解释的两种主要方法之间存在着分歧:
1. “自定义字典”方法:权利要求中的术语可以根据专利申请文件中的定义来解释;
2. “权利要求优先”方法:权利要求中的明确术语应由本领域技术人员定义,而不需参考说明书。
为了调和这两种方法的冲突,有意见认为,“自定义字典”方法仅在权利要求中的术语不清楚的情况下适用,否则不能通过说明书的具体描述对权利要求进行狭义的解释或施加额外的技术限制。然而,欧专局近期的相关判例显示,权利要求应基于专利整体的公开内容进行解释,并采用“最广泛的技术合理解释”。
由于存在多种相互冲突的权利要求解释方法,各技术上诉委员会在解释权利要求的立法依据上也未达成一致,导致这一法律问题的不确定性日益增加。近期,T 1473/19案依据《欧洲专利公约》第69条,而T 169/20案则依赖于《欧洲专利公约》第84条。可以确定的是,这两条规则都没有为这些委员会所青睐的“权利要求至上”方法提供明确支持。第84条甚至没有明文提及权利要求的解释,第69条则表明“应使用说明书和附图来解释权利要求”。考虑到各国法院通常偏好“自定义字典”方法,司法情况变得更加复杂。
T 439/22裁决中,委员会在理由3.1中概述了三点存在分歧的关键问题:
1. 在根据《欧洲专利公约》第52至57条评估发明的可专利性时,是否应适用《欧洲专利公约》第69条第1款第二句及其解释议定书第1条来解释专利权利要求?【参见第3.2、4.2和6.1点】
2. 在解释专利权利要求以评估可专利性时,是否可以参考说明书和附图?如果可以,这种参考是否适用于所有情况,还是仅在本领域技术人员发现权利要求在单独阅读时存在不明确或含糊时才适用?【参见第3.3、4.3和6.2点】
3. 在解释权利要求以评估专利性时,是否可以忽略说明书中明确提供的关于权利要求中术语的定义或类似信息?如果可以,在何种条件下可忽略?【参见第3.4、4.4和6.3点】
裁决还进一步列举了支持这些分歧的前几届委员会的判例和法律依据,说明了在该问题上缺乏统一规则的现状。
裁决第4部分引用了多个国家的判决以及UPC上诉法院在Nanostring v. 10x Genomics案件中的裁决。我们认为,权利要求的解释对专利法的许多方面至关重要,此次提请至关重要。
虽然扩大上诉委员会的具体裁决尚难以预测,但许多业界人士预期,该委员会可能会倾向于遵循第69条及其议定书的标准,确认说明书和附图可以用于解释权利要求。时间将揭晓答案。
二、案件T 1231/20:显而易见的技术问题解决方案
在T 1231/20案件中,当专利的主观技术问题未能覆盖权利要求范围内的所有技术内容,或与现有技术相比未体现出显著的差异时,技术问题通常会被重新定义。委员会指出,当发明仅仅是对某个客观技术问题(OTP)的显而易见解决方案时,重新定义技术问题也是合理的(见理由3.7)。
该发明涉及用于微控制器的时钟控制单元,其关键区别在于采用了数字控制振荡器(NCO)。委员会认为,早在专利申请的优先权日之前,NCO就已被视为模拟振荡器的可行替代方案,其优势包括成本更低、更易集成以及更高的灵活性、精度和稳定性。此外,使用数字元件代替模拟元件的趋势普遍存在。因此,委员会认定权利要求1不具备创造性,因为本领域技术人员在面对具体需求时,自然会考虑使用NCO作为微处理器中的振荡器,以替代模拟振荡器。
申请人辩称,该发明旨在解决不同的技术问题,即“填补模拟振荡器在二进制倍频调节中的空白”。他们进一步主张,权利要求1中提供的解决方案在此背景下并非显而易见。
然而,委员会并未采纳这些观点,并在理由3.7中指出:“一旦能够通过现有技术证明权利要求的发明对于本领域技术人员而言是显而易见的,该发明将不再被视为具有创造性。如果该发明被视为解决客观技术问题的显而易见解决方案——如在本案中,通过替代现有技术中的组件带来的优势——那么仅仅表明该发明解决了另一主观技术问题,并不足以证明其具备创造性。”
这一裁决传递了一个关键信息:即便在申请文件中明确该发明解决了某个具体的技术问题,但该解决方案对于客观技术问题而言是显而易见的,仍不足以证明该发明具备创造性。这对那些希望通过意外的技术效果来区分已知技术特征的申请人来说,是一个需要注意的问题。同时,这也为那些希望提出“额外效果”类型的异议人提供了一个有效的反驳策略。不过在实际操作中,由于“单一途径”要求的限制,此类异议成功的几率往往较低。
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作者:Adam Lacy
编辑:Sharon