霍夫曼艾特勒 | 统一专利法院（UPC）2025年最新发展及其与EPO的比较
曼海姆地方法院就英国侵权行为首次颁发禁令；巴黎地方法院确认对《卢加诺公约》缔约国（瑞士）侵权行为拥有管辖权。
（一）曼海姆地区法院的两项一审判决
案号：UPC_CFI_365/2023[EP 3511 174]与UPC_CFI_359/2023[EP 3 476 616]
曼海姆地方法院在富士胶片（FUJIFILM）诉柯达（Kodak）一案中的两项一审判决，涉及被告（住所位于德国）被指控侵犯两件欧洲专利的英国国家部分。除其他请求外，原告要求针对被告在英国境内继续制造和销售争议产品的行为颁发禁令，并判定被告对在英国过往侵权行为所造成的损害承担赔偿责任。被告则针对涉案专利提出了宣告无效的反诉。
在两项判决中，曼海姆地方法院根据被告在欧盟成员国设有住所这一事实（《布鲁塞尔一号条例》（“BReg”）第4(1)条），并基于欧盟法院（CJEU）的过往裁决，确认自身对涉及涉案专利英国国家部分的侵权行为拥有管辖权。
曼海姆法院认为，即使被告提出了无效抗辩，其仍拥有管辖权。法院可以将涉案专利英国部分的有效性评估仅作为侵权问题的先决条件，且其效力仅限于当事人之间，因为这并不影响专利英国部分的存在或保护范围，也不会导致英国国家专利登记簿被修改。
曼海姆法院进一步确认，欧盟法院判决中列出的任何可能的例外情况在本案中均不适用：即不存在相同当事人已就统一专利在英国法院提起的未决诉讼（《布鲁塞尔条例I》第33和34条），也不存在规定英国法院对涉案专利有效性拥有专属管辖权的双边公约。法院还确认，鉴于英国境内并无相关的侵权或无效诉讼程序，根据《统一专利法院程序规则》（RoP）（特别是第295(a)或(m)条），也没有理由中止本院诉讼程序。
这一判决揭示了在UPC面前哪些论点具有说服力，而哪些可能无效：被告曾援引国际法原则对UPC的管辖权提出质疑。然而，曼海姆法院以不干涉原则、不便审理原则和国际礼让原则为由驳回了这些论点，并简要指出欧盟法院已详细处理过这些问题。法院还驳回了被告对《统一专利法院协定》（UPCA）第34条的解释，该解释认为UPC对涉及非UPCA缔约成员国的欧洲专利国家部分无管辖权。法院澄清，UPC的国际管辖权由《统一专利法院协定》第31条规定。
考虑到涉案专利可能被部分宣告无效，原告在侵权诉讼中提交了辅助请求。被告对这些请求的可受理性提出异议，认为它们未满足英国法下的程序要求——特别是未通知英国知识产权局。法院驳回了这一异议，根据国际程序法的基本原则，UPC的侵权诉讼程序完全由《统一专利法院协定》的程序法管辖。
在关于原告就EP 3 476 616号专利提起的侵权诉讼中，法院认定，基于已授权的涉案专利英国部分提出的侵权主张不成立。值得注意的是，对于原告希望作为诉讼依据的涉案专利的替代性限定保护范围，曼海姆法院认定这一侵权诉讼不可受理。如果原告拟基于英国国家专利的替代性限制版本主张侵权，则必须清晰且明确地界定据以主张的新独立权利要求的主题内容及其优先权顺序。
尽管根据UPC《程序规则》第30条不需要正式申请修改英国国家部分（因为该程序不影响英国国家部分的有效性），但程序有效性和被告有效抗辩权原则经必要修改后仍然适用。此外，若地方法院必须在没有上述明确说明的情况下单独评估任何从属权利要求的独立有效性，将对诉讼程序的效率产生负面影响。
鉴于被告未提供基于英国专利法和英国法院所适用《欧洲专利公约》的任何具体论点，曼海姆法院在单独程序中参照了其先前关于涉案专利德国部分的裁决进行有效性评估。在进行侵权分析时，UPC对在英国的侵权行为适用了英国《专利法》，并指出被告未能提供任何英国法下的事实或法律标准来反驳侵权主张。法院强调，被告有责任提出任何在可能存在差异的英国法律下相关的论点。
（二）巴黎地方法庭的程序命令
UPC_CFI_702/2024号案：Mul-T-Lock诉IMC Créations
巴黎地方法院在Mul-T-Lock诉IMC Créations一案中的程序命令，涉及位于法国和瑞士的被告提出的初步异议，被告请求法院驳回对涉案欧洲专利的西班牙、瑞士和英国国家部分的被控侵权行为的管辖权。
因此，该命令的一个独特之处在于它涵盖了欧盟法院裁决后的全部三种可能情况：欧洲专利在西班牙的国家部分（欧盟成员国，但非UPCA缔约成员国）；在瑞士的国家部分（非欧盟成员国，但为《卢加诺公约》缔约国）；以及在英国的国家部分（既非欧盟成员国也非《卢加诺公约》缔约国）。
巴黎地方法院驳回了初步异议，法院根据《布鲁塞尔条例I》第4(1)条并结合欧盟法院的判决，裁定自身拥有管辖权，可以审理涉及欧洲专利西班牙和英国国家部分的侵权问题，即使被告同时提出专利无效抗辩。巴黎法院进一步裁定，关于涉案专利的西班牙和瑞士国家部分，它有权审理侵权索赔，但在存在专利可能被授予国法院宣告无效的重大风险情况下，则可以中止程序，以待处理撤销诉讼的国家法院作出裁决。
相比之下，对于涉案专利英国国家部分，法院确认了其管辖权，但未提及中止程序的必要性。
这些裁决是继欧盟法院判决之后，UPC各地方法院和上诉法院确认对非UPC区域内欧洲专利侵权行为拥有管辖权的一系列命令中的一部分（米兰地方法院UPC_CFI_792/2024号案，命令日期2025年4月8日；上诉法院 UPC_CoA_169/2025号案，命令签发日期2025年4月11日；慕尼黑地方法院 UPC_CFI_566/2024 和 UPC_CFI_39/2025号案，命令日期2025年4月14日）。
（三）案件启示
- 对于在非UPC缔约国领土内主张其欧洲专利国家部分权利的原告以及潜在被告而言，应当准备好关于国家法院如何适用《欧洲专利公约》和相关国家专利法的法律论点。
- 统一专利法院可能会驳回涉及程序法的论点，因为UPC适用其自身的程序法。
- 鉴于欧盟法院的裁决，基于国际私法或《布鲁塞尔一号条例》来质疑UPC管辖权的观点很可能不被采纳。
- 在既非欧盟成员国也未受《卢加诺公约》约束的第三国提起国家撤销诉讼，将在多大程度上促使UPC地方法院中止审理程序，仍有待观察。
二、杜塞尔多夫地方法院在10x Genomics诉Curio Bioscience侵权案中就权利要求解释提供进一步指导
案号：UPC CFI 140/2024
（一）裁判要旨
鉴于权利要求解释属于法律问题，且法院必须独立进行解释（UPC_CoA_768/2024，2025年4月30日命令，要旨1 - Insulet Corporation诉EOFlow案），在口头审理程序中，若某一技术特征已是案件争议焦点，则当事人首次援引（更多）从属权利要求的请求可获准许，但从属权利要求仅能仅用于为当事人此前已阐明的立场提供补充论据。
（二）裁决意义
在10x Genomics诉Curio Bioscience侵权诉讼的一审判决中，杜塞尔多夫地方法院就UPC框架下的权利要求解释及其界限提供了进一步指引（参见第66-90段）。法院承认，从功能性角度看，要根据涉案专利获得转录信息，可能并不需要从完整的（即有序的）阵列中释放核酸，但法院强调，本领域技术人员不应仅考虑此类功能性因素。法院认为，本案中，这些功能性考量与权利要求的明确措辞不相符——权利要求在释放步骤中需要一个完整的阵列。此外，由于不应将EPC第69条理解为权利要求仅具指导意义、实际保护范围可延伸至本领域技术人员阅读说明书和附图后所理解的内容，故法院裁定应遵循权利要求的明确措辞，认定权利要求1未被侵权。
杜塞尔多夫地方法院在本案中强调的“权利要求优先”原则在欧洲专利局已达成共识，而说明书和附图必须始终用于解释权利要求这一原则，也已获得UPC与EPO的共同确认。在近期公布的G 1/24裁决中，EPO扩大上诉委员会指出："权利要求是评估EPC第52至57条下发明可专利性的起点和基础。在根据EPC第52至57条评估发明的可专利性时，应始终参考说明书和附图来解释权利要求，而不仅限于本领域技术人员单独阅读权利要求时发现其不清楚或存在歧义的情况。"这表明UPC与EPO在权利要求解释原则方面正逐渐形成共识。
此外，杜塞尔多夫地方法院在这一裁决中确立了以下原则：“在口头审理中首次提及（进一步的）从属权利要求可能是可予受理的，前提是涉争议的特征已经存在争议，并且从属权利要求仅提供额外论据来支持当事人此前已表达的立场（参见裁判要旨）”。
这一原则也与EPO当前的实践一致。例如，在T 247/20号决定中，EPO上诉委员会认为，"对上诉理由中已提出的论点进行阐述、完善或进一步发展"应当被允许，因为"如果当事人仅限于重复书面提出的论点，则口头审理将毫无意义"。因此，依据T 247/20号决定，援引从属权利要求以支持当事人此前已表达的立场，可被视为"进一步发展"，在EPO的口头程序（甚至在上诉委员会程序中）同样应被允许。
三、巴黎中央分庭裁定：不符合公认物理定律的主题缺乏工业实用性
（一）裁判要旨
《欧洲专利公约》第57条规定“凡发明可以在任何产业（包括农业）中被制造或使用，即应认为其具有工业实用性”，这一条文的解释应当是：不符合公认物理定律的发明或据称发明的专利申请，属于该条文的范围，因其无法被使用而缺乏工业实用性。
说明书附图必须始终作为解释专利权利要求的辅助工具，但是，当技术特征被权利要求措辞明确且毫不含糊地否定（或排除）时，不得仅凭说明书和附图来推导这些特征。
在专利权人申请修改专利并提出多个替代性辅助请求的情况下，除非存在具体证据或请求另有建议，否则必须按照申请人指明的顺序处理这些辅助请求。
（二）裁决意义
在Lindal Dispenser GmbH诉Rocep-Lusol Holdings Limited案中，巴黎中央分庭（CD Paris）明确依据欧洲专利局的法律原则处理了工业实用性问题。
巴黎法院援引了EPO上诉委员会在T 0541/96案中的裁决，该裁决认为：如果要求保护的主题不符合公认的物理法则，则无法满足EPC第57条规定的工业实用性要求；在这种情况下，这一主题无法被使用，因而缺乏工业实用性。
尽管法院认定权利要求1符合这一要求，但从属权利要求5——其限定"在第二个排空位置，液态推进剂和压缩气体的混合物处于等于液态推进剂蒸气压的压力"——并不符合EPC第57条。具体而言，巴黎中央分庭同意原告的观点，即在第二个排空位置，液态推进剂和压缩气体的混合物所处的压力绝不可能等于单独液体推进剂的蒸气压（裁决第42和43点）。其原理是，当液体推进剂和压缩气体共存时，压缩气体的分压也会对总压力有所贡献。
最终，该专利基于删除了该权利要求的辅助请求而得以维持。因此，本案与EPO关于充分公开的实践类似，UPC认定一项从属权利要求无法实施时，并不影响独立权利要求的有效性（参见T 2920/18号案理由2.6）。
EPO的判例法在评估权利要求1的工业实用性的后发表证据方面也具有影响力。原告辩称，被告提交的视频证据属于申请日后提交的证据，并且根据EPO扩大上诉委员会的G 2/21裁决，此类证据不能弥补“发明公开应足够清楚完整以供本领域技术人员实现”的要求。
巴黎中央分庭驳回了这一论点，将本案与G 2/21案区分开来——如果没有实验数据，技术效果就不可信。这种⽅法对欧专局的从业⼈员来说应该很熟悉。
四、巴黎中央分庭确认：UPC可应请求将欧洲专利的撤销诉讼范围限定于该专利的某些国家部分
（一）裁判要旨
法院可应当事人请求，将欧洲一揽子专利的撤销范围限定于在各个UPC成员国中生效的欧洲专利的国家部分。
（二）裁决意义
在AYLO PREMIUM Ltd. 诉 DISH Technologies L.L.C.案中，原告请求 UPC 撤销涉案专利在德国境内的效力。该专利源于一项分案申请，且正在德国地区法院进行平行侵权诉讼。与此同时，EPO的异议程序也在进行中，其口头审理程序安排在UPC口头听证之后进行。
在巴黎中央分庭的口头听证结束时，被告请求中止诉讼程序，以待一审异议程序结束。因此，法院需要裁定以下三个问题：请求仅撤销涉案专利的单一国家部分是否适当；是否应当中止无效程序；以及该请求在案情实质上是否成立。
巴黎中央分庭裁定，仅请求撤销涉案专利的德国部分（而非所有UPC成员国境内人）具有充分依据（参见裁决第4.1项）。法院认为，《统一专利法院协议》（UPCA）、《程序规则》（RoP）以及《欧盟法规》（EU）No. 1257/2012 第5(2)条都支持这一决定。学界有观点认为，只有在具有法律强制性理由的情况下，才可能进行此类限缩性无效（Tilmann/Plassmannn/von Falck/Dorn, Unified Patent Protection in Europe (2018) Art. 34 UPCA, paragraph 62），对于这一观点，法院不予采纳。
法院指出，尽管涉及专利有效性的公共利益，但无效宣告程序本质上是当事人之间的对抗性程序，不能忽视当事人的程序利益（参见裁定书第4.7点）。此外，当事人的利益与作出限缩性的无效宣告并不冲突（参见决定书第4.8点）。由此，法院确认，UPC的无效宣告之诉，为当事人的专利侵权诉讼提供了有效替代方案，例如，它可以替代在该国提起的无效诉讼。
巴黎中央分庭进一步决定不中止程序（参见裁决第5.1项）。法院指出，在决定是否中止审理时，必须考虑到UPC旨在提供高效与高质量裁决的目标，且必须平衡双方当事人的利益，以及对比例原则和灵活性的需求（参见裁决第5.4项）。具体到本案，原告需要及时获得判决的利益以及快速终结审判程序的利益，超过了被告的利益（参见裁决第5.7项），法院基于这些考量作出决定不中止程序。
最终，在对专利整体以及独立权利要求的关键特征进行解释后，巴黎中央分庭裁定，独立权利要求未得到原申请文件（即母案）的支持（参见裁定书第9.27至9.29点）。鉴于所有辅助请求均不能能弥补此缺陷（参见裁定书第11点），法院没有再讨论其他无效理由的情况下，直接宣告该专利无效。
具体而言，该专利涉及自适应码率内容流传输，旨在提高现有流媒体技术的可靠性、效率并降低延迟。其实现方式是在流传输过程中评估"性能因子"，并据此升降播放流媒体块的播放质量。通过这种方式，可以在确保播放持续的同时，提供与网络质量相符的播放质量。
权利要求1的决定性特征（即特征1.7）限定，在流传输过程中请求"当时可持续的最高质量"的流媒体块。巴黎中央分庭认定，这一特征无法直接且明确地从母案申请中推导出来，因为说明书仅讨论请求可持续的更高质量的流片段，这是一种逐步提升所有质量等级、直至达到最高可持续水平的技术方案。
然而，权利要求中所界定的特征却涵盖了“直接跳转至最高质量”的情形，这一范围超出了原申请文件所公开的内容，构成了“不被允许的概括”（参见决定书第9.27点）。由于所有辅助请求均未能弥补此缺陷，该专利被宣告无效。
欧专局在平行的异议程序中，也基于同样的理由宣告该专利无效。事实上，该裁决似乎与EPO的实践保持一致。
五、统一专利法院考量等同原则但未确立具体判断标准
（一）裁判要旨
根据所有UPC缔约成员国的等同原则或等同判断标准，如果替代方案不具备技术功能上的等同性，即经修改的手段未能为达成实质相同的效果而实现实质相同的功能，则不能认定构成等同侵权。如果不能以完全相同的功能为基础，也至少应以基本相同的效果为基础（遵循布鲁塞尔地方法院2025年1月17日Beslissing ten gronde案裁决，第98段）。
一般而言，若无效（反）诉仅针对从属权利要求提出挑战，而不涉及它们所引用的独立权利要求，则无提供法律保护之必要。这些从属权利要求本身并未扩展涉案专利的保护主题。至多，它们可能在个案中对独立权利要求保护范围的解释产生具体影响，但需对此影响予以说明。
根据《统一专利法院程序规则》第30.1(c)条，辅助请求的合理数量需视个案情况而定。对涉案专利提出无效主张的数量也应纳入考量。
（二）裁决意义
原告向视频提供商（本案中为suspicious link removed和suspicious link removed）主张损害赔偿、惩罚性赔偿及侵权专利信息披露。此外，原告还向内容分发网络（CDN）运营商（本案中为 Cloudflare、Edgio和Reflected Networks）提起诉讼，要求其提供提供视频文件分割方式及编码技术等信息。
被告就案件可受理性提出异议，理由是原告已就同一母案申请专利或同一专利家族的专利在德国地方法院提起侵权诉讼，并主张被告自身行为未构成直接或等同侵权。此外，被告同时提起专利无效之诉，主张权利缺乏新颖性、创造性，超范围主题（涉及独立和从属权利要求）及公开不充分等缺陷。
针对无效之诉，原告通过24项权利请求（1项主请求、17项辅助请求及6项修正）为专利进行辩护。法院另根据《法院规程》第262A条就流媒体技术运行机制下达了多项保密保护令。
本案专利涉及码率自适应流媒体技术，通过存储不同码率的视频副本并将其分割为含时间索引的存储文件，实现根据网络质量自动切换播放质量并保持连续播放。
法院认定，《UPCA》中不存在禁止平行诉讼的条款（如《德国专利法》第145条），故当事人向UPC提起诉讼不构成权利滥用（第44点）。
由于已授权的权利要求1的范围超出母案申请记载范围，原始母案申请文件记载的范围。因此，法院宣告该专利部分无效（即权利要求1无效），但基于专利权人提交的辅助请求12，维持了专利在修改后的基础上继续有效（参见判决书第101、139点，具体分析见第108-138段）。
关于侵权认定，法院认为原告未能证明被告的一个或多个源服务器存有符合专利编码要求的文件，故不构成相同侵权（第155点）；法院也未准许针对CDN运营商的请求（根据《程序规则》R. 191），因为CDN不存储视频，仅提供传输服务（第158f点）。
对于从属权利要求的单独无效主张，法院认为无需审查其是否超范围，因为孤立地挑战从属权利要求缺乏法律保护的必要性（第150点）。最终法院认定该专利亦不构成等同侵权（第163点）。
关于辅助请求数量，法院认为原告为应对无效主张提出的请求未超出合理限度（《统一专利法院程序规则》R. 30.1 c第140点）。
（三）案件启示
- 只要提交辅助存在正当理由，请求即具可受理性；
- 允许当事人在UPC与国家法院进行平行诉讼；
- 在UPC无效之诉中，仅针对独立权利要求的抗辩具有实质意义；
- 各国等同原则判断标准仍可适用。
编辑：Sharon
