安筱琼 马佑平等 | 关于《专利纠纷行政裁决和调解办案指南(公开征求意见稿)》的修改意见



作者 | 安筱琼 马佑平等

序:

2026525日,国家知识产权局发布《专利纠纷行政裁决和调解办案指南(公开征求意见稿)》(以下简称“《指南》(公开征求意见稿)”),向社会公开征求意见,截止日期为202669日。该《指南》(公开征求意见稿)与国家知识产权局于202412月印发的专利纠纷行政裁决领域首部部门规章《专利纠纷行政裁决和调解办法》(以下简称“《办法》(局81号令)”)相配套,是在操作层面对《办法》(局81号令)的进一步规范和细化。

《指南》(公开征求意见稿)设有“专利侵权纠纷行政裁决”和“专利纠纷行政调解”两部分,共31.6万字;其中,“专利侵权纠纷行政裁决”部分共分为概述、办案程序、侵权判断、证据、重大专利侵权纠纷的行政裁决、药品专利纠纷早期解决机制的行政裁决、专利纠纷行政裁决行政诉讼等7个章节,“专利纠纷行政调解”部分共分为概述、调解专利纠纷的程序、专利权属纠纷的行政调解、发明人或设计人署名权纠纷的行政调解、奖酬纠纷的行政调解、发明专利临时保护期使用费纠纷的行政调解、专利开放许可实施纠纷的行政调解、专利侵权赔偿数额的调解、其他专利纠纷的行政调解等9个章节。

202665日,来自多家律师事务所的专利领域专业律师共同组织召开专题研讨会,与会律师结合专利实务经验,围绕《指南》(公开征求意见稿)的核心条款展开充分讨论,经汇总梳理、集体研究,形成修改意见10条及更正笔误1处。

致:国家知识产权局

关于《专利纠纷行政裁决和调解办案指南(公开征求意见稿)》的修改意见

随着社会经济的快速发展,专利侵权纠纷行政裁决案件的复杂性和专业性日益凸显。感谢贵局与时俱进,适时对行政裁决和调解实践中出现的疑难问题、办案标准进行梳理、规范、统一。相信《专利纠纷行政裁决和调解办案指南》的出台,对专利行政裁决和调解工作具有重要的指导意义,对提升行政保护效能、优化营商环境形成良好的推动作用。参会律师认为大部分条款都具有一定合理性,但也有一部分条款存在与上位法衔接不畅、表述不够清晰或需要调整完善的可能。现逐条反馈意见,供贵局参考。

一处笔误

条文定位:

第一部分专利侵权纠纷行政裁决→第一章 概述→第二节 管辖→二、地域管辖

指南原文:

专利侵权纠纷的行政裁决案件由侵权行为地或者被请求人住所地的管理专利工作的部门管辖。……对于同一被请求人在不同地区实施的多个侵权行为,可依据请求人的选择,由最先受理的管理专利工作的部门商具有管辖权的其他管理专利工作的部门同意后,进行集中管辖。

调整建议:

专利侵权纠纷的行政裁决案件由侵权行为地或者被请求人住所地的管理专利工作的部门管辖。……对于同一被请求人在不同地区实施的多个侵权行为,可依据请求人的选择,由最先受理的管理专利工作的部门协商具有管辖权的其他管理专利工作的部门同意后,进行集中管辖。

意见1

条文定位:

第一部分专利侵权纠纷行政裁决→第一章 概述→第六节 执行与公开→一、执行→(三)申请强制执行→1.强制执行的管辖

指南原文:

管理专利工作的部门依法作出的行政裁决,由被执行人住所地或财产所在地的省、自治区、直辖市、设区的市有权受理专利纠纷案件的中级人民法院执行。

修改建议:

管理专利工作的部门依法作出的行政裁决,由被执行人住所地或财产所在地的省、自治区、直辖市、设区的市有权受理专利纠纷案件的中级人民法院执行。由法律法规及相关司法解释确定的有权受理的人民法院执行。

修改理由:

《指南》仅为部门工作规范,无权规定人民法院的受案管辖与执行范围。原条文直接指定由“中级人民法院”执行,逾越了指南权限,且可能与《行政强制法》《行政诉讼法》及知识产权纠纷相关司法解释中关于行政非诉执行管辖的规定不一致,建议回归上位法,仅作指引性规定。

意见2

条文定位:

第一部分专利侵权纠纷行政裁决→第一章 概述→第六节 执行与公开→二、案件信息公开→(一)裁决结果可以公开的内容

指南原文:认定侵权事实成立、作出行政裁决的专利侵权纠纷案件,公开内容应当包括:行政裁决书文号、案件名称、违法法人或者其他组织名称或自然人姓名、违法法人或者其他组织的组织机构代码或统一社会信用代码及法定代表人或者负责人姓名、主要违法事实、行政裁决的依据及履行方式和期限、作出行政裁决的机关名称和日期。

修改建议:

认定侵权事实成立、作出行政裁决的专利侵权纠纷案件,公开内容应当包括:行政裁决书文号、案件名称、违法法人或者其他组织名称或自然人姓名、违法法人或者其他组织的组织机构代码或统一社会信用代码及法定代表人或者负责人姓名、主要违法事实、行政裁决的依据及履行方式和期限、作出行政裁决的机关名称和日期。

修改理由:根据《国家知识产权局关于专利侵权纠纷行政裁决案件信息公开有关问题的批复》(国知发保函字〔202287号)的内容,国家知识产权局曾于2022614日明确答复:“我局认为‘认定不侵权的专利侵权纠纷行政裁决案件’如果不属于《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)第十四条、第十五条、第十六条规定的政府信息,应当进行政府信息公开。”

意见3

条文定位:

第一部分专利侵权纠纷行政裁决→第二章 办案程序→第一节 案件受理与立案→三、受理材料的审查→(五)专利证明文件→3.专利权评价报告

指南原文:

专利侵权纠纷涉及实用新型或者外观设计专利的,管理专利工作的部门可以要求请求人在指定期限内出具由国务院专利行政部门作出的专利权评价报告,作为处理专利侵权纠纷的证据。管理专利工作的部门要求提供专利权评价报告,请求人无正当理由不提交的,可以不予受理。

修改建议:

专利侵权纠纷涉及实用新型或者外观设计专利的,管理专利工作的部门可以要求请求人在指定期限内出具由国务院专利行政部门作出的专利权评价报告,作为处理专利侵权纠纷的证据。管理专利工作的部门要求提供专利权评价报告,请求人无正当理由不提交的,可以不予受理。

修改理由:

该条文违反上位法的规定。①专利法第六十六条第二款规定的是人民法院“可以”要求原告提交专利权评价报告,并未强制原告提交上述报告。类比到行政裁决,行政机关也不应突破该上位法的规定。同时,强制申请人提交上述报告将明显增加原告的经济负担。②行政法规中并未明确授权行政机关在该条款规定的情形下不受理专利权人的请求,且专利权人有权依据已经获得授权的专利申请行政裁决,该条文直接“不予受理”的处理方式直接侵害了专利权人的法定权利。

意见4

条文定位:

第一部分专利侵权纠纷行政裁决→第二章 办案程序→第二节 案件审理与结案→一、审理程序→(四)案件的中止及恢复处理→3.可以不中止处理的情形

指南原文:

管理专利工作的部门认为被请求人提出的中止理由明显不能成立的或者有下列情形的,可以不中止处理:

1)涉案发明专利权在案件处理期间被申请宣告无效的;

……

3)被请求人撤回无效宣告请求后案件恢复处理,其再次提出无效宣告请求,并请求中止的;

……

修改建议:

管理专利工作的部门认为被请求人提出的中止理由明显不能成立的或者有下列情形的,可以不中止处理:

1)涉案发明专利权在案件处理期间被申请宣告无效提出无效宣告请求的;

……

3)被请求人撤回无效宣告请求后案件恢复处理,其再次提出无效宣告请求,并请求中止的;

……

修改理由:本指南在同一章节中,下文已经统一使用“被提出无效宣告请求”的表述,此处却使用“被申请宣告无效”,术语前后不一致,易造成理解困扰。建议统一术语,使行文规范、顺畅。

意见5

条文定位:

第一部分专利侵权纠纷行政裁决→第二章 办案程序→第二节 案件审理与结案→一、审理程序→(五)当事人或第三人的追加→2.依申请追加

指南原文:

2)追加条件及审批

被请求人申请追加其他当事人为被请求人的,应在《专利侵权纠纷追加当事人请求书》中陈述案件处理结果同被追加人在法律上的利害关系。

3)追加请求的审批

被请求人提出追加其他当事人为被请求人的,管理专利工作的部门应当将《追加当事人申请决定追加当事人请求书》转交请求人。请求人同意追加的,裁定准许追加。请求人不同意,但案件处理结果同该当事人有法律上的利害关系的,管理专利工作的部门通知其可以参加案件审理,该当事人申请参加的,应当追加其为第三人,该第三人有当事人的相关权利义务。

修改建议:

2)追加条件及审批

被请求人申请追加其他当事人或案外人提出追加自己为被请求人的,应在《专利侵权纠纷追加当事人请求书》中陈述案件处理结果同被追加人在法律上的利害关系。

3)追加请求的审批

被请求人提出追加其他当事人或案外人提出追加自己为被请求人的,管理专利工作的部门应当将《追加当事人申请决定追加当事人请求书》转交请求人。请求人同意追加的,裁定准许追加。请求人不同意,但案件处理结果同该当事人有法律上的利害关系的,管理专利工作的部门通知其可以参加案件审理,该当事人申请参加的,应当追加其为第三人,该第三人有当事人的相关权利义务。

修改理由:

原条文仅赋予请求人、被请求人申请追加当事人的权利,遗漏了案外人主动申请加入的途径。在专利侵权行政裁决中,案外人(如被控侵权产品的实际制造者、共同侵权人、独占实施许可合同的被许可人等)与案件处理结果往往具有直接的法律利害关系。若其不能主动申请加入程序,而仅依赖管理专利工作的部门依职权通知或当事人申请追加,可能导致以下问题:第一,案外人丧失陈述、申辩及举证的机会,裁决结果可能直接损害其合法权益(如被认定为共同侵权人并承担停止侵权责任);第二,不利于查明技术事实和厘清责任主体,影响行政裁决的准确性与公信力;第三,与民事诉讼中第三人申请参加诉讼的制度不衔接,造成行政裁决与司法程序的权利保障落差。赋予案外人主动申请追加自己的权利,是保障程序正当性、维护利害关系人合法权益的必要安排。

意见6

条文定位:

第一部分专利侵权纠纷行政裁决→第二章 办案程序→第三节 确认不侵权的咨询意见

指南原文:

改建议:

建议删除整节。

修改理由:

第一,该程序缺乏上位法授权,且法律性质不明。现行《专利法》《专利法实施细则》等法律法规均未规定管理专利工作的部门可以就“确认不侵权”出具咨询意见。该程序既非行政裁决,也非行政调解或行政确认,不产生具有法律约束力的效果,对当事人定分止争没有实质意义。

第二,该程序与行政裁决程序存在功能重叠与冲突。该程序并非行政裁决程序的组成部分,却在行政裁决章节中规定,容易造成程序混乱;且当事人如果请求确认不侵权,完全可以依法提起民事诉讼,无需在行政裁决程序中嵌入该程序。

第三,管理专利工作的部门既出具“确认不侵权的咨询意见”,又审理后续的行政裁决案件,相当于既做运动员又做裁判员,容易使当事人产生行政裁决不公平的合理怀疑,损害行政裁决程序的中立性与公信力。

意见7

条文定位:

第一部分专利侵权纠纷行政裁决→第三章 侵权判断→第一节 实施专利的行为→七、关于出租侵权产品的情形

指南原文:

其他需要特殊说明的情况是,对于将侵犯他人专利权的产品用于出租的行为,在作出侵权判断时,要具体考虑出租人的主观过错,出租人的行为性质,出租人与其他侵权人(承租人)的关系,所出租的被控侵权产品性质等。同时还要根据共同侵权的规定,认定出租行为是否属于教唆、帮助他人实施侵权行为。

修改建议:

明确出租侵权产品的行为定性:为生产经营目的出租专利侵权产品的,应认定为专利法规定的“使用”行为;或者,出租人明知或应知所出租产品为侵权产品,且为承租人实施侵权提供实质性帮助的,构成帮助侵权。不应仅列举考虑因素而无结论性标准。

修改理由:

原条文仅列举需要考虑的因素(主观过错、行为性质、与承租人关系、产品性质等),但未明确出租行为最终应定性为直接侵权(如“使用”)还是间接侵权(帮助侵权),也未给出具体认定要件,导致办案人员缺乏操作指引,实践中难以统一裁量标准。作为办案指南,应当对出租行为的法律性质给出明确结论,而非仅作模糊提示。

意见8

条文定位:

第一部分专利侵权纠纷行政裁决→第三章 侵权判断→第二节 共同侵犯专利权的行为

指南原文:

仅参照《民法典》第一千一百六十九条的规定,定义了教唆、帮助两种共同侵权行为。

修改建议:

参照《民法典》第一千一百六十八条的规定,补充“二人以上共同实施侵权行为,造成他人损害的,应当承担连带责任”相关的内容。

修改理由:

《民法典》中共同侵权包括共同加害行为(第1168条)与教唆、帮助行为(第1169条),二者在法律构成要件与责任效果上均有区别。

而原条文仅参照《民法典》第1169条规定教唆、帮助侵权,遗漏了共同加害行为,将可能导致以下问题:

第一,与《民法典》体系不衔接,破坏了共同侵权制度的完整性;

第二,在多个主体共同实施专利侵权行为(如共同制造、共同销售)时,缺乏明确的责任认定依据,不利于专利权人获得充分救济;

第三,在行政裁决程序中,办案人员面对共同直接侵权情形时无法援引指南作出统一裁量,影响裁决的规范性与公信力。

意见9

条文定位:

第一部分专利侵权纠纷行政裁决→第三章 侵权判断→第四节 发明、实用新型专利侵权判定→一、发明、实用新型专利权保护范围的确定→(二)权利要求的解释→5.权利要求解释的典型情形→(3)功能性技术特征→②对功能性技术特征的解释

指南原文:在专利侵权判定中,对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征,原则上应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。如果有充分证据表明权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的,并且本领域技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成,或者本领域技术人员有理由怀疑该功能性技术特征所包含的一种或几种方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题,并达到相同的技术效果,则对于权利要求中的该功能性技术特征,应当结合说明书和附图描述的实现该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容。

修改建议:

该条文整体替换为《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第八条的表述:功能性特征,是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等,通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征,但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。

与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比,被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段,实现相同的功能,达到相同的效果,且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的,人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。

修改理由:

原条文与《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第八条的规定不一致,也与《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(三)(征求意见稿)》第十三条的精神相冲突,容易不当扩大专利权保护范围,导致行政裁决与司法裁判标准不统一。

意见10

条文定位:

第一部分专利侵权纠纷行政裁决→第三章 侵权判断→第四节 发明、实用新型专利侵权判定→三、发明、实用新型专利侵权抗辩→(一)现有技术抗辩→2.现有技术范围→(4)不能被援引进行现有技术抗辩的技术类型→①在先申请在后公开的中国发明或实用新型专利/专利申请

指南原文:

所称“在先申请在后公开的中国发明或实用新型专利/专利申请”,是指在涉案专利申请日前向国家知识产权局提出申请,且在涉案专利申请日之后公布的中国发明或实用新型专利或专利申请。由于该专利/专利申请在涉案专利申请日时尚未公开,不构成涉案专利的现有技术,因此,在专利侵权纠纷处理中,不得援引进行现有技术抗辩。

修改建议:

建议在“(一)现有技术抗辩”之前补充规定“(一)不侵权抗辩”并适应性调整其他条文的序号。

“(一)不侵权抗辩”的具体内容为:当事人依据向国务院专利行政部门提出的在先申请主张不侵权抗辩,被诉侵权技术方案的全部技术特征均已被该在先申请单独、完整地公开的,应当认定不构成专利侵权。

修改理由:

原条文完全排除在先申请在后公开的专利/专利申请作为抗辩依据,与《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(三)(征求意见稿)》第二十一条的规定不一致。

上述司法解释(三)的第二十一条已经明确将“在先申请”作为独立的“不侵权抗辩”事由。行政裁决程序不应设置比民事诉讼更为严苛的抗辩限制,否则将导致行政裁决与司法裁判标准矛盾,损害被请求人的合法抗辩权。

以上修改意见供贵部门参考

意见提交人(排名不分先后):


编辑:Sharon

分享到微博
分享到微信
    分享到领英

相关文章