魏征 | 从舒学章案谈禁止重复授权原则的适用-观点

魏征 | 从舒学章案谈禁止重复授权原则的适用

作者 | 魏征

此文发表在《中国专利与商标》2009年第1期

我国《专利法》第9条与《专利法实施细则》第13条第1款，共同构筑了我国关于禁止重复授予专利权的基本原则。特别是《专利法实施细则》第13条第1款所说的“同样的发明创造只能被授予一项专利权”，直接表明了禁止重复授权原则的具体含义，在当前第三次专利法修改草案中，该规定一跃上升到《专利法》第9条并作为其中的第1款，使其更彰显出纲领的地位。

尽管我国《专利法》宣称明确奉行禁止重复授权原则，但对于如何理解禁止重复授权原则的功能与内涵及其相关法律的适用，业内仍有不同的认识。

一由舒学章案引发的禁止重复授权原则的大讨论[1]

舒学章案注定会在中国专利的发展历史中，占据重要的位置。而时年78岁高龄的舒学章老人，无论如何也不会想到，他的名字在2002年以后，再次与我国的专利制度的发展紧密地联系在一起了。舒老先生在1991年先申请了题为“一种高效节能双层炉排反烧锅炉”的实用新型专利，之后在1992年，又申请了名称相同的发明专利。在实用新型专利正常届满过期后的8个月，即1999年10月13日，舒老先生的发明专利申请才被授权。针对舒老的发明专利，济宁无压锅炉厂向专利复审委员会提出无效宣告请求，其理由是该发明专利不符合1992年颁布的《专利法实施细则》第十二条第一款的规定，前述实用新型专利和发明专利是相同主题的发明创造，构成了重复授权。专利复审委员会经审查认为：发明专利在授权时，实用新型专利权已经终止，故不存在两个专利权共同存在的情况。据此，专利复审委员会作出了维持发明专利权有效的决定[2]。

在后续的行政诉讼程序中，一审法院支持了专利复审委员会的观点，认为：《专利法实施细则》第十二条第一款规定的“同样的发明创造只能被授予一项专利”，应理解为“同样的发明创造不能同时有两项或两项以上处于授权状态的有效专利存在”，否则即构成法律所禁止的“重复授权”[3]。本案所涉发明专利与实用新型专利没有同时存在，在保护期上有间断，故不属于重复授权。而二审法院持相反意见，认为在实用新型专利过期后，将在后申请的发明专利再次授权，相当于把已进入公有领域的技术又重复授予专利权，应属重复授权[4]。

二审判决作出后，引发了社会各界的大讨论，究竟什么是禁止重复授权原则的功能与目的，并没有因为法院的终审判决而“一锤定音”，专利复审委员会也提出了再审申请。即使在法院的终审判决生效之后，国家知识产权局在对《审查指南》的修改中，仍明确地宣称：“禁止对同样的发明创造授予多项专利权，是为了防止权利之间存在冲突。因此，禁止重复授权原则是指同样的发明创造不能有多项处于有效状态的专利权同时存在”[5]。

《审查指南》作为国家知识产权局的部门规章，直接与法院的生效判决观点相悖，这种做法十分罕见。这说明关于禁止重复授权的争论，事关重大，最高法院于2007年8月9日提审该案，并于2008年7月14日作出判决。判决书中明确指出：“专利法上的禁止重复授权，是指同样的发明创造不能有两项或者两项以上的处于有效状态的专利权同时存在，而不是指同样的发明创造只能被授予一次专利权”[6]。

然而，最高法院的判决，只是支持了再审申请人专利复审委员会的观点，并没有从禁止重复授权的功能原理出发来解释其观点的正确性；因此，最高法院的判决仍不能为这场禁止重复授权的大讨论画上句号。

二禁止重复授权原则的本意是“为了防止权利之间存在冲突”吗？

对于禁止重复授权原则，即《专利法实施细则》规定的“同样的发明创造只能被授予一项专利”的原则，《审查指南》是这样解释的：

“禁止对同样的发明创造授予多项专利权，是为了防止权利之间存在冲突。因此，禁止重复授权原则是指同样的发明创造不能有多项处于有效状态的专利权同时存在。”

该观点告诉我们，“禁止重复授权”的目的是为了防止权利之间存在冲突。我们先假设这一观点是正确的，然后采用反证法分析如下：

设，A0（在先申请）和A1（在后申请）是同样的发明创造，对于申请人相同或不同，有两种情况：

（1）对于不同申请人

如果A0在A1的申请日之前公开，则A0构成A1的现有技术，可以用《专利法》第22.2条的新颖性或22.3条的创造性作为驳回理由。

如果A0在A1的申请日之后公开，则A0构成A1的抵触申请，可以用《专利法》第22.2条的新颖性作为驳回理由。

可见，此时不需要“禁止重复授权原则”出面。

（2）对于相同申请人

如果A0在A1的申请日之前公开，则A0构成A1的现有技术，可以用《专利法》第22.2条的新颖性或22.3条的创造性作为驳回理由。可见，此时禁止重复授权原则亦不起作用。

如果A0在A1的申请日之后公开，则A0也不构成A1的抵触申请，不能用《专利法》第22.2条的新颖性作为驳回理由。也就是说，此时没有抵触申请[7]的问题。

在A0也不构成A1的抵触申请的情况下，只有借助于“同样的发明创造只能被授予一项专利”的规定来禁止重复授权。

从上面的分析中，可以总结如下：

在不同申请人情况下，《专利法》第22条就可以将在后申请A1拒之门外，不可能出现重复授权问题，故此时不需要援用“禁止重复授权原则”。

在申请人相同（并非“他人”）的情况下，没有抵触申请的适用前提。则此时由于申请人相同，即前后两个专利权的主人是同一个人，就不会产生自己的权利与自己的另一个权利相冲突的问题。这说明，我们前面关于“禁止重复授权原则的目的是为了防止权利冲突”的假设是不正确的。也就是说，在申请人相同的情况下，禁止重复授权原则仍无用武之地。

由此可以得出结论：不管申请人是否相同，都没有禁止重复授权原则的用武之地。

如果这个结论是正确的，则说明专利制度中不需要禁止重复授权原则，这显然与“禁止重复授权原则”作为专利制度基石的基本原理相冲突。

这不得不迫使我们禁止重复授权原则的“真正的目的”，我们还是从美国专利制度中关于“double patenting”的规定寻求一些启发吧。

三美国对重复授权的处理方式

“double patenting[8]”是美国对重复授权的表达。美国的《专利审查程序手册》（The Manual of Patent Examining Procedure）[9] (MPEP)第804节限定，在一个或一个以上的专利申请中，或者在一个或一个以上的专利申请与一个授权专利中，出现“double patenting”的情况只能发生在申请人相同或部分相同，或者发明人相同或其中部分发明人相同时。换句话说，在申请人或发明人完全不相同的时候，没有“double patenting”的问题。

在美国，对“double patenting”的处理，对“同样的发明”，分为以“法定的”理由驳回和非法定的“司法上创立的显而易见类型的”的理由驳回两类[10]。

（1）“法定的”理由

当在后的专利申请与在前的专利为“同样的发明”，则根据美国专利法第101条规定的“发明或发现任何新的有用的方法的人…可以获得专利…”[11]，驳回该申请。当判断是否存在法定的“double patenting”驳回理由时，所考虑的问题是：同样的发明是否被申请两次？因为美国专利法第101条防止对同样的发明授予两次专利。“同样的发明”是指“identical subject matter”，即“相同的发明主题”[12]。

（2）非法定的“显而易见类型”的理由

当在后的专利申请与在前的专利不是“同样的”，但在后申请可以从在先的专利“预期”出，或者是在先的专利的显而易见的变化，则有“司法上的显而易见的重复专利的驳回”问题。

非法定的“显而易见类型”的驳回理由依据的是一项基于公共政策的司法原则，以防止所授予专利的排他权被不公正地或不适当地延长[13]。

非法定的“显而易见类型”的驳回，可用下面的图解来表示：

从上图可以看出，美国的观点认为，专利到期后，对发明或其显而易见的变形，公众可以自由使用。尽管在非法定的“显而易见类型”的情况下，前后两专利在授权后有“同时存在”的重合期，但美国似乎并不在意这段“重合期”，而是十分在意到期后的期限延长。我们可以由此推断出：“同时存在”的重合期不是问题的症结所在，而到期后的延长才是美国专利制度所不能容忍的。既然不容忍延长，美国的做法就很直接，不是去通过“放弃”一专利而防止重合，而是让专利权人作出一个“期末放弃声明”(terminal disclaimer)，将后一专利的到期日“提前”到在先专利的到期日，即后一专利在在先专利的到期日那一时刻提前终止。可见，美国的做法是剪除后一段的“延长期”，而不关心前一段的“重合期”。

美国对“double patenting”的处理，分为两种情况：其一：你已经就相同的专利获得过一项专利；其二：你目前所请求的专利属于先前你获得的专利的显而易见的变形。

对于第一种情况，通常的解决方案是：陈述两个申请不相同的理由，或是对在后申请的权利要求进行修改或删除，但不得通过声明放弃延长期；对于第二种情况，则可以通过声明放弃延长期来获得在后专利的授权。

综上，美国将类似我国的“同样的发明创造”概念细分为：完全相同的发明（same invention）和显而易见类型（obviousness-type）的发明，并对两种类型分别地处理。

对于完全相同的发明，美国可根据其专利法第101条的规定，禁止一案两次申请，态度十分鲜明。对于在字面上不属于完全相同的发明来说，则不允许申请人为了延长保护期，通过声明放弃延长期。美国宪法明确将包括专利在内的排他权限定在一个“有限的期限内”[14]，而禁止重复授权的根本目的就是防止专利保护期的不当延长。在“有限的期限内”享有排他性的权利，实际上既是对发明人公开其发明的回报，同时也兼顾了公众利益。因此，美国的禁止重复授权原则的目的，可以归纳为两个方面：其一是防止排他权被不公正地延长；其二是在专利权到期后，保证公众可以自由地利用专利技术，包括对专利技术显而易见的修改的自由利用。　

四我国设立禁止重复授权原则的根本目的

在前面的分析中已经证明：《专利法实施细则》第13.1条所体现的禁止重复授权原则仅仅适用于同一申请人就“同样的发明创造”的多次申请，而不涉及不同申请人就“同样的发明创造”的多次申请。下面的分析将以此为前提。

首先，我们将同一申请人就“同样的发明创造”先后申请发明与实用新型的情况作出图解[15]分析。具体分为三种方式：

（1）实用新型申请在先发明申请在后；

（2）发明申请在先实用新型申请在后；

（3）同日申请发明与实用新型。

方式一：实用新型申请在先发明申请在后

方式二：发明申请在先实用新型申请在后

方式三：同日申请发明与实用新型

图示的三种申请策略的共同点是，申请人采用同一个技术方案申请两种类型专利的策略，使得一个技术方案的实际的保护期得到了延长；这样申请人就获得比单独申请发明或实用新型都要长的保护期。

从上图中可清楚地看出，从实用新型专利的放弃日开始，发明专利权已经生效，申请人得到的总保护期比单独申请任一类型的专利保护期还要长的保护期之后，才放心地放弃其实用新型专利。国家知识产权局坦承这样做所带来的问题是：“专利权人就同一项发明创造所获得的专利保护期限可能超过20年的发明专利权期限”[16]。《审查指南》的制定者当然注意到了这一问题，并在《审查指南》的修订中提出了解决办法，即在遇到这种情形时，专利权人应当向专利复审委员会提交“自申请日起放弃其专利权的书面声明”，以此方式来维持另一项作为同样的发明创造的专利权有效，而“自申请日起放弃专利权的，该专利权视为自始不存在”[17]。他们想当然地认为：“这样的放弃方式最大的好处就是，可以将放弃追溯为自申请日起放弃从而保证保护期限不会延长，且该放弃的效力与被无效的效力一致。”

尽管《审查指南》的制定者已经意识到我国的禁止重复授权原则应该具有防止专利保护期被延长的目的和功能。但是，《审查指南》2006版的解决方案并没有从根本上解决专利保护期延长的问题。

这是因为，在法律意义上，放弃是对已有的实用新型专利权的放弃，放弃之前的专利权仍然存在，根本不能当作“自始就不存在”。这一点，与专利被“无效”的法律效力毫无共同之处。“无效”的法律后果是专利“自始就不存在”，即本来就不应被授权，而“放弃”则是一种当事人自愿的行为，是当事人对自己权利的自由处置。实践中，即使自申请日起放弃专利权，专利权在申请日至提交放弃声明之日期间仍然可以发生事实上的效力，例如专利权人在此期间可以提起侵权诉讼，仍然可以从之后视为自始不存在的权利中获益，并且无须在放弃专利权后返还从至始不存在的权利中获得的利益。显然，这种解决方案不能防止专利保护期的延长。

虽然《审查指南》2006版的制定者们没有能解决专利保护期的延长问题[18]，但认识到“禁止重复授权原则包含着防止专利保护期被延长的目的”这一点，仍然是一种进步。

经过上面的分析之后再来看最高法院的观点，就会发现：最高法院将禁止重复授权限定为只是不允许同样的发明创造的两项或者两项以上的有效专利权同时存在，而并不限制同样的发明创造只能被授予一次专利权的观点和做法，并不能克服专利保护期被延长的弊端，也无法体现出禁止重复授权的根本目的。

五对最高法院（2007）行提字第4号判决书中一些观点的商榷

1．如何看待“同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利”

最高法院在判决书中指出：“《专利审查指南》允许同一申请人同时或先后就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，这种做法的形成有其历史原因，虽不尽完善，但客观上有利于申请人选择对其发明创造最为有利的保护方式。”

应该指出，对于“允许同一申请人同时或先后就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利”，我国《专利审查指南》的确无明文规定。是否申请，如何申请，皆由申请人自主选择。实践中，同一申请人同时或者先后提出一项实用新型专利申请和一项发明专利申请是司空见惯的，同一申请人利用实用新型审批快的特点，争取早日授权；又利用发明专利期限长的优点，以求获得更长时间的合法的技术垄断权。但是，法律上对这种做法如何处理，关系到如何理解和落实禁止重复授权原则，关系到专利权人的利益与社会公众利益之间的平衡，不应该仅仅考虑是否有利于申请人，而更要考虑这种做法是否于法有据，是否违反了专利法基本原理，是否破坏了专利权人的利益与社会公众利益之间的平衡。其次，从舒学章案来看，这种做法恰恰给舒老先生以及公众带来了诉累。我国台湾地区的经验或许更有启发。台湾将“同一申请人同时或先后就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利”称为“一案两请”[19]。台湾学者认为：“同一技术不得重复申请发明及新型，也没有接力式的权利可以前后衔接。因此申请人欲藉新型审查时间较短，以一案二请发明及新型，纵然可先拿到新型专利权，但是随之而来的风险是技术报告可能为不利之评价，甚至最终权利有遭撤销而自始不存在之疑虑，如果曾经行使权利，还要负担专利法第一百零五条[20]的损害赔偿责任，徒生不必要之困扰。”[21]这位学者最后语重心长地告诫申请人说：“千万不要一案两请，不但要支付两笔申请规费及年费，也使两申请案法律关系复杂化、进而衍生接踵而来的举发、诉讼，难有宁日，申请人不可不慎。”

因此，如果判决书能从法律角度分析，才可能有说服力。

2．判决书关于“把重复授权理解为是指同样的发明创造被授予两次专利权”的说理出现逻辑错误

最高法院判决书中指出：“如果把重复授权理解为是指同样的发明创造被授予两次专利权，也会造成专利审查与授权的实践操作困难。如在一项发明专利申请提出后公布前的时间段内，他人若就同样的发明创造提出实用新型专利申请并获得授权，此时，如果简单地认为同样的发明创造只能被授予一次专利权，则该发明专利申请就不能被授权，这显然违背了专利授予的先申请原则；如果必须将实用新型专利无效后再授予发明专利权，也会造成实际操作上的困难。”

显然，判决书在这里出现了偷换主题的逻辑错误。在此之前，判决书对《专利法实施细则》中规定的“同样的发明创造只能被授予一项专利”，解释为“同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，只要两项专利权不同时存在，就不违反禁止重复授权原则。”可见，讨论重复授权问题的前提是“同一申请人就同样的发明创造分别提出实用新型和发明专利申请”，而不是他人的“就同样的发明创造分别提出专利申请的冲突问题”。而“在一项发明专利申请提出后公布前的时间段内，他人若就同样的发明创造提出实用新型专利申请并获得授权”的情形，显然偏离了重复授权主题，以此无法解释为什么同一申请人的“同样的发明创造”可以被授予两次专利权。

3．关于专利终止后进入公有领域的说理出现逻辑错误

最高法院承认：“在多数情况下专利权的终止会导致该技术进入公有领域”。为了证明在少数情况下，还存在着例外情况， “不能得出一项专利权一旦终止有关技术就进入了公有领域的结论”，对此，最高法院举了基本专利与从属专利的例子来支持其论点。

然而，最高法院的推论忽略了根本的一点，即本文之前的分析表明的：禁止重复授权原则仅适用于同一申请人就同样的发明创造先后两次申请专利的问题。而基本专利与从属专利两者的关系，不属于禁止重复授权原则语境下的“同样的发明创造”。

最高人民法院给出的基本专利与从属专利的定义为：

“从属专利，也称改进专利，是指一项在后申请的发明或者实用新型是对另一项在先申请专利的改进，它在采用在先专利技术方案的同时，又增加了新的技术内容，包括在在先申请的专利的基础上增加了新的技术特征或者发现了新的用途，从而符合专利法规定的授权条件而获得专利权。该在先专利称为基本专利。

”[22]从上述定义中可以看出，时间关系上，基本专利申请在先，而从属专利申请在后。两者的相互关系上，从属专利相对于基本专利具有新颖性、创造性。由此可见两者绝不可能构成“同样的发明创造”。既然两者不构成“同样的发明创造”，则以此作出的分析讨论就失去了意义。

结语

本文讨论了禁止重复授权的功能，认为禁止重复授权的目的应包括防止同样的发明创造经两次申请获得专利保护期限的“接力式”延长。本文认为，采取发明与实用新型不同日或同日提出申请的三种申请策略，只要两者属于“同样的发明创造”，都难以回避专利期限被不正当延长的问题。在第三次专利法的修改过程中，虽然国家知识产权局已然注意到专利保护期不适当地延长的问题，但在专利法修改草案的背景下，仍坚持将同样的发明创造的两次申请限定为同一申请人同一日提出的申请，不但削弱禁止重复授权作为专利法基石的作用，还为这种违反专利法基本原理的申请策略从没有“名分”的权宜之计摇身一变进入专利法的“殿堂”，无疑是动摇专利法的和谐体系。

注释（上下滑动阅览）

【1】在这场大讨论中，可以分成两种观点。

支持北京高院的观点有：文希凯：

“对我国专利法中禁止重复授权原则的理解和思考”，《审查业务通讯》，2003年6月刊；黄敏：“

也谈同样的发明创造只能被授予一项专利权”，

http://www.acpaa.cn/list_info.asp?news_id=1222，2008年8月访问；

南京市中级人民法院知识产权法官关于专利法修改草案的意见，http://www.chinalawedu.com/news/21604/6500/71/2006/9/xi4482131440182960023458-0.htm。

反对北京高院的观点有：

汤宗舜“关于禁止重复授予专利权问题的探讨”，载《知识产权》2003年第6期；

胡文辉：“论我国专利法上的‘禁止重复授权’原则”，中国政法大学2005年硕士论文。

【2】见专利复审委员会于2001年3月26日作出的第3209号无效宣告请求审查决定，

http://www.sipo-reexam.gov.cn/fushen/search/searchfs.asp。

【3】见北京市第一中级人民法院于2001年9月17日作出的（2001）一中知初字第195号行政判决书。

【4】见北京市高级人民法院于2002年4月22日作出的（2002）高民终字第33号行政判决书。

【5】见2006《审查指南》第二部分第三章第６节的规定，2006《审查指南》第158页。　

【6】见最高法院（2007）行提字第4号行政判决书

http://www.chinaiprlaw.cn/file/2008072213323.html。

【10】注意，《专利法（2001）》第二十二条是这样规定的：“新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。”

【8】“double patenting”中的“patenting”，用了动名词表达，更说明其指向的是授权的动作是重复的问题。

【9】类似于我国的专利《审查指南》。本文为行为方便，使用其缩写MPEP来代替。

【10】参见In re Vogel (CCPA 1970)。

【11】“whoever invents or discovers any new and useful process ... may obtain a patent therefor ....”

【12】原文为：“the question to be asked is: Is the same invention being claimed twice? 35 U.S.C. 101 prevents two patents from issuing on the same invention. ‘Same invention’ means identical subject matter.”见：Miller v. Eagle Mfg. Co., 151 U.S. 186 (1984); In re Vogel, 422 F.2d 438, 164 USPQ 619 (CCPA 1970); and In re Ockert, 245 F.2d 467, 114 USPQ 330 (CCPA 1957).

【13】原文为：A rejection based on nonstatutory double patenting is based on a judicially created doctrine grounded in public policy so as to prevent the unjustified or improper timewise extension of the right to exclude granted by a patent. In re Goodman, 11 F.3d 1046, 29 USPQ2d 2010 (Fed. Cir. 1993); In re Longi, 759 F.2d 887, 225 USPQ 645 (Fed. Cir. 1985); In re Van Ornum, 686 F.2d 937, 214 USPQ 761 (CCPA 1982); In re Vogel, 422 F.2d 438, 164 USPQ 619 (CCPA 1970); In re Thorington, 418 F.2d 528, 163 USPQ 644 (CCPA 1969); In re White, 405 F.2d 904, 160 USPQ 417 (CCPA 1969); In re Schneller, 397 F.2d 350, 158 USPQ 210 (CCPA 1968); In re Sarett, 327 F.2d 1005, 140 USPQ 474 (CCPA 1964).

【14】Article I, Section 8, Clause 8 of the U.S. Constitution: To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.

【15】本文为便于论述，先采用2001版《审查指南》的关于同样的发明创造的处理规定来画图，本文稍后会指出，即使是2006版《审查指南》将放弃日提前到申请日，这些图解的原理仍然适用。

【16】《新专利法详解》，国家知识产权局条法司著，知识产权出版社，2001年8月版，第54页。

【17】《审查指南修订导读》(2006)(第2版)，国家知识产权局专利局审查业务管理部编，知识产权出版社，2006年12月版，第303页。

【18】《审查指南》2006版的制定者也曾设想过其他方案：包括：“方案一，保留原指南方案不变，其主要好处是能够很好地保持政策连贯性，但是也有其很大的弊端，就是，当申请日不同的时候会导致保护期限延长。方案二，建议自最早的申请日起计算保护期，其好处是解决了保护期限延长的问题，但是其弊端也是很显然的，其一就是这样的方案修改了另外一项专利的申请日，其与专利法的基本规定相违背，其二就是导致在实际操作上的困难，比如如何进行公告，是否必须将其申请日的改变等均予以公告，专利权人已取得的专利证书是否需要更换等问题。”出处同上。

【19】台湾地区自2003年修改专利法，将实用新型专利申请的审查由原来的实质审查还为形式审查，使得“一案两请”的问题更加凸现。

【20】台湾地区专利法第一百零五条：新型专利权人之专利权遭撤销时，就其于撤销前，对他人因行使新型专利权所致损害应负赔偿之责。

【21】李镁：“新专利法架构下禁止重复授予专利权原则之研究---同一人以同一技术重复申请发明及新型之处理原则”，pcm.tipo.gov.tw/pcm/pro_show.asp?sn=144。

【22】见《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定（会议讨论稿 2003.10.27－29）》第32条。

作者：魏征

编辑：Sharon

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