本部分节选自：吴智永，庄雨晴：《知识产权惩罚性赔偿制度司法适用问题探究——以上海市浦东新区人民法院知识产权惩罚性赔偿案件为样本》，载《电子知识产权》2023年第3期，第66-80页。【原文链接】

知识产权惩罚性赔偿的约定适用

随着我国知识产权惩罚性赔偿制度的全面建立，在一些知识产权侵权案件中出现了原被告之间已经事前就可能发生的知识产权侵权行为约定适用惩罚性赔偿的情况。该等约定可能出现于原被告之间前序相关知识产权纠纷的调解协议、和解协议、不再侵权承诺书之中，也有可能出现于原被告之前签署的授权许可或其他合作协议之中，甚至有可能出现于侵权行为发生之后原被告之间的沟通协商之中。事实上，现行的知识产权专门法司法解释中已经就约定赔偿进行了规定，然而这些规定出台于惩罚性赔偿制度实施之前，并非是专门针对惩罚性赔偿的约定适用。[1]  

1. 惩罚性赔偿约定适用的性质

从性质上看，侵权行为发生后的事后约定相当于双方之间就侵权责任的和解，而即便是依事前约定进行的赔偿，其性质仍应属于侵权责任，而非违约责任。[2]一方面，在被告确实构成知识产权侵权，且应当承担赔偿责任的情况下，可充分尊重当事人之间的意思自治，依据当事人的约定适用惩罚性赔偿。另一方面，允许惩罚性赔偿的约定适用也更有利于损害赔偿对于侵权行为的威慑与阻却功能的实现。然而，需要注意的是，对于惩罚性赔偿的约定适用，其前提应当是知识产权侵权人的行为符合惩罚性赔偿的授予条件，亦即《民法典》第1185条所规定的“故意侵害他人知识产权，情节严重的。”

2. 惩罚性赔偿约定适用的不同模式

实践中，对知识产权惩罚性赔偿的约定可能存在直接约定赔偿金额以及约定惩罚性赔偿计算方式两种模式。

在直接约定赔偿金额模式中，双方所约定的赔偿金额可能已经超过权利人的实际损失，此时约定的赔偿金即带有惩罚性，在侵权方违反约定实施情节严重的故意侵权行为时可以适用。例如，在“禧玛诺（新）私人有限公司与宁波赛冠车业有限公司等侵害专利权纠纷案”中，原被告在前序诉讼中达成调解协议，约定被告应立即停止制造、销售、许诺销售任何落入原告涉案专利权保护范围的产品，删除所有登载侵权产品的宣传资料，否则支付原告违约金100万元。此后被告违反约定继续制造和许诺销售涉案侵权产品，原告诉至法院并要求被告依约赔偿100万元，而被告抗辩认为原告诉请赔偿金额违反侵权责任的比例原则，造成严重不公平和利益失衡。二审法院认为本案中被告系故意侵权、多次侵权，并存在故意逃避侵权责任的情节，符合惩罚性赔偿的授予条件，对被告的抗辩意见未予支持。[3]

在约定惩罚性赔偿计算方式模式中，当事人之间可以就基数的数额或计算方式以及倍数的确定达成约定。这样的约定事实上与知识产权法定惩罚性赔偿的计算模式接轨，当侵权人违反约定从事情节严重的故意知识产权侵权行为时，权利人亦可在诉讼中主张按照约定的计算方式适用惩罚性赔偿。例如，在“青岛尚美数智科技集团有限公司与象山区骏怡商务酒店等侵害商标权及不正当竞争纠纷案”中，法院在被告的侵权行为符合惩罚性赔偿颁发条件，且双方已就合同终止后商标使用费的计算做了约定，被告拒不提供完整的财务信息的情况下，适用举证妨碍规则，综合考虑疫情对酒店行业的影响，酌情确定了平均入住率和平均客房单价，计算出其涉案侵权行为惩罚性赔偿的基数，并依据双方在合同中约定的5倍赔偿，适用惩罚性赔偿。[4]  

3. 惩罚性赔偿约定适用的限制

当事人可以通过达成合意的方式约定惩罚性赔偿的适用以及惩罚性赔偿的数额，这在司法实践中已经达成了共识。但实践中有观点认为“当事人约定惩罚性赔偿的倍数不在法定范围内，并请求适用约定的惩罚性赔偿倍数的，一般予以支持，但对方当事人提出异议并提供有效证据证明该约定明显不合理的除外。”[5]根据该种观点，当事人似乎具有通过适用约定惩罚性赔偿而突破法定倍数限制的机会。

值得注意的是，约定赔偿在性质上虽属于侵权责任，但约定赔偿也涉及合同法的适用，如人民法院应当依据合同法审查当事人的约定是否存在无效、可变更或可撤销的情形。[6]同时，《民法典》第468条规定：“非因合同产生的债权债务关系，适用有关该债权债务关系的法律规定；没有规定的，适用本编通则的有关规定，但是根据其性质不能适用的除外。”这也意味着，在《民法典》的体系结构中，合同编成为具有统领债法体系功能的“准债法总则”。[7]而《民法典》合同编通则部分第585条第2款规定了违约金调整规则，即“约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。”

可见，虽然约定赔偿属于对侵权之债的约定，然而由于约定赔偿本质亦属于违反当事人之间约定的后果，属于债法意义上的违约责任，因而法院亦可在约定的金额或约定方法的计算结果明显不合理时予以调整。但是何为不合理，现实中存在不同认识，惩罚性赔偿并不同于补偿性赔偿，其具有强制性色彩，因此法律规定的倍数限制应当为效力强制性规定，不宜突破。

注释（上下滑动阅览）

[1] 参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第28条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第16条第3款以及《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第25条第3款。

[2] 参见朱佳平：《侵权约定赔偿的适用规则》，载《人民司法》2021年第8期，第82-86页。

[3] 参见上海市高级人民法院（2020）沪民终555号民事判决书。

[4] 参见上海市浦东新区人民法院（2021）沪0115民初31896号民事判决书。

[5] 参见《北京市高级人民法院关于侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿审理指南》第3.21条。

[6] 宋晓明、王闯、李剑：《<最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）>》的理解与适用，载《最高人民法院知识产权司法解释理解与适用》，中国法制出版社2016年版，第43页。

[7] 参见最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组编：《中华人民共和国民法典合同编理解与适用（一）》，人民法院出版社2020年版，第21页。

来源：知识产权与竞争法

编辑：Sharon