笔者从独权的影响范围、把握主动权、审查时表现更优、无效时更稳定四个方面展开分析，认为采取“有新创性”的独权的布局策略有一定的潜在益处。

重点导读

一、引言

二、对于布局独权范围的两种处理策略

三、对于布局“有新创性”的独权的分析

四、结束语

引言

随着专利制度的发展，企业也越来越重视专利质量。一件高质量的专利具有“进可攻”、“防可守”的特点。

“进可攻”需要专利能够有效覆盖到基于同样发明构思的产品方案，尤其能覆盖到竞争对手的同样构思的产品；“防可守”需要专利在防御时能经受住挑战，特别是创造性方面的挑战，确保发挥攻击作用时能始终“立”得住。

对于这两方面的特点，再进一步延伸，笔者认为均归结于权要的保护范围是否合理。关于权要的保护范围，涉及独权和从权两个方面。如下将主要探讨如何合理布局独权的保护范围。

对于布局独权范围的两种处理策略

专利的保护范围，尤其是独权的保护范围，受技术方案和撰写质量两方面的影响。如脱离技术方案单纯谈撰写质量，有些“纸上谈兵”，脱离实际情况；如仅围绕技术方案不考虑撰写质量，则完全脱离了专利体系。

关于技术方案，笔者按创新程度将其划分为两类：

• 第一类，创新程度高，例如开拓性的技术方案；
• 第二类，创新程度中或者低，例如在开拓性技术方案的基础上进一步研发的方案。

对于第一类，因创新程度较高，通常对比文件较少，有潜力撰写打磨成基础专利。此类技术方案，也属于撰写过程中“可遇不可求”的方案。

对于第二类，由于创新程度不那么高，或多或少有对比文件涉及到，不同经验的撰写水平对创造性的感知不同，则不同经验的撰写水平处理案件后可能出现不同的结局：或撰写前已建议结案，或撰写后驳回，或撰写后获得一个较窄的专利保护范围，或撰写后获得一个相对合理的专利保护范围。此类技术方案，是企业研发和专利撰写过程中的“常态”。对于此类技术方案，如何布局独权以争取日后授权一个相对合理的专利保护范围更具探讨和研究价值。

为使后文表述清晰，先假设如下实务案件情形：一件创新程度中或者低的技术方案，经过撰写前理解技术方案、初步检索现有技术、与发明人沟通理解方案细节、了解本领域技术水平等过程后，发现发明人提出的原发明点已被已获知到的对比文件公开，同时，在原发明点基础上还包括一些看似不“起眼”的区别点，例如区别技术1（涉及区别技术特征1a，1b和1c）和区别技术2（涉及区别技术特征2a和2b），且各区别技术有相应解决的技术问题和技术效果。

面对上述“已然获知对比文件公开原发明点”的情形如何布局独权，笔者在实际讨论过程中遇到过两种不同的处理策略：

• 一种是独权继续围绕原发明点进行撰写，撰写的范围较大，但已无新颖性，将有创新的区别技术1和2分别布局到并列的两个从权中，后续视审查过程中的对比文件情况再针对性选择要加入的从权特征争辩新颖性和创造性。
• 另一种是合理确定独权的范围以确保新颖性和足够的创造性，后续对审查过程中的对比文件据理力争。即，独权中除限定与现有技术重叠的原发明点相关特征之外，还需选取一个有创新的区别技术。

乍一看，前一种处理策略能撰写出更大的保护范围，审查修改时也更灵活，但笔者基于实务处理过程发现：后一种处理策略看似在撰写时放弃了一个较大的保护范围，但从形成高质量专利文件的长期过程来看却也有一定的潜在益处。如下笔者将从撰写侧、审查侧和无效侧三个方面说明为何撰写“有新创性”的独权也有潜在益处。

对于布局“有新创性”的独权的分析

第一，从撰写侧来看，笔者认为独权影响着说明书的整体质量，且影响程度远比看上去的要大。

从一套申请文件的整体篇幅来看，独权看似只是简短的几行字，但对整体文件质量的影响却非常重大。独权中写哪些限定内容，直接影响着背景技术、技术问题、技术效果写哪些内容，也直接影响着具体实施方式中的描述逻辑，各特征的描述篇幅，具体实施方式的描述侧重点等。

如任由独权撰写得过大以致无新颖性，一方面，不利于引导充分沟通、描述各进一步区别技术与发明点之间的关联，不利于深入理解方案的创造性，尤其是在创新程度本就不那么高的技术方案中创造性本就不那么明显；另一方面，具体实施方式对发明点、区别技术1、区别技术2的撰写会变得零散，侧重点不突出，不利于突显真正有创新的区别技术。这一点，在后续审查侧中也会进一步讨论。

可以说，独权看似简短、独立，但却与说明书的质量有着密切的联系，发挥着统领统筹的作用，犹如一面“旗帜”，引领背景技术、技术问题、技术效果甚至具体实施方式的走向。而说明书的这些内容，又直接影响着阅读申请文件的每个人对于独权方案创造性的第一印象。

如果“旗帜”立得准和稳，文件整体质量好，阅读感知到的创造性也高；如果“旗帜”有些偏，文件整体内容不理想，阅读后无法明显感知方案的创造性。而能否让阅读者很好地认同和感知方案的创造性，这对于创新性本就不那么高的技术方案显得尤为重要。

第二，继续从撰写侧来看，笔者认为应该掌握主动权，撰写之初应主动引导独权的授权范围走向，而非被动等待审查时的对比文件。

在前述案件情形下，认可“独权撰写大一些”的观点可能认为：在无明确的审查对比文件之前，一方面无法确定哪个区别技术更适于未来授权；另一方面，如贸然加入一个区别技术在独权中，在之后的审查过程中无法再扩大保护范围，反而不利于保护范围的争取。

面对上述观点，笔者认为：一方面，在创新程度本就不那么高的技术方案中，原定发明点已被对比文件公开的情形下，进一步的区别技术不会太复杂。经过充分的方案理解和初步的检索，结合发明人的技术侧确认，基本可以确认哪个区别技术的创新程度更好，哪个更有望授权，例如，区别技术1的创新程度高于区别技术2，区别技术1更有望获得未来授权。

另一方面，经过双重角度的核实确认，即，专利撰写者从专利检索角度，发明人从本领域技术水平的技术角度，确定出的创新程度高低顺序，在大多数案件情况下，均是符合实际，大概率不会出现偏差。所谓大概率不会出现偏差，是指大多数案件在后续修改应对过程中也基本需靠创新程度更高的区别技术1，而非原发明点或者相对较弱的区别技术2来争辩。

因此，基于能够确定哪个区别技术更适合撰写独权，且确定的内容大概率不会偏，笔者认为应把握主动权，主动引领独权中的限定内容，而非构造一个明显无新颖性的独权，被动等待审查阶段再进行修改。

通过撰写时主动把握，提前充分了解原本不“起眼”的区别点的创新性所在，提前在申请文件中充分描述，则在后续审查和无效的争辩过程中才能有据可依，从而实现“预则立”的效果。如果撰写阶段未主动把握好保护范围走向和授权走向，审查阶段只会存在更多的不确定性。

第三，从审查侧来看，笔者认为一个“有新创性”的独权（为表述方便，简称“个体方式”）优于一组“缺新颖性的独权+进一步限定的从权”的组合（为表述方便，简称“组合方式”），表现在：更易于获得创造性认可和更有保障获得合理授权范围。

具体地，一般写入独权的特征是较为重要的内容，审查员不会轻易认为公知。如审查员检索时确未检索到影响区别技术1 的对比文件，可能会直接认可创造性。当然，审查员也有可能发“公知”意见质疑创造性，但即便如此，结合撰写时对区别技术1有过侧重分析，与原发明点的关联衔接描述深入充分，一般也较容易劝服审查员。

但如果“组合方式”下，区别技术1布局在从权中，结合前述撰写侧的分析，通常具体实施方式中是分开零散描述区别技术1，与独权中特征的描述是分离割裂的，不容易在撰写时考虑到特征之间的内在逻辑联系，且通常对区别技术1的着墨不会太多，从而很难成功争辩特征是非公知的。即，“个体方式”比“组合方式”更易于获得创造性认可。

另外，基于前述案件情形，假设审查阶段的对比文件（与撰写阶段已获知的对比文件可能相同，也可能不同）公开了独权中的原发明点相关技术特征。对于“组合方式”，坐实了独权缺少新颖性，则答辩时会出现三种情况：增加区别技术1，增加区别技术2，或者增加区别技术1和区别技术2。

结合前述撰写侧分析，区别技术1和区别技术2的创新程度并未进行深入描述，两者的创新程度可能在答复阶段的处理人看来差不多，则无法准确定位到应该增加“区别技术1”，此时获得合理授权范围的可能性是三成。而对于“个体方式”（独权中已限定区别技术1），则答辩时会出现两种情况：不修改（或仅增加个别补充强调性限定），争辩独权有创造性；或者，修改加入区别技术2。结合前述撰写侧分析，撰写时对区别技术1有过较为“浓墨重彩”的侧重描述，从而定位到“不修改”的处理方式的可能性更高，此时获得合理授权范围的可能性高于五成。即，“个体方式”比“组合方式”更有可能获得合理授权范围。

综上，从获得创造性认可和获得合理授权范围可能性高低的角度，笔者认为在审查阶段“个体方式”优于“组合方式”。如果授权范围更合理些，那么在后续主动发起侵权诉讼和许可谈判时也更具有利地位。

第四，从无效侧来看，笔者认为一个有新创性的独权稳定性更好。

对于认可“组合方式”的观点可能认为：独权撰写得大，也是有可能获得较大授权范围。笔者不否认这种可能性的存在，如果审查检索时“机缘巧合”，确实是有可能最终以撰写时的大范围获得授权。

然而，授权的范围一旦到达无效阶段，如果撰写时自己都检索到能影响新颖性的对比文件，则无效请求方大概率也能够检索到，则该较大范围的独权只是停留在字面上的较大范围，实质上并不是一个稳定的较大范围。面对无效挑战时，也大概率需要往后退。而后退时，同样存在与审查过程中类似的情况：“个体方式”比“组合方式”更易获得创造性认可。即“组合方式”退缩后不一定能稳定地获得创造性认可，而个体方式下有过“预则立”，“始终如一”，更易获得创造性认可，稳定性更好。

综上所述，从独权的影响范围、把握主动权、审查时表现更优、无效时更稳定四个方面，笔者认为从形成高质量专利文件的长期过程来看后一种处理策略也具有潜在益处，应视案件情形采取布局“有新创性”的独权的处理策略，而不宜一概都将独权撰写得过大。

结束语

对于创新程度中或者低的技术方案，不同经验的撰写水平处理后会出现不同的结局，撰写时布局有新创性的独权，较有利于日后争取授权一个相对合理的专利保护范围，从形成高质量专利文件的长期过程来看有一定的潜在益处。

当然，该处理策略的成立是以原发明点确实被公开以及其余区别点确实有一定的新创性可供发掘为前提条件。该处理过程中，也离不开代理人和企业专利工程师的深入工作：在充分理解方案和一定程度的检索的基础上，准确梳理出各技术点的创新程度，进而主动发挥专业知识，在撰写之初定好整个申请的侧重点，定出整个文件的走向。不宜一概都撰写“大”的独权范围忽略独权的潜在影响，而是应该视案件情形采取布局“有新创性”的独权的处理策略。

作者：余敏

编辑：Sharon