关于涉及放弃式修改的审查意见，其多出现于化学生物领域案件中，并且在《专利审查指南》和《专利审查操作规程》中对其进行了一定程度的解释，本文意在对放弃式修改的含义及其接受条件进行总结并给出相对浅显分析，以起到抛砖引玉的作用。

一、放弃式修改的定义

1、《专利审查指南》中的示例性描述

在《专利审查指南》中，针对放弃式修改并未给出明确定义，而是给出了具体的示例性描述，即：如果在原说明书和权利要求书中没有记载某特征的原数值范围的其他中间数值，而鉴于对比文件公开的内容影响发明的新颖性和创造性，或者鉴于当该特征取原数值范围的某部分时发明不可能实施，申请人采用具体“放弃”的方式，从上述原数值范围中排除该部分，使得要求保护的技术方案中的数值范围从整体上看来明显不包括该部分，由于这样的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，因此除非申请人能够根据申请原始记载的内容证明该特征取被“放弃”的数值时，本发明不可能实施，或者该特征取经“放弃”后的数值时，本发明具有新颖性和创造性，否则这样的修改不能被允许。例如，要求保护的技术方案中某一数值范围为Ｘ1＝600～10000，对比文件公开的技术内容与该技术方案的区别仅在于其所述的数值范围为Ｘ2＝240～1500，因为Ｘ1与Ｘ2部分重叠，故该权利要求无新颖性。申请人采用具体“放弃”的方式对Ｘ1进行修改，排除Ｘ1中与Ｘ2相重叠的部分，即600～1500，将要求保护的技术方案中该数值范围修改为Ｘ1＞1500至Ｘ1＝10000。如果申请人不能根据原始记载的内容和现有技术证明本发明在Ｘ1＞1500至Ｘ1＝10000的数值范围相对于对比文件公开的Ｘ2＝240～1500具有创造性，也不能证明Ｘ1取600～1500时，本发明不能实施，则这样的修改不能被允许。1

从上述内容可以看出，《专利审查指南》中特指的放弃式修改一般应理解为区别于一般修改方式的一种特例（应予说明，本文中提到的放弃式修改特指对应于《专利审查指南》中所记载的上述示例这种特殊情况）。

2、放弃式修改的定义梳理

从放弃式修改的上述说明来看，其一般包括如下几个方面：

（1）权利要求书涉及数值范围特征（以下，设为数值范围A）。

在审查指南中仅提示了数值范围的情况，但无论是从逻辑角度还是从现实实务来看，其都并不应理解为局限于数值范围，而应被理解为涵盖数值范围、要素集合在内的更大范围类特征的情况。应予说明，在《专利审查操作规程》中给出了涉及马库什放弃修改的解释2，这也印证了上述观点。

（2）申请人采用具体“放弃”的方式，从A中排除某一部分（以下，设为数值范围A1），使得要求保护的技术方案中的A从整体上看来明显不包括A1。

例如，当A对应于《专利审查指南》的上述示例中的600～10000时，A1对应于600～1500，这种情况下，进行放弃式修改而得到的范围可以是1500＜A2≤10000，由此便能够使得A从整体上看来明显不包括A1。

（3）“放弃”掉的A1并未被记载于原说明书和权利要求书中。

截止至上述（2）为止，其实是一种较为常见的修改方式，其是否会被接受主要取决于修改本身是否符合修改要求，专利法最为主要的修改准则记载于专利法第33条中，即：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

乍一看，会感觉（3）与专利法第33条有冲突之嫌，对此暂不进行解析而在后文中进行进一步详述。

二、放弃式修改被接受的条件

放弃式修改被接受的条件一般包括以下两点：

（I）该特征取被“放弃”的数值时，本发明不可能实施；或者该特征取经“放弃”后的数值时，本发明具有新颖性和创造性。

（II）能够根据申请原始记载的内容进行证明上述（I）。

针对（I），该特征取被“放弃”的数值时，本发明不可能实施；或者该特征取经“放弃”后的数值时，本发明具有新颖性和创造性。

（I-1）该特征取被“放弃”的数值时，本发明不可能实施。

这里的“发明不可能实施”通常是涉及形式问题，本领域技术人员较为容易将其发现，其实质上并不会影响本领域技术人员对于权利要求书保护范围的理解。

例如，假设原权利要求书中记载了“X是≥3的偶数”。显然本领域技术人员很清楚偶数不包括“3”，“3”的记载明显仅仅是一种形式错误，而这一错误本身并不会影响本领域技术人员对于权利要求书保护范围的理解。

当然，其也可能涉及无法实现发明所期待的效果的实质性错误，这种情况如果是申请人的疏忽造成的，那么除非存在申请日之前公开的对该错误所涉及的范围进行否定的对比文件，否则以审查员的认知水平、检索标准等，极难预先发现这种问题；反之如果存在这种对比文件的话，这将会证明发明的技术构思早已被在先存在的对比文件深入讨论过，其新创性将会受到该对比文件的挑战，因而后者属于（I-2）的讨论范围。

（I-2）该特征取经“放弃”后的数值时，本发明具有新颖性和创造性

这里说的新创性可以理解为进行了放弃修改之后的本发明相对于对比文件具有新创性。例如参照《专利审查指南》的上述示例，当A对应于《专利审查指南》的上述示例中的600～10000时，A1对应于600～1500，这种情况下，审查员检索到的对比文件公开了另一数值范围B为240～1500，B例如落在A1之内而导致对比文件影响发明的新创性。当A中放弃掉了A1之后，A中的除A1之外的范围相对于B具有新创性的情况下，满足上述条件。

针对（II），能够根据申请原始记载的内容证明上述（I）。

（II-1）对于上述（I-1），由于本身仅涉及一种形式错误，这一错误本身的修正并未导致权利要求书保护范围的实质性变化，这种修改一般基于申请原始记载的内容能够推测出，即便是无法基于申请原始记载的内容进行推测，也一般能够基于公知常识而确定，因而其通常是被允许的。

例如，在上面的例子中，可以将“X是≥3的偶数”修改为“X是≥3的偶数，且X≠3”，这一修改本身仅仅是一种形式问题的修正，其并未实质性地改变权利要求的保护范围，因而其应当被允许。

另外，实务中不同审查员对这类形式问题的处理方式往往不同，大多审查员会在指出新创性问题的同时附带提及这类形式问题，也有一部分审查员会在申请文件授权之前以电话沟通的形式请求申请人主动进行修改以获得授权，当然还有些审查员不刻意要求申请人去处理这类问题。

另外，在《专利审查操作规程》中也给出了一个案例以及针对该案例的相关解析，具体如下：

权利要求：下式的化合物：

其中：A 环是有机核（结构式略），R 为C1−6 烯基。

根据化学领域的公知常识，不存在C1烯基，即该权利要求中包括了实际不存在、不可能实施的化合物。申请人作出如下修改：

修改方式 1：“权利要求1：……R 为C2−6 烯基。”

修改方式 2：“权利要求1：……R 为C1−6 烯基，不包括C1 烯基。”

【案例分析】

原申请文件中未公开C2 烯基这一端点，也不能由原说明书和权利要求书记载的内容直接地、毫无疑义地确定所述烯基的起点必然为C2，因此修改方式1 是不允许的。对于修改方式2，申请人使用了具体放弃的方式排除明显不存在的化合物，这种修改方式可以接受。应当指出，由于明显不存在的化合物（即当R 为C1烯基时的化合物）对权利要求请求保护的范围不会产生任何实质性影响，所以审查员也可以不要求申请人进行修改。3

（II-2）对于（I-2），是否能够根据申请原始记载的内容对其进行证明将直接影响修改是否超范围。

如果不能根据申请原始记载的内容对其进行证明，那么即便是修改后的权利要求能够满足新创性要求，也会由于修改后的内容无法基于原说明书和权利要求书得出，修改本身不符合专利法第33条的规定，而不被允许。

反之，如果能够根据申请原始记载的内容证明上述（I），那么显然由于修改后的内容能够基于原说明书和权利要求书而得出，所以修改本身符合专利法第33条的规定，其是应被允许的。

这里大家会有一个疑问，假设能够根据申请原始记载的内容进行证明的话，也就是说原本就没有修改依据不足的缺陷的话，那么此时修改本身应与是否有新创性无关地被允许。进一步地，放弃式修改就是为了克服“放弃掉的范围并未被记载于原说明书和权利要求书中”这一问题而被提出的，也就是说以“不能根据申请原始记载的内容证明上述（I）”为前提，这显然是一个逻辑上的悖论。

对此，我们反观进行放弃式修改的初衷，也许会有一个更为直观的答案。

三、进行放弃式修改的初衷

对此，在《专利审查操作规程》中存在如下记载：

具体“放弃”是一种特殊类型的修改方式，主要出现在化学领域以及涉及数值范围的修改，参见审查指南第二部分第八章5.2.3.3（3）。

通过具体“放弃”修改方式来排除原申请文件中没有公开的技术特征以限制权利要求的保护范围时，通常是采用否定性词语或排除的方式来放弃权利要求的部分保护范围。但是如果能够用正面的语言来描述，则不允许采用具体“放弃”方式修改权利要求。

（1）允许从权利要求中排除不授予专利权的主题，例如，审查指南第二部分第一章4.3.2中所述的在权利要求中增加“非治疗目的”的限定；

（2）允许排除抵触申请的相关内容以使权利要求具备新颖性；

（3）允许排除下述情况的现有技术而使权利要求具备新颖性：所述现有技术是指其所属技术领域与发明的技术领域相差很远，解决完全不同的技术问题，发明构思完全不同，所述现有技术对于发明的完成没有任何教导或启示。4

由此可以看出，排除“允许从权利要求中排除不授予专利权的主题”这一情况之外，放弃式修改一般是为了解决两个极偶然现象，一个是“抵触申请”，另一个是“偶然占先”。

对于“抵触申请”，其能够评价本发明的新颖性，基于先申请原则应排除与其重复范围的授权，但抵触申请无法评价本发明的创造性，因而排除之后的剩余范围在新创性方面是满足授权条件的，但修改本身存在不符合专利法第33条的规定的问题。然而，抵触申请的公开日晚于本发明的申请日，发明人在申请日之前无法得知其存在，此时如果仅基于专利法第33条否定与抵触申请的公开范围不重复的范围区间的话，显然对于申请人有失公平。

而对于“偶然占先”，由于其所属技术领域与发明的技术领域相差很远，解决完全不同的技术问题，发明构思也完全不同，所以知晓本领域和相关领域技术知识的发明人很难甚至说是不可能将其获知。另外，由于“偶然占先”对于发明的完成没有任何教导或启示，而教导和启示是评价创造性的关键所在，因而其与“抵触申请”同样无法评价发明的创造性。此时如果仅基于专利法第33条否定与偶然占先申请的公开范围不重复的范围区间的话，同样对于申请人有失公平。

总之，无论是“抵触申请”还是“偶然占先”，出现范围重复的情况在现实当中都是极为罕见的，而进行放弃式修改的初衷仅仅是为了针对“抵触申请”和“偶然占先”这两种极为罕见的情况。

另外，若权利要求中所要排除的现有技术可以评价本申请的创造性，那么可直接认定根据该现有技术所作的具体“放弃”修改不符合专利法第33条的规定。不允许通过具体“放弃”的修改方式来克服原说明书没有充分公开的缺陷。例如，说明书中某个技术方案中的某个技术特征公开不充分导致该技术方案无法实施时，不允许申请人以删除（具体“放弃”）该技术特征的方式克服该技术方案无法实施的缺陷。5也就是说，进行放弃式修改不是为了给说明书公开不充分的案件打开方便之门。

四、是否应该进行放弃式修改

放弃式修改的方式虽然有其一定的参考意义，但从其被接受的条件可以看出，其不仅要求十分苛刻，而且对于大多数案件并非是适合的。当然，为了确保更大的保护范围，根据具体案件情况不同，有时也可以在实审初期尝试一些非常规的修改方式，但在此之外还是建议同时预备另一套更为稳妥的备选方案，以做到有备无患。归根到底，修改是否超范围极大程度取决于说明书的公开充分程度，因而还是主推荐在申请文件撰写时多注意说明书公开充分的重要性，例如将对比实验数据补充得尽可能完整，保护范围的大数值区间尽可能细分等，以应对实审过程中被指出的各种问题。

注释（上下滑动阅览）

[1]《专利审查指南》 第二部分 第八章5.2.3.3不允许的删除

[2]《专利审查操作规程》 第十章 1.8 马库什权利要求的修改

[3]《专利审查操作规程》 第十章 1.8 马库什权利要求的修改

[4]《专利审查操作规程》第八章 9.3.9 具体“放弃”

[5]《专利审查操作规程》第八章 9.3.9 具体“放弃”

来源：北京允天律师事务所

编辑：梵高先生