直播回顾 | 韩国专利实践概况
韩国知识产权局是世界五大知识产权局之一。韩国作为世界发达经济体,其国内众多企业在诸多技术领域保持着世界领先的地位。也因韩国对知识产权的格外重视,才能让韩国企业在与众多世界顶尖企业的知识产权交锋中不落下风。
那么,韩国知识产权是一个怎样的环境,有着怎样的传统与特点?中国企业在韩国的知识产权保护有哪些需要了解的信息?6月10日,知产前沿联合RWS邀请到任职于韩国著名AJU专利事务所的两位嘉宾郑洔镕先生和丹尼尔 H.谢尔先生共同为各位读者了分享韩国专利实践的概况。”知产前沿“将本次直播内容整理成文,供各位读者朋友参考学习。
一、事务所简介
AJU专利事务所建立于1965年,坐落在韩国首尔市,是韩国最古老的顶尖专利事务所之一,其服务客户包括三星视界、阿里巴巴、宝马、乐天化学、现代汽车等数百个客户。在规模上,AJU专利事务所拥有超过100名专业人士,目前累计提交专利申请15万件,服务范围覆盖专利申请和诉讼。
二、韩国IP简史
韩国的经济结构是以高新科技为中心,拥有以三星、现代、LG等为代表的知名高新技术企业,在电子、半导体、汽车、生物技术和造船等技术领域取得了长足进步和成就。韩国的地理位置特点决定了它是一个以出口产品为主的外向型经济模式的国家,这意味着韩国产品会面对来自各个方面的知识产权问题的挑战。
1997年至今,韩国的经济发展日渐繁荣,韩国企业在国际市场上面临与美国、日本等其他发达国家企业在高新技术领域的竞争越来越直接、越来越频繁,这造就了韩国国家层面极其重视知识产权,这期间发生的两个重大知识产权相关案例引发了韩国社会对知识产权问题的高度关注。
这两个案例是韩国企业与外国企业对垒的标志性专利案件。其中一个案件是1996年德州仪器与三星电子在存储芯片上爆发的专利纠纷,最终的结果是三星电子与德州仪器达成和解协议,同意向德州仪器支付10亿美金,这次案件标志着韩国以IP为中心建设经济的开端,而在此之前韩国经济重心仅仅在于产品的制造和出口销售。另外一个标志性案件是发生在2011年三星与苹果之间在智能手机领域展开的一场旷日持久的专利战,这一专利战以苹果与三星握手言和,共同主导智能手机市场而告终。
三、韩国专利实践概况
(一)韩国专利申请流程、步骤
韩国在专利申请的总体流程上与我国乃至于世界上大多数国家大同小异,只是个别细节和专业术语上有所不同,大致流程包括专利申请人提交申请文件、专利审查人员对专利申请的初步审查和实质审查,以及在发生专利纠纷时各级专利法院对专利诉讼的审理。韩国专利申请和诉讼的大致流程和步骤如图1所示:
图1 韩国专利申请和诉讼审理的大体流程
(二)专利性要求
1.韩国法律对专利性的基本要求
首先,在工业实用性要求上,韩国法律规定治疗人类的方法不可以被授予专利,但此项禁止性条件可以通过修改为“一种用于治疗人类以外的哺乳动物的方法”或者改成产品权利要求等方式进行规避。
其次,专利的新颖性可以享受一年的宽限期,比如说,尽管某一产品在国际展览会上以照片或实物展出的方式被公开,但只要符合相应条件就可以享受新颖性豁免,国际展会展出的产品一年内不丧失新颖性,前提是申请人提出了新颖性丧失例外请求。
最后,韩国专利法对申请的形式也提出了一定要求。一方面,权利要求书的用语表述要确切,并且注意规避引用多项从属权利要求的问题。而另外一方面,说明书既要能支持权利要求,也要求说明书可以支持实施例的实现方式和最佳模式。
2.专家的具体建议
两位嘉宾向大家具体分享了在权利要求书和说明书起草过程中可以做的和不可以做的一些建议事项。
在撰写权利要求书时,专利申请人需要做到的有:对于组合物的专利而言,其权利要求应以其具体用途进行定义,对于新用途需要考量其专利性;而对于化合物或者聚合物,其作为新用途保护则不会考量其专利性。另外,由于权利要求的保护范围通常被要求限制在说明书中实施例的描述的范围以内或与其相同,因此申请人可以在说明书中尽可能纳入更多不同的实施例,从而保障专利的保护范围尽可能广。
至于权利要求起草过程中应该避免的问题:其一,使用诸如“大约”、“大体上”、“和/或”等不清楚的词汇;其二,使用比较级的词汇,例如:“比熔点(O)更高的温度”;其三,多项从属权利要求引用多项从属权利要求,等等。
对于一些特定类型的专利发明,嘉宾针对说明书的起草给出了一些建议。例如:在申请医药发明专利时,如果该发明是一种人类的治疗方法则不可能获得专利授权的,建议建议删除或修改为“用于除人类以外的哺乳动物(动物)”,亦或者,如果说明书支持,则修改为产品权利要求。而在申请参数发明时,在涉及新参数的情况下,专利说明书应当给出参数的定义和测量方法,同时专利说明书还要对获得有用要求保护的参数的产品的具体实施例和比较实例展开详细的描述。需要注意的是,参数发明的数值仅涉及现有技术的最佳范围是不能获得授权的,但如果在有限的范围内产生与现有技术截然不同的效果就可以授予专利;此外,如果参数发明与现有技术产生相同技术效果,也是不能被授予专利的,但如果在整个范围内呈现出显着优越的效果或者仅在有限范围至关重要时,才可授予其专利。
(三)韩国专利的翻译和更正要求
在提交巴黎公约申请时,申请文件在截止日之前可以以英文的形式提交,韩国译文应当在申请最早优先权日起的14个月之内提交。PCT申请可以于31个月进入韩国国家阶段,不要求提供译文,并且可以申请延期一个月提交韩语译文。
由于韩国专利审查部门要求国外语言版本与韩语译本保持高度一致性,所以在翻译错误的修改问题上做出了一定限制要求。如果在以英文提交巴黎公约申请时,申请人才可以对翻译错误进行更正,而其他语种的翻译错误是不能更正的。至于对于进入国家阶段的PCT申请,申请人可以基于已公布的说明书和权利要求书更正翻译错误,但对于错误的更正设定了严格的时间限制,专利申请的修改期间可以对译文进行更正,而如果专利申请获得授权之后则不能再进行修改了。
总而言之,专利翻译的质量至关重要,无论是专利申请环节还是后续的专利实施、许可环节都需要以专利韩语翻译文本作为重要的参考依据。
(四)答复专利审查意见与修改
韩国专利法规定,在2017年5月1日之前,申请人提交专利申请之日起五年内可以请求韩国专利局进行初步审查和实质审查,而在此之后,审查请求的时间改为提交日起3年之内。至于专利局审查意见一般在提交实质审查后的12-18个月之内下发给申请人,而申请人则在OA(专利审查意见)下发之日起2个月内对审查意见指出的缺陷和问题进行答复,答复截止日期前可申请至多4个月的延长期。另外,嘉宾结合专利审查的经验向大家提出建议,申请人在答复专利审查意见时充分利用与审查员直接交流的机会,可以通过电话或者当面交流的方式与审查员就问题进行沟通,为了更好地说服审查员,推荐当面交流的方式。还有,在答复审查意见之前,申请人可以就附加权利要求与审查员进行讨论。
韩国法律对专利申请的修改规定了时限,在授权通知或第一通审查意见下发之前的任何时间,申请人可以主动修改专利申请。而在后续的非最后一通或者最后一通OA下发之后,申请人只能在答复OA的时限内进行修改。在专利局作出驳回决定之后,申请人可以在提交复审请求时进行修改。
至于修改的内容限制方面,韩国法律规定,申请人在修改过程中不得引入新主题,不得超过原始申请的说明书或附图所披露的范围。当然,申请人可以在答复最后一通OA或提交复审请求时提出一定修改,这仅于限缩小保护范围的内容、更正登记错误或者澄清模糊的描述。
(五)分案申请
在韩国,分案申请的时限与前文提到的修改时限相同:在授权通知之后的三个月内可以提出分案申请,但需要在缴纳注册费用之前;驳回决定发送之内起30天内也可以提出分案申请。
嘉宾建议,分案申请可以被用作继续申请的策略。但是,申请人针对KIPO(韩国知识产权局)下发的驳回决定向KIPT(韩国专利审判院,相当于我国的专利复审委员会)提交了复审申请,则无法再提交分案申请。
四、加速专利申请
在韩国,任何人都可以申请加速审查,可以节省大量答复OA的时间和经济成本,但加速审查的官费高昂,费用一般在700美金左右。根据韩国与其他国家签署的合作协议以及韩国加入了PCT,申请人在美国、欧专局或日本等国家已获授权的权利要求,以及基于书面意见或国际初步审查报告显示的结果积极的PCT申请,都可以申请在韩国进入专利审查高速通路。进入专利审查高速通路的好处在于:一是拿到第一通OA的时间变快,一般申请人在10个月内可以收到;二是由于原审国家或者国际专利审查机构对专利申请已经开展过实质性的审查工作,因此这些申请通过韩国的审查获得授权的可能性更高,大约90%以上进入专利审查高速通路的申请最终都能获得授权。
进入专利审查高速通路的申请需要满足两点要求:一是对应权利要求在欧专局、美国、澳大利亚或者日本已经获得授权;二是对已授权的权利要求的修改仅限于相同或者更窄的保护范围。至于费用构成方面,专利审查高速通路的官费或者服务费大约是180美金或者280美金,若申请人要修改权利要求,则需要另外支付350到450美金的修改费。
嘉宾建议,基于专利审查高速通路的申请提出审查请求时,要针对形式问题修改权利要求,权利要求中尽量避免使用不清楚的措辞以及出现多项从属权利要求引用多项从属权利要求的情况,这些形式上的错误都会影响审查进度的推进。另外,嘉宾推荐大家要多利用专利审查高速通路,尽管需要支付高昂的官费,但加速审查通过减少OA次数实际上降低了申请的总费用,总体上看仍然减少了专利申请的经济成本。
五、第三方权利挑战
类似于欧专局的“第三方意见(third party observation)”机制,韩国法律规定了“第三方权利挑战”的制度。在审查阶段的任何期间,任何人可以在授权通知下发前均可以针对第三方提交申请的发明就其专利性问题向专利审查部门提出意见,无法匿名提交,但专利部门不会向申请人披露提出人的个人信息,因此提交人可以使用“稻草人”的名义向专利审查部门提出。第三方权利挑战的优点在于节省时间和经济成本,提交人无需担心第三方权利是否有效,这完全由审查员自由裁量。但是,提出人无法介入申请人的答复中。
(一)专利无效审理
专利无效只能由利益相关方发起,当事人在韩国专利审判院就专利无效的理由进行交锋。专利无效审理期间可以修改权利要求,但只能缩小权利要求保护范围,而且修改后的权利要求应在提交时具备可专利性。若双方不服韩国专利审判院的一审裁判,可以上诉至韩国专利法院。
(二)撤销请求
韩国的“撤销请求”类似于欧专局的专利异议制度,任何人均可以在专利授权公开日期6个月内就第三方专利的授权提出撤销请求。撤销请求可单方面在韩国专利审判院发起和审理,审理的内容包括专利的新颖性和创造性,并且法院只能基于之前未引用过的新参考文献对新颖性和创造性进行判断。
图2 撤销申请和无效审理的区别
六、实用新型
韩国的专利(Patent)在狭义上仅指发明专利,而不包括实用新型(Utility Model)。虽然实用新型的授权要求比较低,但它的保护时限低,发生侵权之后获得的赔偿也会很少。根据数据显示,在疫情期间,韩国的发明专利和商标申请数量但在上升,但实用新型的申请量并没有增加,因此,嘉宾和AJU事务所不太推荐客户去申请韩国的实用新型。实用新型与发明专利的比较如图3所示:
图3 实用新型与发明专利的比较
七、韩国专利实践中的诉讼
(一)专利诉讼的司法审判体系
韩国在专利诉讼上与其他国家有诸多共通之处,目前,韩国已经建立起了完备的专利诉讼司法审判体系,从专利审判院(KIPT)/地区法院到专利法院,再到高级法院,层级分明、分工明确,从而有效保障了专利诉讼的有序开展,韩国专利诉讼的司法审判体系如图4所示:
图4 韩国专利诉讼司法体系
据嘉宾丹尼尔先生介绍,相比于在美国进行专利诉讼所耗费的高昂费用而言,韩国的专利诉讼费用相对较低,而且,在诸多关键技术领域都涉及韩国企业持有的专利,因此,丹尼尔先生建议中国企业在面临国际专利侵权纠纷和向其他国家发起专利挑战的时候,不妨考虑将韩国作为一个重要的专利战场,通过韩国法院解决专利纠纷。
韩国地区法院可以针对专利有效性和侵权作出判决,但是,在多数情况下,被告会发起无效审理来争取更多的时间去寻找在先发明。在传统诉讼程序中,一审法院(地区法院)和二审法院(高级法院)会中止案件审理,直至专利法院对无效诉讼作出最终判决以避免判决出现冲突,这会耗费很长时间。在满足某些条件的情况下(如涉及相同的专利、相关方、登记的代理人等),专利法院会将自专利委员会(IPTAB)上诉的无效诉讼和自民事审判庭上诉的侵权诉讼平行审理。这样一来,地区法院并非一定要中止侵权审理,专利诉讼的效率会相应提高。
(二)临时禁令和永久禁令
在专利相关案件中,韩国法院对是否颁布临时禁令的裁定上通常适用更高的标准,临时禁令的有效期一般维持在3-6个月,而主体诉讼一般历时10到12个月,诉讼中原告可以同时主张永久禁令和经济损害赔偿,如果诉讼请求成立,法院判决对于这两项主张均予以支持。因此,除非情况极其紧迫,嘉宾建议通过主体诉讼来主张永久禁令和经济损害赔偿,而不是申请临时禁令。
需要注意的是,自2019年7月9日起,韩国法律对故意侵权引入最高三倍额度的惩罚性赔偿。并且,韩国新法规定故意侵权举证责任倒置,即侵权方必须自行提出证据来否认侵权指控,同时法院可以要求一方提交必要材料来确定是否侵权以及所造成损失大小,若一方无法提供相应证据,且无正当理由,法院可以判定对方的主张为真实。
(三)无效审理的情况
在无效审理判决中,专利被判定无效的情况占比约为54%,比2012年之前的67%有所下降,总之,无效的比例仍然很高,但总体趋向减少,司法环境向着专利权人更友好的方向发展。无效判决的历年趋势如图5所示:
图5 无效审理判决结果及无效判决比例的历年情况