利时专栏 | 巴西专利审查实务:化繁为简,提速增效
申请人若能结合巴西专利审查规则,针对性地调整申请内容、合理利用加速审查途径并统筹权利要求布局,有助于在巴西为相关发明争取更稳健的专利保护,Licks律师事务所的Otto Licks、Pablo Barbosa和Rafael Tögel表示。
随着巴西在全球经济中的地位不断攀升,获得强有力且可执行的专利保护至关重要。巴西国家工业产权局(INPI,也即BRPTO)正持续推进现代化进程,在相关政策层面也予以有力支持,再加上 Licks律师事务所这样经验丰富的合作伙伴,巴西已成为保护发明的理想之地。
优化审查策略
得益于BRPTO近年来为减少审查积压所做的努力,从申请到授权的时间正逐步且显著缩短。
专利局的审查速度并不仅仅取决于审查队列的长短。申请人可以通过合理安排权利要求修改和审查请求的时机、利用外国审查结果、申请优先或加速审查以及采用分案申请或替代权利要求等方式,有效降低审查过程中的程序阻力。尽管国外审查决定对BRPTO不具约束力,且没有任何程序能替代该局对可专利性的评估,但战略性的审查策略仍可为获得授权铺平道路。
Licks律师事务所根据所涉技术、期望的保护范围及商业目标,协助申请人选择最有效的策略。这包括就审查前和审查后的修改提出建议,根据巴西实践调整权利要求和说明书,并结合具体情况考虑其他可行方案。
选择合适的“加速”审查途径
BRPTO目前主要提供两类机制,用于加快巴西境内的专利审查进程:
优先审查:适用于特定类别的申请人、技术和情形,包括与替代能源、运输、节能、废物管理和农业相关的绿色技术(环保技术)、初创企业、公共利益技术以及与侵权争议相关的案件。
专利审查高速路(PPH):该机制使申请人能够利用合作专利局作出的有利可专利性结论,从而加快BRPTO的审查进程。
PPH通常是最有效加速审查的途径,因为它使得巴西专利商标局(BRPTO)能够利用参与该计划的外国专利局此前作出的可专利性分析——这些分析已认定至少一项对应权利要求可获授权,相关专利局包括美国专利商标局(USPTO)、欧洲专利局(EPO)、日本特许厅(JPO)和中国国家知识产权局(CNIPA)等。该途径可大幅缩短作出最终决定所需的时间。
根据BRPTO第48/2024号条例,巴西权利要求必须与这些权利要求充分对应,申请人须已提出审查请求,且BRPTO尚未开始审查。一套重点明确的权利要求、一份清晰的权利要求对应表,以及在先审查机构出具的相关审查结果,能够显著加快审查进程。这些结果可供BRPTO参考,但对其没有约束力。
如果没有有利的外国审查结果,BRPTO第79/2022号条例提供了优先处理途径,当所要求保护技术的全部或部分已在巴西市场相关地获得许可、许诺销售、进口或出口时,即可提出优先处理请求。涉嫌侵权的证据同样可以成为请求优先处理的理由,通常需要证明此前已经向涉嫌侵权方发出通知,例如停止侵权函,并提交送达证明及相关佐证材料。被控侵权的第三方也可申请优先处理。
通过这些加速程序,专利申请作出决定的平均时间为九个月,为战略性发明提供了快速通道。
妥善应对初步审查意见(Preliminary Office Action)
这是巴西BRPTO为加快积压申请处理而设置的一项程序,主要利用其他专利局已经检出的现有技术为依据,给予申请人90天时间修改申请或提交答辩意见。答复时,应逐一回应引证文献,说明各项独立权利要求与相关文献的对应关系,并阐明技术差异及其技术效果,不能仅以对应申请已经在国外获得授权作为答复。
如果对应申请已在国外获准,应提交获准的权利要求和最新审查结果,说明其与巴西申请之间的对应关系,并根据巴西实务做法调整措辞。使巴西的权利要求与国外已认定可授权的权利要求保持一致,通常是获得授权的最直接途径。如果更宽的保护范围仍然重要,如果仍希望争取较宽的保护范围,可以维持一套符合要求的主要权利要求组,同时提出一至两项范围更窄的替代权利要求,最好有外国审查结果作为支持。
根据巴西规则调整申请
在巴西提交专利申请时,应根据当地要求对申请内容进行调整,其中包括巴西专利商标局采用的两段式权利要求结构(two-part claim format)。根据BRPTO 2024年第16号条例,独立权利要求应首先明确权利要求类别,并在必要时于前序部分(preamble)列明现有技术中已知的技术特征,再以“其特征在于”(caracterizado por / characterised by)引出体现发明特点的技术特征。该结构在形式上与美国专利实践中的杰普森式权利要求(Jepson claim)相似,但根据巴西专利实践,前序部分与“其特征在于”之后的特征部分均属于权利要求的限定内容,共同界定保护范围。实务中的最佳做法是尽量精简前序部分。
实质性调整应在请求审查之前完成,涉及非可专利主题时尤其如此。巴西专利法(第9,279/1996号法律)第10条和第18条分别规定了不被视为发明或实用新型的事项,以及不予专利保护的事项,其中包括:计算机程序本身;商业和经营方案;信息呈现;治疗、外科和诊断方法;某些天然生物材料;以及生物体,但转基因微生物除外。
通过技术手段和效果进行定义且旨在解决技术问题的计算机实施发明或与商业相关的发明,可能具备可专利性。在有充分依据的情况下,治疗方法通常可以重新表述为瑞士式制造用途权利要求(Swiss-type claim)。生物技术权利要求可以侧重于符合专利条件的工艺,或与天然对应物可区分的材料。仅凭宽泛的、概括性的权利要求表述,并不能克服上述专利保护客体方面的问题,相关表述还必须得到原始提交说明书的支持。
利用审查请求窗口期
申请人可以在自申请日起36个月内的任何时间请求审查。若无迫切的商业或维权需求,适当利用部分时间可能有所裨益。对应的PCT或外国申请可能产生检索报告、书面意见或授权结果,从而让申请人在审查前就能制定有据可依的策略。
但拖延并非总是明智之举:专利保护期自申请日起算,而常规审查队列则以请求审查的日期排序。若维权需求迫在眉睫,应尽早请求审查或寻求快速通道处理。要密切关注专利同族,从对应外国申请中选择最符合商业目标的权利要求,并在期限届满前预留充足时间。
合理规划权利要求范围
在提出审查请求之前,申请人可以在原始申请文件记载的范围内主动修改申请,包括扩大权利要求范围。在实践中,请求审查之日就确立了此后可争取的最宽保护范围。
截至提出审查请求时,虽然已经记载于原始申请文件、但尚未写入权利要求的内容,通常不能在后续阶段引入,除非它是对现有权利要求的进一步限定。审查过程中,修改可以澄清或缩小权利要求,但不能扩大保护范围。
申请人应在提出审查请求前提交其最宽泛且具有可辩护性的权利要求组合,同时保留有依据的类别和具有商业相关性的替代方案。分案申请不能恢复在提出审查请求时母案权利要求中未包含的保护范围。
分案申请和替代权利要求组合
主动提出分案申请通常可以持续至母案第一审查阶段结束,但往往越早提交越好。分案申请必须注明母案,不得超出其公开范围,并应遵守母案请求审查时确定的最宽权利要求范围。
分案申请与母案不应重复主张同一主题,相关主题应从母案权利要求中移出。在遭遇缺乏单一性异议后,或当不同的实施方式或权利要求策略需要分别处理时,分案尤为有用。
BRPTO也接受同一申请中的替代权利要求组合,尽管目前尚无专门法规对其进行规范。将其排序为“主权利要求组(main claims)”、“第一辅助权利要求组(first auxiliary claims)”,如有正当理由,还可设“第二辅助权利要求组(second auxiliary claims)”。
每项权利要求均应完整、各组保护范围逐级收窄,并附有对修改内容及依据的简明说明。若谨慎使用,这些权利要求可在不触发新一轮审查意见的情况下提供备选方案,但其范围不得超出请求审查日确定的最宽范围。
结语
整体而言,高效的申请策略可以归纳为几个步骤:首先按照巴西规则调整申请,确定有充分依据且范围尽可能宽的权利要求,再合理安排提出审查请求的时机,以充分利用外国审查结果。
必要时,在审查开始前选择加速途径;答复初步审查意见时,应按照本轮答复后可能直接进入授权阶段的标准充分准备,并将分案或替代权利要求组留作具备商业意义的后备方案。最终目标并非单纯追求审查速度,而是获得一项能够有效行使权利的巴西专利。
作者:Otto Licks、Pablo Barbosa、Rafael Tögel
编辑:Sharon




