目次 

一、引言：专利无效是应对侵权指控的关键手段

二、美国专利无效的三大路径：行政与司法制度比较研究

三、专利无效诉讼实务建议，以GoPro案为例

四、结论

摘要：随着国际贸易冲突和全球技术竞争的加剧，专利诉讼及无效程序已成为企业阻碍竞争对手市场的核心手段。本文以近期美国GoPro 诉中国影石创新（Insta360）的337调查案为切入点，系统梳理了美国专利无效的常见三大路径。并基于实务视角，提出了针对不同场景的应诉策略，旨在为面临或可能面临美国专利侵权指控的出海企业，提供一套可操作的侵权风险应对指南。本文建议企业应在核心产品进入美国市场前，进行FTO分析，研判专利是否侵权，以最小成本进行解决风险。

关键词：美国专利无效；多方复审（IPR）；337调查；诉讼策略

一、引言：专利无效是应对侵权指控的关键手段

2024年3月，美国运动相机巨头GoPro 面对快速崛起且处于IPO关键期的中国新兴品牌Insta360，向ITC提起337调查申请（案号：337-TA-1400），指控Insta360侵犯其6项专利（其中一项为外观设计专利），要求Insta360禁止向美国出口和销售相机产品及配件〔1〕，同时在加利福尼亚中区联邦地区法院提起专利侵权平行诉讼，要求高额赔偿。面对指控，Insta360在337调查中主张不侵权抗辩和专利无效抗辩，并向USPTO申请IPR程序，主张GoPro涉案专利无效。近日，ITC就五件发明专利全部裁定支持Insta360，确认专利无效、未被侵权或二者兼具，限制排除令仅针对老款机型的外观设计，不影响现有产品线销售。

图1：唯一认定有效的外观设计专利及侵权产品

可见，在中美贸易摩擦加剧的背景下，专利不仅是技术创新的保护伞，更成为出海企业参与国际市场竞争、遏制竞争对手的核心工具。美国作为全球最大的单一消费市场国与技术创新强国，其专利诉讼案件以程序复杂、对抗激烈、成本高昂著称。对于像Insta360这类进入美国市场的中国出海企业而言，遭遇专利侵权指控的风险显著上升。在此类纠纷中，除进行不侵权抗辩外，提起专利无效抗辩，或单独提起专利无效的反诉，能够从根本上瓦解对方权利基础、实现和解甚至胜诉的关键法律手段。

二、美国专利无效的三大路径：行政与司法制度比较研究

与中国专利侵权与无效程序的二元制结构不同，美国在专利权效力判断上实行双轨制〔2〕：联邦法院可直接在侵权诉讼中认定专利无效；同时，USPTO亦可通过行政程序宣告专利无效。此外，在由ITC主导的337调查中，被控侵权方亦可提出专利无效作为抗辩理由。这种多元化的无效路径为企业提供了灵活的策略选择，但也对企业的知识产权决策能力提出了更高要求。

（一）行政路径：USPTO的专利无效程序

与中国单一的行政无效程序，USPTO提供的行政无效程序主要包括授权后复审（PGR）、多方复审（IPR）和单方复审（EPR），三者由不同机构审理，在提起时机、无效理由、证据形式及程序介入上存在显著差异。

PGR程序，根据《美国发明法案》（AIA） 规定〔3〕，该程序由专利审判与上诉委员会（PTAB）受理，仅适用于优先权日在2013年3月16日之后的专利，且必须在专利授权或再颁之日起九个月内提出 。其优势在于无效理由宽泛，请求人可基于《美国法典》第35编下的几乎所有法定理由提起专利无效，包括新颖性（§102）、非显而易见性（§103）、书面描述与可实施性（§112）、专利适格性（§101）等，在证据形式方面也不限于专利和印刷出版物。PGR的审理周期通常为12至18个月，证明标准为“优势证据”，且不假定专利有效 。但PGR存在“禁止反言”的限制，即最终书面决定后，请求人不得在USPTO、联邦法院或ITC中基于实际提出或本可以提出的理由再次提起诉讼或挑战。由于其窗口期短且费用较高（约30-60万美元），PGR主要适用于针对新授权专利的全面、快速无效。

IPR程序，是AIA法案实施以来，美国专利无效领域请求量最高，应用最多的无效程序。该程序由PTAB受理，在专利授权满9个月后或PGR程序结束后方可启动；若专利权人已提起侵权诉讼，被告需在收到诉状后1年内提交IPR请求。与PGR相比，IPR的无效理由限于基于专利和印刷出版物的新颖性（§102）与非显而易见性（§103）问题 。其审理周期与PGR类似，PTAB需在立案后12个月内作出最终书面决定（正当理由可延长6个月），证明标准同样为“优势证据” ，也存在“禁止反言”的限制。IPR程序因其相对联邦法院诉讼更高效、更具经济成本优势（约20-50万美元），已成为企业应对专利侵权诉讼时最常使用的行政无效手段 。在GoPro案中，Insta360同步在USPTO提起了IPR程序 。

EPR程序，在AIA法案实施前已存在的美国专利无效传统途径，与PGR或IPR程序不同，EPR程序由中央复审处（CRU）负责。该程序启动时间限制较少，可在专利有效期内任何时间提起，直至专利有效期截止后6年内。其无效理由与IPR相同，限于基于专利和印刷出版物的新颖性与非显而易见性 。EPR程序的核心特点在于其“单方”性：一旦USPTO决定启动再审，请求人通常无法继续参与后续程序，转为审查员与专利权人之间的沟通。该程序费用最低（约2-5万美元），审理周期约2年，且没有“禁止反言”的限制。适合预算有限、现有技术证据充分且无需紧急应对的场景。

（二）司法路径：联邦法院的专利无效判决

在联邦法院系统中，专利无效主要通过两种方式提出：一是在专利侵权诉讼中作为抗辩或另行提起反诉；二是潜在侵权方在收到侵权警告但未被起诉时，主动提起确认不侵权及专利无效之诉。

与行政程序相比，司法路径的专利无效挑战具有以下特点：首先，其无效理由不受限制，可涵盖所有法定理由；其次，证明标准更为严格，需达到“清楚且令人信服的证据”标准〔4〕，高于行政程序的“优势证据”标准 ；再次，审理周期漫长，通常持续2至5年，且成本高昂，常以百万美元计 ；最后，联邦法院作出的专利无效判决具有全国约束力，可直接导致专利权的消灭。

联邦专利诉讼程序复杂，根据《联邦民事诉讼程序法》（FRCP）规定，一般包括诉答、证据开示、权利要求解释（马克曼听证）〔5〕、即决判决动议、庭审及上诉等多个阶段。在诉答阶段，被告可以采取多种无效策略应对，包括在答辩状中提出专利无效抗辩；提起专利无效的反诉；以及根据FRCP 12 (b)以专利不适格（§101）为由提撤诉动议。证据开示是专利侵权诉讼的关键环节，也是英美法系民事诉讼的独有制度，该环节耗时最长，成本最高，包括事实证据开示和专家证据开示，双方需交换与案件相关的文件、回答质询、进行录取证词等，被告需在证据开示阶段搜集证明专利无效的实质证据。权利要求解释阶段则通过马克曼听证会确定专利保护范围，由法官而非陪审团裁决权利要求的保护范围，对侵权与无效认定具有决定性影响。即决判决动议适用于不存在实质性事实争议时，一方可请求法院直接判决，例如，若被告未提供证据证明专利无效，原告可申请专利有效的即决判决〔6〕；然而，鉴于专利“推定有效”的法律地位，若被告要证明专利无效，因存在重大事实争议需陪审团裁决，被告往往难以获得即决判决。进入庭审阶段，由6-8名普通公民组成的陪审团听取案件事实，在专利侵权案件中，原告需以“优势证据”证明侵权，而被告若要证明专利无效，则必须达到更高的“明确且有信服力”的证明标准，且陪审团相比于PTAB的行政专利法官在技术理解、审理逻辑和法律适用上存在显著差异，专利无效难度较大。

图2:美国专利侵权诉讼时间线（参考）

根据《美国法典》第28编规定，专利案件由联邦巡回上诉法院 (CAFC) 专属管辖全美上诉案件（§1295），败诉方需在判决/裁定后30 日内向CAFC提交上诉（§ 2107(a) ）。

（三）准司法路径：ITC337调查的无效抗辩

337调查源自《1930 年关税法案》的337条款（现《美国法典》第19编1337节），由ITC下设“不公平进口调查办公室”（OUII）执行，是针对进口产品不公平竞争行为（主要为专利侵权）的快速贸易救济程序。其程序具有公法性质，由行政法官（ALJ）主导，OUII指派调查律师作为独立第三方参与。337调查具有节奏极快、高强度与高杀伤力的特点。一般包括申诉提交、ITC立案、应诉答辩、证据开示、听证、初裁、终裁和总统审查等阶段。当原告向ITC提交申诉，OUII须在20日内审查并就是否立案提出建议，ALJ须在立案后45日内设定确定“目标日期”以设定结案期限，通常整个调查在12至16个月内完成 。救济措施以禁令为核心，包括普遍排除令、有限排除令和停禁止令，对企业产品美国市场准入构成直接威胁，具体包括海关没收产品、账户资金冻结、存货无法变现以及美国客户丢失等〔7〕。

在337调查中，被调查方可以提出专利无效作为抗辩理由 ，届时，ITC将审查专利有效性，一旦ITC认定专利无效，则会驳回申诉方的侵权指控。例如，在GoPro案中，Insta360通过在调查中提出专利无效抗辩，成功促使ITC认定Go Pro的部分专利权利要求无效 。然而，相比于USPTO和联邦法院，ITC关于专利有效性的认定仅对该调查个案有效，不具有宣告专利本身无效的普遍约束力 。

图3:GoPro案337调查程序时间线

三、专利无效诉讼实务建议，以GoPro案为例

单一无效路径无法满足复杂多变的商业竞争需求和系统繁琐的美国专利制度。为应对潜在竞争对手在美国市场提起的专利侵权之诉，被控侵权方往往需要综合判断联邦地区法院侵权诉讼、PTAB的专利无效程序和ITC 337调查的时间节奏、预期效果和预算管理，为直观比较上述无效路径，构建如下决策参考。

表1:三大无效路径比较

基于上述比较，企业可以根据自身案情及经营战略选择最优无效组合路径；

早期预警监控发现的风险专利，无法规避设计且存在明显缺陷（授权后9个月内），首选PGR程序，进行快速、全面的无效请求；若预算有限或需匿名提无效请求，备选 EPR。

收到侵权警告函但未被起诉时，IPR 性价比最高，若证据比较充分，可以考虑主动启动IPR以消除风险或达成和解；若预算成本较低，可以优先考虑启动EPR进行试探。

被提起联邦法院侵权诉讼时，若涉案专利授权已满9个月，应立即收集新创性证据，启动IPR并申请联邦地区法院中止审理，减轻应诉压力；若新创性证据较弱且无效理由涉及非新创性问题，需要在诉讼中同步提出无效抗辩/反诉。

被提起337调查时，因ITC调查与IPR周期接近，首选在ITC调查中提出无效抗辩以应对当前禁令风险；同时，若证据充分，可同步启动IPR程序，利用其无效结果增强在ITC的抗辩筹码或作为和解谈判基础 。

基于上述建议，从Go Pro诉Insta360案可以看出，337调查与USPTO行政无效程序的配合是应对涉美专利侵权指控的高效策略。该策略的实施，有赖于对专利无效程序风险的控制和应对。

首先，产品侵权风险。企业须在核心产品进入美国市场前，进行FTO分析，研判专利侵权风险，并提早进行规避或提起EPR/PGR请求。在Go Pro案中，五项发明专利均认为不侵权或无效，但一项外观设计专利被认定为侵权，将导致在后续联邦法院侵权审理中陷入被动，对整体案件达成和解造成不利局面。企业若能事前进行相关检索，上述情况能够以最小成本进行解决。

其次，程序时限风险。PGR的9个月窗口期、IPR的1年诉讼后窗口期均为法定不可变期间，企业常因反应迟缓而丧失最佳无效时机 。尤其是337案件节奏明显快于行政和司法程序，若对方先拿到禁令，而后专利被USPTO宣告无效，将徒增诉讼成本，建议建立应急预案，在收到法律文书后迅速组建专项团队进行评估。

第三，证据准备风险。行政程序对证据（尤其是新创性问题）的形式与关联性要求严格，证据准备不足可能导致程序启动失败。企业应系统化收集与管理现有技术文献，并重点关注专利权人专利申请前的公开信息，须时刻跟踪竞争对手新品发布的时间和展会公开时间。

第四，禁止反言风险。在IPR和PGR程序中，请求人受“禁止反言”约束，未在该程序中提出或本可合理提出的无效理由，不得在后续的联邦法院诉讼或ITC调查中再次主张 。这要求企业在启动行政程序前必须全面检索现有技术、梳理所有可能的无效理由，避免遗漏，避免因应诉策略保留而自缚手脚。

第五，程序管理风险。当并行推进ITC抗辩与IPR程序时，需确保两者在证据提交、权利要求解释等核心论点上协调一致，避免主张矛盾。同时，应注意程序节奏的差异，充分利用ITC证据开示获取的信息增强IPR请求，并争取使PTAB的无效决定在ITC终裁前作出，以施加最大压力。

第六，成本控制风险。当遭遇337调查或专利侵权之诉时，企业应当基于自身产品全球化战略和营收利润占比情况进行综合判断，当应诉成本远超预算时，可以考虑美国市场的价值性和成长性；若坚持应诉，小微企业优先考虑选择EPR或联合应诉，中型企业可选择IPR和337无效 抗辩；大型企业可采用行政、司法和准司法的组合策略，并考虑在己方主场或对方产品重要市场主动开启专利诉讼。

四、结论

美国专利无效体系为企业提供了多样的法律武器，但其效果依赖于对程序规则、证据标准、时效限制及应诉策略的灵活运用。行政程序（尤其是IPR）凭借其效率与成本优势，已成为美国专利无效体系中的支柱；司法程序是解决复杂争议、寻求终局判决的关键战场；而337调查中的无效抗辩则是应对贸易壁垒的不二法门。对于中国企业而言，应考虑摒弃被动应诉思维，主动布局自身强有力的专利武器，建立核心产品上市的预警方案，制定风险评估与应诉管理机制。在遭遇专利挑战时，应基于具体案情，综合考量时间、成本、证据强度及商业目标，灵活运用并协同上述路径，从而在复杂的知识产权博弈中占据主动，为企业的全球化发展保驾护航。

参考文献（上下滑动阅览）

【1】In re Certain Cameras, Camera Systems, and Accessories Used Therewith, Inv. No. 337-TA-1400 (U.S. Int'l Trade Comm'n 2024).

【2】　尹新天：《中国专利法详解》，知识产权出版社2011年版。

【3】Leahy-Smith America Invents Act, Pub. L. No. 112-29, 125 Stat. 284 (2011).

【4】Microsoft Corp. v. i4i Ltd. P'ship, 564 U.S. 91 (2011).

【5】Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996).

【6】Kimberly A. Moore, John F. Murphy & Timothy R. Holbrook, Patent Litigation and Strategy (5th ed., West Academic 2021).

【7】Tom M. Schaumberg (ed.), A Lawyer's Guide to Section 337 Investigations Before the U.S. International Trade Commission (3rd ed., ABA Publishing 2012).

作者：艾文兵 马博静

编辑：Sharon