目次

一、问题的提出

二、中国关于“放弃”认定的规范框架与司法实践

三、认定“放弃”应当采取实质主义路径

四、域外规定与实践的比较考察

五、比较法视野下的借鉴与整合

六、结语

摘要：在专利授权确权程序中，专利申请人或专利权人通过对权利要求的修改或意见陈述而“放弃”的技术方案，在侵权诉讼中不得再纳入保护范围。然而，“放弃”的认定标准在理论与实务中尚未统一。本文从中国司法解释与典型案例出发，尝试论证认定“放弃”应当采取实质主义路径，而非仅凭外观上的修改或陈述即认定放弃。在此基础上，系统考察美国、日本、欧洲及台湾地区的相关规则与实践，为完善中国法下的认定标准提供比较法借鉴。

一、问题的提出

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号，以下简称“解释一”）第六条规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”这一规定确立了专利法上禁止反悔原则的中国法表达，其核心概念即为“放弃的技术方案”。然而，何为“放弃”、如何认定“放弃”，该条并未给出明确的判断标准。

实践中，对于“放弃”的认定存在两种基本立场。一种观点可称为“外观主义”，即只要专利权人在授权确权程序中实施了修改或作出限缩性陈述，在形式上缩小了保护范围，就认定其放弃了修改前后的"差值"范围内的全部技术方案[1]。另一种观点则可称为"实质主义"，认为应当结合修改或陈述的原因、目的、审查员的回应以及本领域技术人员的理解，实质性判断某一具体技术方案是否确实被"放弃"。

实际上，在(2018)最高法民再387号中（（2018）最高法院知识产权案件年度报告典型案例），最高人民法院即指出：在权利人作出了限缩性修改或者陈述的情况下，在认定是否适用禁止反悔原则时，应当查明权利人是否通过“限缩性修改或者陈述”导致“放弃”了特定的技术方案，而不仅仅是考虑“限缩性修改或者陈述”是否对专利权的效力产生实质性影响。

在（2021）最高法知民终836号案，最高人民法院重申了该原则。在该案件中，权利要求1的主题是一种裁切装置，包括上压板等。涉案专利申请人在申请专利过程中曾表述过上压板为一体成型。被诉侵权产品的上压板为多块板材组合而成的无盖的箱体结构。被诉侵权人认为专利申请人对一体成型结构的上压板的意见陈述，表明放弃了非“一体成型结构”的技术方案。最高院2022年9月做出判决，在认为“涉案专利权利要求乃至说明书均未提及上压板的制造方法，权利要求1记载了上压板的组成部分。所谓一体成型应当是指上压板的制造方法……虽然涉案专利申请人在申请专利过程中曾表述过上压板为一体成型，但并不会限缩涉案专利权利要求1的保护范围，即并不会将非一体成型制作的上压板排除出涉案专利权利要求1的保护范围”。最高院指出：“并非所有的限制性修改或陈述都被认定为技术方案的放弃，只有权利人为了应对专利授权确权程序中权利有效性受到的挑战而作出的放弃，且该放弃未被明确否定，才导致禁止反悔规则的适用。如果申请人的限缩性陈述未被权利要求所涵盖，难以认定该陈述导致技术方案的放弃” 。该案件中，最高人民法院坚持了实质主义的立场。

可惜的是，最高院的上述观点并未获得普遍认可和遵循。在吉利德公司索磷布韦专利的案件中，请求人主张专利权人在实审过程中通过修改权利要求（删除“或其立体异构体”的表述并删除保护特定立体构型的独立权利要求）已经放弃了磷中心为S构型的索磷布韦的保护。国家知识产权局在无效决定中分析认为，专利权人在修改的同时保留了保护两种立体异构体的权利要求，且其意见陈述表明其认为被删除的权利要求所涵盖的技术方案已被原权利要求1的通式所涵盖，因此专利权人并未放弃对索磷布韦的保护。[7] 然而，基于同样的审查档案，在专利权人提起的侵权诉讼中，山东省济南市中级人民法院和河北省石家庄市中级人民法院均适用禁止反悔原则，认定权利要求1的保护范围不包括S构型的索磷布韦。[8]国家知识产权局与两家法院对同一问题的不同认定，充分展现了外观主义与实质主义路径的分歧：从外观上看，独立权利要求的删除似乎构成了明确的放弃；但从实质上看，专利权人的真实意图以及本领域技术人员的理解均指向相反的结论。

本文认为，“放弃”的认定不能停留于形式外观。专利权人的修改或陈述是否真的“放弃”了一个技术方案，需要在个案中进行实质性分析，考察该技术方案是否被明确、有目的地排除，而非仅仅因为保护范围缩小就推定所有被排除的可能方案均被“放弃”。仅凭“删除了某些技术方案”就认定放弃的观点，可能导致禁止反悔原则的不当扩张，从而损害专利权人的合法权益，也与该原则旨在防止“两头得利”而非“剥夺合理保护”的制度功能相悖。

二、中国关于“放弃”认定的规范框架与司法实践

解释一第六条规定了禁止反悔原则的基本规则，但未对“放弃”的内涵作出界定。为此，2016年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（法释〔2016〕2号，以下简称“解释二”）第十三条补充规定：“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。”[2]这一“明确否定例外”规则隐含地表明，“放弃”的认定并非一个纯粹的形式判断，而是要结合授权确权程序的实质回应来认定：如果修改或陈述未被审查员采信，则不能产生“放弃”的效果。

在最高人民法院审理的“湖北午时药业案” （（2009）民提字第20号）中，权利人在专利授权程序中将“可溶性钙剂”修改为“活性钙”，审查档案显示该修改是针对审查员认为“可溶性钙剂”保护范围过宽、得不到说明书支持的审查意见而进行的[3]。最高人民法院认定，通过这一修改，权利人放弃了包含“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案，因为修改前的公开文本中“葡萄糖酸钙”与“活性钙”是并列的两种可溶性钙剂，且权利人在修改时并未说明“活性钙”包含了“葡萄糖酸钙”。[4]值得注意的是，该案对“放弃”的认定并非仅依据修改形式本身，还结合了专利公开文本中两类物质的并列关系以及权利人在修改时的意见陈述内容。这一裁判思路已经体现出实质主义的端倪。

在“中誉案”（最高人民法院（2011）民提字第306号）中，法院面对的问题是：专利权利要求1、2被宣告无效，在权利要求3的基础上维持专利权有效，这能否导致禁止反悔原则的适用？最高人民法院明确指出，权利要求书中的每一项权利要求均是独立、完整的技术方案，将附加技术特征纳入独立权利要求不等同于“放弃”了独立权利要求中原有技术方案中与该附加技术特征对应的其他替代方案。[5]这一判决的要旨在于：认定“放弃”需要有明确的放弃行为，不能因为保护范围的限缩就推定放弃了所有可能的替代方案。换言之，从“外观上保护范围缩小”到“放弃了某个技术方案”之间，存在一个需要实质性判断的鸿沟。

在“曹桂兰等诉重庆力帆案” （（2017）最高法民申1826号）中，最高人民法院就“明确否定”的认定作出了论述。法院认为，对于“明确否定”的判断，应当对授权和确权阶段技术特征的审查进行客观全面的判断，着重考察权利人对技术方案作出的限缩性陈述是否最终被裁判者认可，是否由此导致专利申请得以授权或者专利权得以维持；如果限缩性陈述在实质审查中已被明确否定，而无效审查程序并未推翻该认定，则应当认定存在已被明确否定的事实，不发生技术方案被放弃的法律效果。[6]这一裁判要旨再次表明，“放弃”的认定需要实质性考察授权确权程序的全过程。 

三、认定“放弃”应当采取实质主义路径

所谓“放弃”的实质主义认定，是指在判断某一技术方案是否因专利权人的修改或意见陈述而被“放弃”时，不应仅凭专利权人删除了某些文字、缩限了某些表述的外观事实就得出结论，本文认为通常应当综合考察以下因素：第一，修改或陈述的原因与目的，即该修改或陈述是为了克服何种缺陷而作出的；第二，本领域技术人员基于权利要求书、说明书及审查档案的整体内容，是否能够合理相信专利权人放弃了某一技术方案；第三，修改或陈述是否确实与专利权的授予或维持存在因果关系；第四，被诉侵权技术方案是否属于被实质性排除的范围，而非仅仅位于“修改前后的差值区域”。

实质主义路径的理论基础可以归结为三个方面。其一，禁止反悔原则的法理基础是诚实信用原则，而非“失权”或“惩罚”。诚实信用原则要求的是禁止当事人出尔反尔、损害相对方的合理信赖，而非要求专利权人因为任何修改行为就承担“放弃一切”的不利后果。如果专利权人的修改并未使社会公众合理相信其放弃了某一具体技术方案，就没有适用禁止反悔原则的理由。其二，专利权的保护范围在授权后具有公示功能，社会公众对专利档案的信赖应当合理且具体。社会公众基于审查档案所能够合理理解的权利要求保护范围，才是禁止反悔原则应当维护的“信赖利益”的边界。如果某一技术方案虽然位于修改前后的差值区域内，但本领域技术人员根据审查档案并不能合理相信该方案已被放弃，则不存在值得保护的信赖利益。“公示性”并不意味着绝对禁止权利要求边界的模糊性，进而，不应当将法规进行过于简化、绝对化的解释来迎合“公示性”要求。其三，从制度功能的角度看，禁止反悔原则的核心功能是防止专利权人“两头得利”，即既在授权阶段通过限缩获取授权，又在侵权阶段通过等同原则扩张至曾经放弃的方案。如果某种修改并未导致专利权人“两头得利”的结果，例如专利权人并未因该限缩获得授权，或者该限缩并未使专利权人获取超出其应得范围的保护，则无适用禁止反悔原则的必要。

与实质主义相对立的外观主义路径，其问题在于过度依赖于“修改即放弃”的形式逻辑。外观主义路径认为，既然专利权人将权利要求从A修改为A′，那么从A到A′之间的全部“领地”均视为被放弃。在比较法上，这一思路在美国Festo案中曾被联邦巡回上诉法院（CAFC）以“完全排除规则”的形式提出，但最终被美国联邦最高法院推翻。[9]外观主义路径的主要弊端在于：它忽略了专利权人修改权利要求的原因可能是多种多样的，并非所有修改都是为了“放弃”特定技术方案；它将社会公众的信赖利益抽象化、泛化，认为只要保护范围缩小，公众就有理由相信所有被排除的方案均被放弃；它使得专利权人的保护范围不是由权利要求本身的文字确定，而是由审查过程中的每一次修改记录共同确定，这极大地增加了权利确定性的成本。

对“放弃”的认定如果流于宽泛，可能在实践中导致以下风险：在无效程序中，专利权人仅仅因为授权阶段的某次常规修改就被禁止主张原本属于其权利保护范围的技术方案；在侵权程序中，被诉侵权人利用修改记录轻易“制造”禁止反悔抗辩，削弱了等同原则对专利权人的合理保护。因此，“放弃”的认定应当是一种实质性的法律判断，而非机械的形式认定。

四、域外规定与实践的比较考察

禁止反悔原则并非中国法特有的制度，美国、欧洲及我国台湾地区均在不同程度上确立了相关规则。对这些域外规则的考察，有助于为“放弃”认定标准的实质主义路径提供比较法上的支持与参照。

（一）美国：严格审查修改的实质性原因

美国专利法中的禁止反悔原则称为“审查历史禁止反悔”（prosecution history estoppel），其核心问题同样是认定何种修改或陈述构成对技术方案的“放弃”（surrender）。美国联邦最高法院在Warner-Jenkinson案（1997年）中确立了关键规则：只有当修改出于“与可专利性相关的实质性原因”时，才触发禁止反悔原则的适用；如果无法确定修改原因，则推定修改是出于与可专利性相关的实质性原因，但专利权人可通过举证推翻该推定。[10]

该案的具体事实为：Hilton Davis公司拥有一项通过超滤纯化染料的工艺专利。在专利审查过程中，审查员指出在先的Booth专利公开了在pH高于9.0下操作的超滤工艺，要求申请人区分该现有技术。申请人为回应审查员的异议，在原权利要求中加入了“pH约6.0至9.0”的限定。其中，上限9.0的加入显然是为了区别于Booth专利，但下限6.0的加入原因在审查档案中并无明确记载。[11]被控侵权物在pH约5.0下操作，虽不构成字面侵权，但专利权人主张pH 5.0与pH 6.0构成等同。被告则以审查历史禁止反悔为由抗辩，主张专利权人已将保护范围限缩至pH 6.0以上，不得再通过等同原则重新主张pH 5.0。

美国联邦最高法院在该案中指出，认定“放弃”不能仅因修改的外观事实就推定结论，法院必须审查修改背后的实质性原因。对于下限pH 6.0加入的原因不明这一情况，最高法院设立了“可反驳的推定”规则：当修改原因不明时，推定修改出于与可专利性相关的实质性目的，但专利权人可通过举证推翻该推定。该案发回重审后，联邦巡回上诉法院认定，下限pH 6.0的加入并非出于与可专利性相关的实质性原因，因此禁止反悔原则不予适用，专利权人得以就pH 5.0主张等同侵权。[12]该案表明，即使在审查过程中确实对权利要求进行了限缩性修改，但如果修改的实质性原因不明确或与可专利性无关，则不能轻易认定“放弃”了修改范围之外的相应技术方案。

在Festo案（2002年）中，美国联邦最高法院进一步深化了这一路径。法院推翻了联邦巡回上诉法院一度采用的“完全排除规则”——即只要存在限缩性修改就完全排除等同原则的适用，转而主张“弹性排除规则”（flexible bar），要求对放弃的范围进行实质性分析。作为配套机制，法院建立了一个可反驳的推定：推定专利权人放弃了修改前后范围之间的所有技术内容，但专利权人可通过证明以下三种例外来推翻该推定：第一，在申请时专利权人无法预见该等同物；第二，专利权人修改的原因与所争议的等同物之间仅存在擦边关系（tangential relation）；第三，因其他原因，专利权人在申请时根据合理预期无法描述该等同物。[13]虽然Festo案发回重审后专利权人最终未能成功推翻推定，但该案所确立的“推定加例外”框架本身要求法院在个案中审查修改原因与争议等同物之间的实质关联性，而非仅仅依据修改的形式外观得出结论。

（二）欧洲：差异化的制度立场

欧洲在“放弃”认定问题上呈现出不同于美国的复杂图景。欧洲专利公约（EPC）本身并未明确规定禁止反悔原则，《欧洲专利公约第69条解释议定书》要求以折中方式确定保护范围，但对审查档案在权利要求解释中的角色保持沉默。因此，欧洲各国在是否采纳禁止反悔原则以及如何认定“放弃”的问题上存在显著差异。

德国传统上不承认专利审查档案禁止反悔原则，认为在授权程序中的陈述和限制只有体现在说明书中才能予以考虑。其理由在于，如果审查档案中的陈述能够用于限制专利保护范围，将严重损害权利要求的公示功能和保护确定性。[14]但在异议程序中，如果专利权人进行了限制性陈述，则不得在侵权诉讼中对异议程序的相关人提出与该限制性陈述不一致的主张，但这一限制仅具有当事人间效力（inter partes）。[15]德国的这一立场实质上是一种极端的“实质主义”——它要求“放弃”必须以在说明书中体现的方式方能产生效力，审查档案中的陈述原则上不产生放弃的效果，除非在异议程序中对特定相对方产生了信赖。

英国长期不承认审查档案的保护范围限制作用。直到2017年英国最高法院在Eli Lilly v. Actavis UK Ltd案中才首次明确接受等同原则，但对参考审查档案的做法施加了严格限制。在该案中，专利权利要求限定为“培美曲塞二钠”（pemetrexed disodium）这一特定盐形式。专利权人在欧洲专利局的审查过程中曾试图将权利要求中的“培美曲塞二钠”修改为更上位的“培美曲塞”，但审查员以增加主题（added subject-matter）为由驳回该修改[16]，最终授权的权利要求仍限于“培美曲塞二钠”，被控侵权人Actavis使用培美曲塞二酸（游离酸）及其他盐形式，主张专利权人在审查中已将保护范围限缩至二钠盐形式，应适用禁止反悔[16]。英国最高法院最终认定，审查档案中的陈述不应自动限制保护范围。Neuberger法官指出，仅在以下两种情况下才能参考审查档案：一是仅依靠权利要求书和说明书会导致保护范围模糊，而审查档案确能解决该模糊之处；二是不考虑审查档案会违背公共利益。对于第二种情形，Neuberger法官强调，专利权人必须曾明确表示将争议等同物排除在外，才能认定发生了“放弃”的效果。[16]法院认定，审查历史中的修改尝试并不妨碍将其他培美曲塞形式视为等同物，最终认定专利权人并未放弃对被控侵权方案的保护，等同侵权成立。

在欧洲统一专利法院（UPC）体系下，禁止反悔原则的适用正在逐步形成。2024年至2025年间，UPC海牙地方分庭在若干案件中开始援引审查历史来解释权利要求。值得关注的是，UPC上诉法院在Stratasys诉拓竹案中强调，参考审查历史应当受到限制，仅在权利要求本身模糊不清或存在明显矛盾时才可援引。[17]这一立场与英国的路径较为接近，体现了一种审慎的实质主义态度。

（三）台湾地区：申请历史禁反言的实质判断

我国台湾地区“经济部智慧财产局”2016年修订的“专利侵权判断要点”明确规定了申请历史禁反言原则的限制。该要点指出，可能有部分未放弃之专利权范围仍可适用均等论。因此，被控侵权对象是否落入专利权范围，应视其是否属于系争专利修正、更正或申复时所未放弃之专利权范围而定……若专利权人能举证证明被控侵权对象为系争专利申请当时所无法预见(如「真空管」无法预见「晶体管」之新兴技术)；或被控侵权对象与系争专利修正、更正或申复所放弃之专利权范围的关联性甚低；或有其他理由支持，无法合理期待专利权人于撰写系争专利之请求项当时即能将被控侵权对象记载于请求项中，则申请历史禁反言未完全限制均等论之适用。于该等情况，仍有均等论之适用。[18]该要点要求根据修正或更正的目的或理由来决定专利权人放弃的范围，而非一刀切地认定所有限缩均导致完全放弃。这一框架在规范层面确立了实质判断的基调。

五、比较法视野下的借鉴与整合

综合上述比较法考察，可以得出以下几点对中国法下“放弃”认定标准完善具有借鉴意义的结论。

第一，实质主义是各主要法域的共同趋势。无论是美国的“弹性排除规则”及三种例外，还是欧洲各国对审查档案援引的审慎态度、台湾地区要求根据修改目的判断放弃范围的做法，都指向一个共同的结论：认定“放弃”不能仅凭保护范围缩小的外观事实，还必须结合修改的原因、目的、审查员的回应以及本领域技术人员的合理理解进行实质性判断。中国司法实践虽然已在部分案件中体现了实质主义思路，但在规范层面仍有待进一步明确。

第二，可预见性规则是实质主义认定的重要工具。美国Festo案确立的“推定+三种例外”框架中，“无法预见”是重要的例外情形之一，其核心逻辑在于：放弃是一种有意识的、主动的行为，如果专利权人在修改时根本无法预见到某一技术方案，则不能认定其“放弃”了该方案。Eli Lilly案中英国最高法院也将“明确表示排除”作为认定放弃的前提条件，同样体现了对放弃的主动性和可预见性的重视。中国司法实践可以借鉴这一思路，将可预见性作为判断“放弃”的重要考量因素。 

第三，因果关系应当成为“放弃”认定的必要考量。美国Warner-Jenkinson案确立的“与可专利性相关的实质性原因”规则，以及中国解释二第十三条所体现的“明确否定”例外，都揭示了修改或陈述与授权结果之间的因果关系在“放弃”认定中的重要性。如果修改或陈述未被审查员采纳，或者与授权结果之间不存在因果关系，则不应直接认定技术方案被放弃。这一思路可以有效防止“放弃”认定的泛化。

第四，应当区分不同性质的修改或陈述对“放弃”认定的不同效果。为克服新颖性缺陷而删除某一具体技术方案，与为了克服创造性缺陷而增加一个附加技术特征，两者对“放弃”的范围产生的影响应当有所区别。前者通常意味着该具体方案被明确放弃，而后者在未明确排除替代方案的情况下，不应被推定为放弃所有等效替代方案。这种区分在比较法上具有广泛共识，也是实质主义路径的具体体现。 

六、结语

“放弃”的认定是禁止反悔原则适用的逻辑起点，其标准宽严直接影响到专利权人与社会公众之间的利益平衡。如果放弃的认定过于宽泛——仅因专利权人修改或缩限了权利要求就推定其放弃了所有可能的替代方案——将导致等同原则被过度压缩，专利权的保护范围被不合理地限缩于字面含义，从而削弱专利制度“以公开换保护”的制度根基。反之，如果放弃的认定过于狭窄，则专利权人可能利用等同原则重新攫取其在授权阶段已经明确放弃的技术方案，损害社会公众的信赖利益。

本文主张的实质主义路径，并非要在个案中探求专利权人的主观意图，这既不现实也不必要，而是认为法院在处理“放弃”认定问题时，不应满足于“修改了文字、缩小了范围”的简单外观，而是进一步考察：本领域技术人员基于审查档案能否合理相信某一技术方案被放弃？该技术方案是否在专利权人的修改或陈述中被明确排除？放弃与授权之间存在何种因果关系？如果这些问题的答案模糊不清或指向否定结论，则不宜轻易认定“放弃”。

在适用禁止反悔原则时，应当回归其制度本旨：防止专利权人出尔反尔、两头得利，而非惩罚专利权人的每一次修改行为。与其宽泛地认定“放弃”再依靠“明确否定”等例外规则进行矫正，不如在前端将“放弃”的认定标准本身校准到合理的实质主义轨道上。这不仅是对诚实信用原则的忠实贯彻，也是对专利制度激励创新功能的维护。

注释（上下滑动阅览）

[1] 张广良：《从分歧走向共识：禁止反悔原则在专利无效侵权纠纷中跨程序体系化适用解析》，微信公众号“知识产权杂志”2026年7月13日发布。

[2] 最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（法释〔2016〕2号），2016年3月21日发布。

[3] 见ZL95117811．3审查历史。国家知识产权局第一次审查意见通知书中，审查员认为，该权利要求书中使用的上位概念“可溶性钙剂”包括各种可溶性的含钙物质，它概括了一个较宽的保护范围，而申请人仅对其中的“葡萄糖酸钙”和“活性钙”提供了配制药物的实施例，对于其他的可溶性钙剂没有提供配方和效果实施例，所属技术领域的技术人员难于预见其他的可溶性钙剂按本发明进行配方是否也能在人体中发挥相同的作用，权利要求在实质上得不到说明书的支持，应当对其进行修改。申请人根据审查员的要求，对权利要求书进行了修改，将“可溶性钙剂”修改为“活性钙”。

[4] 最高人民法院（2009）民提字第20号民事判决书（澳诺（中国）制药有限公司与湖北午时药业股份有限公司等侵犯发明专利权纠纷案），载《最高人民法院公报》2011年第3期。

[5] 最高人民法院（2011）民提字第306号民事判决书（中誉电子（上海）有限公司与上海九鹰电子科技有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案），载《最高人民法院公报》2012年第2期。

[6] 最高人民法院（2017）最高法民申1826号民事裁定书（曹桂兰、胡美玲等与重庆力帆汽车销售有限公司等侵犯发明专利权纠纷案）。

[7] 国家知识产权局第588818号无效宣告请求审查决定（吉利德科学股份有限公司“索磷布韦”专利无效案），2025年。参见王轶、任晓兰、周思：《典型案例评析——权利要求保护范围的理解以及发明商业上获得的成功在创造性评价中的考量》，载“赋青春”微信公众号，2026年6月23日。

[8] 法院案件参见山东省济南市中级人民法院（2024）鲁01行初2号行政判决书；河北省石家庄市中级人民法院（2023）冀01行初644号行政判决书。据悉，两案件正在二审程序之中。 

[9] Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002).

[10] Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 40-41 (1997). 

[11] Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson Co., 114 F.3d 1161 (Fed. Cir. 1997)（发回重审后，联邦巡回上诉法院认定修改并非出于与可专利性相关的实质原因，禁止反悔原则不适用）。

[12] Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17 (1997).

[13] Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 740-741 (2002).

[14] The interplay of patent prosecution and litigation in Germany, Iam yearbook of 2018, Joel Nägerl, Frank Steinbach, Benedikt Neuburgers。其进一步指出：在"Pemetrexed"案（2016年）中德国法院进一步明确：审查中陈述可作为权利要求解释的指示（indication），但无法律约束力。

[15] BGH, Urteil vom 5. Juni 1997 – X ZR 73/95 – "Weichvorrichtung II"（软化装置II案）;以及，BGH on protection limiting declarations by patent proprietors, https://www.glawe.de/en/bgh-on-protection-limiting-declarations-by-patent-proprietors/

[16] Eli Lilly and Company v. Actavis UK Limited and others [2017] UKSC 48.，“in May 2005 the EPO examiner formally objected to the admissibility of the new claims. He contended that the amendments introduced subject matter beyond the content of the originally filed documents, contrary to article 123(2) EPC 2000. Thus, he said, the inclusion in claim 1 of “use of pemetrexed ...” and similar provisions in other claims did not find any basis in the application documents as filed. According to the examiner, “pemetrexed” was a distinct compound from pemetrexed disodium. ” ，第81段“Actavis contends that the prosecution history, as summarised in paras 76 to 80 above, makes it clear that the claims of the Patent should be interpreted as being limited to pemetrexed disodium not only as a matter of language, but in the sense that the use of any other pemetrexed compound, including other pemetrexed salts and the free acid, could not infringe.” 及 Neuberger法官意见第88段“my current view is that reference to the file would only be appropriate where (i) the point at issue is truly unclear if one confines oneself to the specification and claims of the patent, and the contents of the file unambiguously resolve the point, or (ii) it would be contrary to the public interest for the contents of the file to be ignored. The first type of circumstance is, I hope, self-explanatory; the second would be exemplified by a case where the patentee had made it clear to the EPO that he was not seeking to contend that his patent, if granted, would extend its scope to the sort of variant which he now claims infringes.”。

[17] UPC CoA 335/2023 (Stratasys v. Bambu Lab)。

[18] 台湾地区“经济部智慧财产局”：《专利侵权判断要点》，2016年2月版，第一篇第四章第1.2.2节。

作者：路勇

编辑：Sharon