本文由Adam Lacy[1]与Marie Isabel Thomson[2]编辑，Rifat Camurdan[3]、Juliet Redhouse[4]与Marianna Galliani[5]、Laurin Kappei[6]、Jonas Smeets[7]对本文亦有贡献。

目次

一、UPC的费用担保：义务方随诉讼阶段变化，而非自始固定

二、在UPC主张保密须趁早：信息一经披露，永久丧失保密性

三、禁止事后偏见：UPC驳回基于碎片化分析的创造性异议

四、UPC在超范围修改（added matter）问题上向EPO靠拢

五、杜塞尔多夫地方分院：诉讼中途不得由直接侵权改为主张间接侵权

六、医疗器械权利要求的侵权认定须以规范医疗操作下的使用为准欧洲专利局近期决定综述

七、G 1/26？关于权利要求解释的又一项提交

八、EPO逐渐弃用“优势证据”标准

九、G 1/25初步意见

十、G 1/25口头审理纪要

十一、无技术效果的区别特征如何认定显而易见：“在黑屋子里找一只不存在的黑猫”

十二、《审查指南》更新

一、UPC的费用担保：义务方随诉讼阶段变化，而非自始固定

在2026年4月7日就Suinno v Microsoft（UPC_CoA_21/2026）案[8]作出的裁定中，上诉法院梳理此前几起案件，集中回答了一个程序性问题：在UPC程序的不同阶段，应当由哪一方提供费用担保。

答案取决于如何理解《统一专利法院协议》（Unified Patent Court Agreement，UPCA）第69条第4款中"申请人"（applicant）一词的含义。上诉法院重申了其在Hefei v Grundfos（UPC_CoA_622/2025，2025年12月19日）案[9]中的立场：所谓"申请人"，是指"通过提交申请而启动某一法律程序的当事人"（第14段）。

费用担保只能责令该申请人作出，而不能要求对方向其提供。唯一的例外是：如果上诉人是一审被告，且能够证明一审判决存在"明显错误"，则该上诉人可以例外地请求被上诉人提供担保。

在初审阶段，这意味着提起侵权诉讼的原告无法要求被告提供费用担保，即使该被告随后提起了无效反诉，也是如此。正如上诉法院所言，无效反诉"是原告提起侵权之诉所直接引发的后果"，如果反过来责令被告提供担保"将不当损害其自我辩护的能力"【第15 段；另见AorticLab v Emboline（UPC_CoA_393/2025，2025年6月20日）[10]及Oerlikon v Bhagat（UPC_CoA_08/2025，2025 年10 月30 日）】[11]。

到上诉阶段，"申请人"的身份就转移了，上诉人成为新的申请人，无论其在初审中是否为原告。因此在本案中，有权请求费用担保的是被上诉人Microsoft，尽管Microsoft在一审时恰恰是提起无效反诉的一方。

德国法的处理则不同。依据《德国民事诉讼法》第110条，原告的身份在一审时就已确定，并且在之后所有审级中保持不变。一审被告即便提起上诉，也始终不会变成"Kläger"（原告），因而始终不负有提供费用担保的义务。

不过，在反诉这一问题上，德国法与UPC的立场一致。《德国民事诉讼法》第110条第2款第4项规定，提起反诉的一方无须提供费用担保。二者背后的原理也一致：反诉并非主动发起的争端，而是由原告自身行为引发的。

上诉法院的这一裁决意味着：有权请求费用担保的当事人，可能会随着新一轮程序的开启而改变。

根据UPC发布的第二份年度报告，UPC自2026年1月1日起施行新的收费标准：固定费用整体上调约33%，侵权之诉的固定费由11,000欧元升至14,600欧元，无效之诉由20,000欧元升至26,500欧元。上诉程序的标的额费用（即随争议金额浮动的部分）再加收10%。临时措施等申请也新增了标的额费用。诉讼成本的整体抬升，对专利实务人士提出了更高的要求。

二、在UPC主张保密须趁早：信息一经披露，永久丧失保密性

在EOFlow v Insulet（UPC_CoA_930/2025，2026年3月18日）案中，上诉法院驳回了EOFlow的上诉。此前，EOFlow在"侵权行为说明"程序中提交了一批商业信息，包括合同安排、发票、营业额数据和价格，EOFlow请求米兰中央分院依《UPC程序规则》第262.2条对这批信息作保密处理，遭到拒绝，遂向上诉法院提起上诉。

上诉法院严格区分了两类保密请求：一类是限制社会公众查阅法院案卷（《程序规则》第262.2条），另一类是限制对方当事人接触、使用或披露相关信息（《程序规则》第262A条）。第262.2条针对的是公众日后可能提出的查阅请求，并不会自动给对方当事人施加任何保密义务。上诉法院同时否定了所谓"默示限制"的主张——即"依据法院命令提交的信息仅限于程序目的而使用"。

一项信息被认定为商业秘密，须满足三项门槛条件：

（1）该信息在其所属的领域内，无论是作为一个整体、还是就其各组成部分的具体构成和组合方式而言，不为相关人员普遍知悉、或轻易获取；

（2）该信息正因处于保密状态而具有商业价值；

（3）合法控制该信息的当事人，已根据具体情形采取了合理措施以维持其保密状态。

无论信息本身的质量有多高、内部保护措施有多严格，只要当事人未能满足程序上的要求，上述第三项条件就无法成立——因为这恰恰说明，当事人并未采取合理措施来维持信息的保密状态。

本案最关键的启示在程序层面、也在策略层面：信息一旦未附加明确限制就提交给了对方，其作为商业秘密、或其他保密信息的资格便可能无可挽回地丧失，事后再请求保护往往十分困难、甚至毫无意义。因此，当事人应当及早识别敏感材料，并在提交任何文件或数据之前，同步考量第262.2条与第262A条的适用。尤其是在跨国平行诉讼的复杂局面下，当事人还应事先评估：某一次披露会对其他平行诉讼产生何种影响，以及是否有必要设定"禁止外溢规则"（no spill-over rule），以防止本案披露的信息被用于其他诉讼。需要注意的是，UPC的保密机制不会自动延伸适用于其他法域。

三、禁止事后偏见：UPC驳回基于碎片化分析的创造性异议

UPC慕尼黑中央分院第337/2025号裁定[12]，就评估创造性步骤的方法论作出了重要澄清。

法院首先强调：现有技术文献必须作为一个整体来评判。据此，法院告诫不应从一份范围较宽的公开内容中挑出一项某个特定实施例或实施方式作为分析起点，除非现有技术本身提供了这样做的理由或指引。在缺乏此类指引的情况下，孤立地选取某一特定实施例，本身就有掺入事后偏见（hindsight）的风险——因为挑中它，往往正是由于已经知道了发明的内容。法院由此强调：本领域技术人员不会任意聚焦于某一特定实施例，而会从文献的整体技术教导中推演出分析起点。

长期以来，EPO实务中常以"共同特征最多"为标准，直接从最接近的现有技术中选定某一具体实施例作为起点，本裁定则提醒，这一选取动作本身也必须排除事后偏见。

慕尼黑中央分院进一步认定，不得将所要求保护的主题人为拆分成为若干单独特征，再孤立地评判各特征的显而易见性。本领域技术人员是结合权利要求的整体、并结合各特征在整体技术教导（即发明构思）中的技术功能，来理解单个权利要求特征的。本案中，法院认定，本领域技术人员在结合说明书通读权利要求整体、并运用公知常识后，会认识到各项权利要求特征相互关联、彼此依存。在此前提下，创造性评判必须考察本领域技术人员是否会想到要求保护的整体组合，而不能把各项特征当作可以分别评估的独立模块来对待。

由此，慕尼黑中央分院驳回了把权利要求拆成单个特征、逐一评判的分析方法——只要权利要求各特征相互关联，就必须将其作为整体评判，哪怕这些特征彼此之间并无协同效应。与之相对，EPO通常要求特征组合须产生协同效应，方能作为组合整体来支持创造性（参见判例法手册I.D.9.3.2节[13]）。

总体而言，UPC的上述裁定所采取的立场，较EPO的一般做法更倾向于保护专利权人。

四、UPC在超范围修改（added matter）问题上向EPO靠拢

欧洲专利局历来以对超范围修改（added matter）持严格审查立场著称，而统一专利法院的一些早期判决曾显示出它可能对此采取较为宽松的态度。例如，在Abbott v Sibio案[14]中，UPC上诉法院审查了"从一款贴身式传感器装置中省略弹性体'密封件'是否构成超范围修改"这一问题。上诉法院特别考量了本领域技术人员是否会认为该密封件"对实现发明的整体目的和效果而言必不可少"，这或许表明，UPC在判断超范围修改时更加侧重原始申请中内容的功能与目的，甚至可能高于欧专局的一般标准。不过，该案在EPO并无平行程序。

在Guardant Health v. Sophia Genetics案[15]中，UPC巴黎地方分院审议了EP-3591073-B1专利授权权利要求中记载的特征组合是否构成超范围修改。这些特征中，有的来自说明书中一个编号实施例，有的则分散在说明书的不同段落，而且原始申请中还同时列有这些特征的若干替代方案。巴黎地方分院尤其考察了：要求保护的特征组合是否在原始文件中被"直接且毫无歧义地"公开，抑或该申请文件被当作一个“信息库”，从中拼凑出零散的片段。

简要说明："信息库"（reservoir）是EPO判例法中的一个经典比喻，意指原始申请不得被当作一个可以随意取用的特征仓库，让申请人从分属不同实施方式的特征中各取一个、拼装出原文从未作为整体公开过的新组合。除非原始申请中本就存在指向该特定组合的"指引"（例如明确说明某特征为优选），否则这种东拼西凑得来的组合即构成添加事项。

本案裁决或许表明UPC有意在添加事项的评判上与EPO保持一致。巴黎地方分院最终认定，Guardant Health"未能提出任何论据，使法院相信本领域技术人员会从PCT申请所列举的全部要素中，专门选取那些足以导向EP'073所公开之发明的替代方案"。

与Abbott v Sibio案不同，EP'073存在同步进行的EPO异议程序，而这一程序实际影响了UPC的判决。具体而言，巴黎地方分院援引了EPO上诉委员会在EP'073异议程序中作出的初步意见——上诉委员会在该意见中表示，倾向于以超范围修改为由撤销EP'073。巴黎地方分院的批评之一是：专利权人未对该初步意见中的负面立场作出回应。

从程序角度看，这一点存在可商榷之处：该初步意见是在UPC口头审理结束之后才作为证据被采纳的，因此Guardant Health几乎没有（甚至完全没有）机会对其作出回应。同样值得关注的是，初步意见仅是上诉委员会立场的初步表示、而非终局决定，UPC却给予了它如此之重的分量。

EP'073的EPO上诉委员会庭审于2026年4月24日举行，但最终决定尚未公布。上诉委员会如何判断超范围修改问题仍值得关注——尤其是，如果上诉委员会最终未遵循其初步立场，UPC是否会随之调整自身做法，亦有待观察。

五、杜塞尔多夫地方分院：诉讼中途不得由直接侵权改为主张间接侵权

在UPC CFI 100/2024案[16]中，杜塞尔多夫地方分院驳回了专利权人"先提起直接侵权之诉、事后再追加间接侵权主张"的做法。

法院区分了两类侵权在法律上的差异，并明确了"装置接收某项信息"与"装置生成某项信息"这两种不同情形。

简要说明：直接侵权指被诉产品自身就实现了权利要求的全部技术特征。间接侵权（又称帮助侵权）则指被诉方虽未自己实现全部特征，但向他人提供了实施发明的关键手段，且主观上知道（或理应知道）这些手段会被用于实施该专利。由于间接侵权多出一道"被诉方主观明知"的要件，两者的构成要件与举证内容并不相同。

涉案发明涉及利用移动设备（手机或平板电脑）来定位耳机、智能手表或"Tag"等物体。移动设备的位置参照若干基站确定，而物体相对于移动设备的位置，则借助信号强度等可观测的量来推演。

涉案的权利要求指向一种"定位引擎"，它要求其他若干信号设备相互交换信号，以生成一组"辅助定位的观测数据"，再由定位引擎接收这组数据。定位引擎随后利用这些信息估算物体的位置。专利权人在起诉状中仅将一种设备类型（移动设备）列为侵权对象。

杜塞尔多夫地方分院认为，被诉移动设备并未直接侵犯该权利要求。被控侵权设备只有在与耳机等配件组合时才具备权利要求的全部特征，而侵权之诉仅以移动设备为对象。

随后，专利权人试图在程序中追加一项间接侵权主张。地方分院以提出过晚、且缺乏正当理由为由驳回该主张，理由援引了"UPC的前置化程序体系"，即当事人须在程序之初一次性提出全部主张与证据，不得在后续阶段另行追加。法院特别指出：间接侵权另须满足被控侵权人具有主观知情这一额外要件，而这也是直接侵权主张不能用作事后追加间接侵权的缘由之一，专利权人起初按直接侵权准备诉讼时，本无需就"主观知情"举证，一旦改为间接侵权，便凭空增添了全新争点，被告难以及时组织抗辩。

本案另一个争点源于专利权属。原告虽已取得涉案专利的权利，但截至起诉状提交之时，该专利法国部分和德国部分的转让尚未完成登记。杜塞尔多夫地方分院认为，在诉讼中具有法律意义的是登记在册的专利权人，至于登记在册的专利权人是否实际有权持有该专利，并不影响其诉讼请求能否成立。

六、医疗器械权利要求的侵权认定须以规范医疗操作下的使用为准

在Emboline v AorticLab[17]案中，慕尼黑地方分院处理了一个医疗器械侵权问题，并借此明确了一条重要规则：判断一件医疗器械是否落入权利要求，应当以它在规范医疗操作下的使用方式为准，而不能依据一种虽符合权利要求文字、却不符合公认医疗实践的用法来认定侵权。

涉案权利要求是一种栓塞保护装置，可植入患者血管，以拦截脱落的栓子（如血块、斑块碎片）、保护下游器官（第18段）。

权利要求中有一项关键特征：装置须带有"可供钩子勾入的可抓握结构"（第51段），其作用是让医生借助钩子将装置从血管中取出（第24段）。

本案争议焦点之一在于：被诉产品是否具备这一结构。慕尼黑地方分院查明，被诉装置在客观上既不是为"借助钩子从血管中取出"而设计的，也不适于以这种方式取出——这里所说的钩子，是勾在原告所称的"V形"部位上（第52段）。法院进一步指出，该装置正常的取出方式，是拉动与其牢固相连的杆，将其从血管中拉出（第53段）。

法院首先确认了专利侵权认定中的一般原则：判断一件产品是否侵权，依据的并非其通常的使用方式，而是其在技术上能否按专利技术方案使用。因此，即使某装置通常以不侵权的方式使用，甚至制造商在说明书中指定了另一种用法，只要"按专利技术方案使用在技术上仍然可行"，仍可能被认定侵权（第55段）。不过，针对医疗器械产品，法院对上述规则作了进一步限定：一种技术上可行、但不符合实际医疗操作的用法，不能作为认定侵权的依据，唯有当该用法符合专业操作规范及公认的医学准则时，才会被纳入侵权判断的考量。换言之，医学意义上的标准使用，要求相关操作"专业、审慎并依照现行医疗标准"进行（第56段）。这一限定的考量在于：医疗器械直接关系患者安全，不应以一种可能损害器械、乃至危及患者的非常规用法来认定侵权。

回到本案，被诉装置在正常情况下系借助拉杆取出，原告却主张该装置亦可借助钩子取出，因而落入权利要求中"供钩子勾取"的特征。法院没有支持这一主张——以钩子取出该装置即便技术上可行，也"不构成正当、专业和预期的使用"（第57段），此举会损坏装置，现实中至多只可能出现在"急救情形下的非常规操作"中，而此类非常规操作"在专利侵权判断中不予考虑"。据此，法院认定被诉装置不构成侵权。

本判决未予说明的是：在有效性评估中，该特征是否同样会被解释为仅适合在标准医学实践中使用。目前，EPO判例法并未明确包含这一原则，UPC判例法是否会继续朝这一方向发展，值得持续关注。

附带一提，本案也揭示了"将无效反诉依附于侵权认定"策略的一个不利后果：提起无效反诉的被告一旦成功证明自己不侵权，反而要自行承担无效反诉的费用。

欧洲专利局近期决定综述

七、G 1/26？关于权利要求解释的又一项提交

在T 873/24案[18]中，第3.3.05合议庭已在庭审纪要中宣布，拟就"G 1/24是否适用于超范围修改（added matter）"这一问题提交给扩大上诉委员会，相应决定将于2026年6月3日前作出。

简要说明：

（1）G 1/24 是扩大上诉委员会作出的一项决定，它确立的规则是：解释权利要求时，必须始终参照说明书和附图。但该决定在表述时，只援引了《欧洲专利公约》（European Patent Convention，下称"EPC"）第52至57条（涉及可专利性、新颖性、创造性等要件），而未提及规制添加事项的第123条。

（2）"黄金标准"是EPO评判添加事项所用的方法，即考察修改后的内容能否从原始申请中直接、毫无歧义地推导得出。

各上诉委员会在这一问题上存在分歧。[19]简要而言，争议的根源在于：G 1/24[20]并未援引EPC第123条，反而明确援引了第52至57条。一些决定（如 T 2048/22[21]）认为G 1/24适用于超范围修改，另一些决定（如 T 405/24[22]）则持相反立场。霍夫曼艾特勒律师事务所认为，著名的EPO"黄金标准"在评判超范围修改（EPC 第123条）时所采用的方法，与评判新颖性（EPC第54条）时完全相同，既然如此，在"如何解释权利要求"这一共同的前置问题上，也理应采用同一套规则。

八、EPO逐渐弃用“优势证据”标准

来自英国和美国的读者或许会认为，EPO的裁决通常以“优势证据”（balance of probabilities）原则为基础，即基于更为可信的事实作出判断。EPO的历史做法确实如此，仅在少数情形下会施加更高的证明要求，例如异议人主张在先使用、而专利权人几乎无从取得反证以推翻该主张时。

然而，根据《审查指南》的最新修订（E-IV, 4.3）[23]，EPO正在放弃这一标准，转而采用"自由心证"（free evaluation of evidence），并要求裁判机构必须"确信所主张的事实为真"。

这一转向源自T 1452/16（理由4.7）[24]等一系列逐步发展的判例。该决定指出：

"在此须指出，尽管上诉委员会的判例中就证明程度发展出了不同的概念，如确凿无疑（up to the hilt）与优势证据'（balance of probabilities），但二者有一个共同点，即都须依据自由心证原则来作出判断（参见G 1/12理由31）。因此本委员会认为，真正重要的，是裁判机构在综合当事人提出的全部证据和论点之后，是否确信所主张的事实——例如某项公开在先使用——确已发生。据此，即便本案属于'优势证据'的范畴，本委员会也并非仅凭'该事实发生的可能性略高于其未发生'即形成结论，而是基于'是否确信该事实确已发生'来作出判断。"

此后EPO的多项决定都采纳了这一思路，例如T 1138/20（理由1.2.1）[25]。同样的理念在G 2/21（理由31）中亦有体现：唯一具有决定意义的，是裁判者本人是否确信该事实主张为真，亦即裁判者认为某项证据的可信程度有多高。霍夫曼艾特勒律师事务所认为，"确信"这一标准听起来远比"优势证据"更接近"排除合理怀疑"。

这一做法难以与其他决定相协调，如T 2036/21[26]——该决定区分了证明标准高低不同的两类判断：一类是EPO所作的判断，只要认定"一方主张的事实比另一方更可能为真"即可（即优势证据标准）；另一类是药品监管部门批准药品上市时所作的判断，须达到很高的统计学置信度。

倘若照这些修订内容的字面含义理解，EPO在事实认定方面便形成两步检验法：第一，法官在综合全部证据后若对某项事实确信无疑（convinced），即以该事实作为判决基础；第二，法官若无法达成确信（例如证据相互矛盾），则该事实对负有证明负担的一方不利。

由此可见，"由谁承担举证责任"这一问题变得愈发重要，今后再以"优势证据"为依据来说服上诉委员会，恐怕已难奏效。

九、G 1/25初步意见

简要说明：

（1）一件欧洲专利由"权利要求"（界定保护范围）和"说明书"（详细描述发明）两部分构成。在审查或异议中，权利要求常被修改、改窄。

（2）"说明书适配"（adaptation of the description）指的是：权利要求改窄后，把说明书中与新权利要求不再相符的内容一并修改，使二者保持一致。EPO实践中长期要求这样做，但许多人认为《欧洲专利公约》（EPC）并无条文强制规定要求适配。G 1/25正是扩大上诉委员会受理的、旨在厘清"是否必须强制适配说明书"的转交案。本节讲的是该案的初步意见。

G 1/25的初步意见可在此查阅[27]。目前看来，扩大上诉委员会倾向于维持EPO现行的做法，即在审查程序和异议程序中均要求对说明书进行适配。不过在这一阶段，初步意见并未提供太多说理，只是笼统地援引了G 1/24[28]。

简要而言，扩大上诉委员会把注意力集中在反对适配、且说理最为详尽的一份决定T 56/21[29]上，并将本案的主要问题界定为：T 56/21对EPC第84条的解释是否正确。EPC第84条规定："权利要求应当界定请求保护的范围。权利要求应当清楚、简明，并得到说明书的支持。"T 56/21认为，第84条中的"支持"一词应取其通常含义，因此说明书中存在未被权利要求涵盖的内容，并不会导致权利要求不清楚（参见T 56/21理由53）。

简要说明：

T 56/21决定使用了一个建筑比喻：说明书中那些未被权利要求涵盖的内容，好比一栋建筑里"已不再需要、却仍支撑着上方檐部的圆柱"，该决定认为，EPO没有理由要求把这些圆柱拆除。换言之，说明书里多出来的、权利要求不再涵盖的内容，不必强令删除。

扩大上诉委员会似乎并未正面回应T 56/21这一核心论点，而是指出：T 56/21在理由75至83段中对EPO现行做法的批评，与G 1/24[30]不一致。这些批评在第83段被归纳为以下四点：

EPC第69条及其议定书所处理的，是欧洲专利授权后在各国程序中的保护范围问题，而EPO内部的程序，与第69条相互独立、互不相干。

决定保护范围的首要依据是权利要求，而非说明书。要为第三方就专利保护范围提供法律确定性，最好的办法是权利要求本身清楚、简明，使第三方无须借助说明书即可划定"禁区"。

把说明书修改得与范围更窄的权利要求相符，并不能提升保护范围方面的法律确定性，反而可能在授权后程序中产生不当后果，并可能越权干涉各成员国法院及立法者的权限。

如果说明书对某一术语的定义比该术语在权利要求中的技术含义更宽，那么这种术语上的不一致，应依EPC细则第49条第2款处理，即通过修改说明书，使之与该术语在权利要求中清楚而较窄的含义保持一致。

霍夫曼艾特勒律师事务所认为，扩大上诉委员会并未解释，为何它认为上述四点比T 56/21的"通常含义"论点更为重要，毕竟，"通常含义"这一论点直接建立于EPC明文规定之上，本应最具分量，扩大上诉委员会却避而不谈。一如部分法庭之友（Amicus Briefs）意见指出，立法准备资料（travaux préparatoires）也为T 56/21的立场提供了佐证：EPC第84条的早期版本曾要求"权利要求得到说明书的充分（fully）支持"，后来"充分"一词被删去，这表明立法者并不要求权利要求与说明书之间完全对应。

同时，扩大上诉委员会也没有说明，为何它认为T 56/21的上述四点与G 1/24相互矛盾，在笔者看来，所谓的矛盾难以成立。

首先，从T 873/24[31]就该主题的拟提出的请示可以明显看出，各上诉委员会目前对"G 1/24 是否适用于EPC第52至57条所规定的可专利性评判之外的情形"尚存争议。

就第1点而言，G 1/24在理由7中其实已经承认，第69条"可以说仅与各国法院及UPC的侵权之诉有关"。该立场与第1点的主张一致，并无矛盾。

就第2点而言，其与 G 1/24 的裁判要旨"权利要求是评判发明可专利性的起点和基础"大体吻合，同样不存在矛盾。

四点之中，或许唯有第3点构成较为明显的潜在矛盾：G 1/24要求"在解释权利要求时，应当始终参照说明书及所有附图"。依此逻辑，若不对说明书加以适配、任由其与权利要求不符，反而可能被认为削弱了法律确定性。

至于第4点，其本身反而更近于支持适配的理由，且 T 56/21 对该点并未作出明确结论，因此它不太可能构成扩大上诉委员会论证不一致的关键理由。

此外，本案还讨论了转交问题1的具体措辞，扩大上诉委员会将其改写如下：

"在异议程序或异议上诉程序中修改欧洲专利的权利要求时若该修改使修改后的权利要求与说明书之间产生不一致、并因此不符合《欧洲专利公约》，那么为符合公约要求，是否必须对说明书作相应适配以消除这一不一致？"

经此表述，扩大上诉委员会实际上承认了：部分不一致并不会导致专利不符合《欧洲专利公约》要求，但它并未指明此类不一致具体为何。它所指的，或许正是T 56/21所讨论的情形，即"说明书中存在权利要求未予涵盖的内容"，而此类情形恰恰构成说明书适配工作量的主要部分。如果它指的确实是这种情形，扩大上诉委员会确对此不予指明，就令人不解了。

霍夫曼艾特勒律师事务所因此希望，最终决定能够明确指出：哪些不一致并不会使专利不符合《欧洲专利公约》，从而减轻部分适配工作的负担。

十、G 1/25口头审理纪要

各方期待已久的G 1/25庭审于2026年5月8日举行，庭审中出现了扩大上诉委员会历史上罕见的一幕——专利权人与异议人的立场颇为接近，双方均反对初步意见。概括而言，专利权人就EPC无任何条文强制要求修改说明书提供了详细解释，异议人则从五个方面展开论证，集中分析G 1/24和EPC第84条的影响，并从公共政策与国际协调的更宏观层面提出：在强制要求适配说明书这一点上，EPO是国际上唯一的特例。以下简要介绍双方观点。

专利权人

专利权人的论证围绕一个核心展开：EPC中没有任何条文，使"在异议或审查程序中适配说明书"成为强制性要求。围绕这一问题，历年的EPO判例形成了两种对立立场，一种认为权利要求修改后必须相应修改说明书——G 1/25转交决定将此种立场所对应的判例称为"第一路线判例"（First Line of Case Law），另一种则认为并无此项强制要求。专利权人认为，这类判例既脱离了EPC第84条文字的通常含义，也背离了该条文的立法历史与目的（扩大上诉委员会的初步意见、以及转交决定第14.2和14.3.1段对此均有讨论）。

专利权人强调，第84条包含三项各自独立的要求——清楚、简明、得到说明书支持，每一项各有其目的，而EPO的做法错误地把三者都视为服务于同一目标，即确保公众不会对保护范围存疑。专利权人主张，这一目标其实已由"清楚性"这项要求实现，既然如此，"得到说明书支持"要求就必然服务于另一项功能，它要确保的是权利要求在技术上有说明书的公开内容作依据，而不是要求说明书与权利要求逐字对应。在专利权人看来，从"得到说明书支持"不能跳跃式地等同于"说明书与权利要求的公开范围必须完全一致"。

专利权人进一步指出，EPO的严格做法与《欧洲专利公约》的多项规定相冲突，包括第69条（强调权利要求是确定保护范围的决定性因素），以及实施细则第42条（规范说明书的内容）和第48条（界定禁止事项）。专利权人认为，EPO的这种解释会带来若干始料未及的后果：创造了新的无效理由，使得涉案专利面临违反第123条第2款下超范围修改的风险，还迫使专利权人为多项辅助请求分别提交数十份适配后的说明书，对其造成不当负担（这一论点遭到扩大上诉委员会成员的反驳）。

专利权人还主张，EPO的做法忽视了一个事实：专利的受众是本领域技术人员，他们在研读专利时本就带着理解的意愿阅读专利文件，无须依赖修改说明书即可正确解释权利要求。

异议人

异议人的论证与专利权人不谋而合。异议人强调，EPC第84条是参照《专利合作条约》（PCT）起草的，其中借鉴了"公平依据"（fair basis）这一概念，即权利要求所主张的范围，必须在说明书的公开中有相应依据。第84条的本意，正是防止申请人主张某些在说明书中缺乏公开依据的内容。因此，"权利要求须得到说明书支持"这一要求，限制的是权利要求可主张的保护范围，而不是说明书所能记载的内容。

异议人指出，EPC当年特意把第84条的措辞由"得到充分支持（fully supported）"改为"得到支持（supported）"，这恰恰表明该要求是被放宽、而非收紧。异议人还指出，实施细则第42条和第48条规定了说明书中必须记载和不得记载的内容，而这两条中均无任何内容表明权利要求一经修改，说明书就必须随之重写、以与权利要求相符。

在法律确定性问题上，异议人主张这一点已有保障，因为公众可以查阅原始申请、审查档案和最终版本的权利要求。据此，各国法院完全有能力处理说明书与权利要求之间的不一致，并自行判断这些不一致是否影响权利要求的解释。异议人认为，强制修改说明书反而会制造新的风险，例如引发超范围修改问题、使权利要求的保护范围被意外缩窄，甚至在侵权诉讼中导致自相矛盾的结果。

异议人还强调，欧洲以外没有任何主要专利体系要求适配说明书，这些法域的专利制度照常运行，法院与公众均不受影响。异议人援引法庭之友意见指出，业界提交的意见中，绝大多数都反对强制修改说明书，甚至直接质疑此类修改的法律依据。因此，异议人虽然承认某些情形下修改说明书可能确有正当理由，但其核心主张是：EPO的现行做法的干预程度，已远远超出G 1/24实际要求的范围，也与国际通行做法脱节。

欧专局局长

代表EPO局长出庭的一方，请求扩大上诉委员会维持EPO的一贯做法，即继续要求适配说明书。理由是：凡是会损害《欧洲专利公约》合规性的不一致，都必须予以消除，这类不一致会使请求保护的主题产生疑问，或使权利要求依第84条变得不清楚或得不到支持。不过，局长一方也请求：倘若扩大上诉委员会最终维持其初步意见，则应进一步给出指引，说明何为初步意见中所称的"第一类不一致"（无须修改说明书）、何为"第二类不一致"（必须修改说明书）。

局长代表进一步强调，权利要求和说明书构成一个统一的法律文件，有助于国家法院、UPC及第三方确定专利保护的边界，这一点可从EPC第84条、第69条、细则第42条和第48条、以及第97条等规定中得到支持，这些条款相互关联，共同为"要求修改说明书"提供了明确的法律依据。

局长代表虽然承认其他国家的专利局采取了不同做法，但坚持认为这种分歧并不具有决定意义，因为EPC自有一套自洽的制度框架。局长代表还提出了如下主张：其一，T 56/21与G 1/24的核心认定相互矛盾；其二，G 3/14所确立的规则仍然完全有效；其三，无论是申请提交时即存在的不一致，还是因修改而产生的不一致（包括"类权利要求条款"在内），都必须予以纠正，以保障第三方的法律确定性。

简要说明：

（1）"类权利要求条款"（claim-like clauses）指说明书中那些写法近似权利要求、但并非正式权利要求的段落（例如以"本发明的一个方面是……"开头、罗列技术方案的表述）。EPO 通常要求在授权前删除或改写此类条款，以免与正式权利要求混淆。

（2）G 3/14 是扩大上诉委员会2015年作出的一项决定，它确立的规则是：在异议程序中，只有当权利要求因修改而变得不清楚时，才能对其进行第84条清楚性审查；至于授权权利要求中本就存在的不清楚之处，异议程序中不得再以清楚性为由提出质疑。

庭审中出现了一个耐人寻味的转折：局长代表主张，专利及其权利要求不仅是写给抱有理解意愿的本领域技术人员看的，也是写给广大公众看的——公众必须同样能够理解并确定专利的保护范围。

扩大上诉委员会

扩大上诉委员会并未透露太多倾向，只表示将继续内部评议，并着手进行作出最终决定前工作量最大的部分。

结语

霍夫曼艾特勒律师事务所认为，本案中专利权人与异议人都主张"一般而言无须适配说明书"，这一点颇为值得注意。从大量法庭之友意见倾向于废除现行做法来看，这一观点似乎也为众多EPO用户群体所认同。

十一、无技术效果的区别特征如何认定显而易见：“在黑屋子里找一只不存在的黑猫”

简要说明：

在创造性评判中，一项发明相对于最接近的现有技术，总会存在若干"区别特征"。按通行的"问题 - 解决方案"（problem-solution approach）分析法，应先依据区别特征所产生的技术效果确定"客观技术问题"，再考察现有技术是否给出了运用该特征来解决这一问题的教导。然而，当区别特征本身并不产生任何技术效果时，这一分析路径便会遇到困难。本节介绍的，正是针对此种情形的一条更为直接的论证路径。

当区别特征不产生任何技术效果、而现有技术中又未公开该特征时，异议人在论证其显而易见性时往往陷入困境。常被援引的T 892/08[32]（多用于不存在改进效果的情形）即是一例：该决定先将客观技术问题表述为"提供一种替代方案"，但随即又要求此项缺失的特征属于"常规"特征——异议人须先证明该特征确属常规，论证方能继续推进。

T 1465/23[33]理由2.7则清晰地归纳了另一条论证路径：无须讨论客观技术问题、也无须援引次要文献，仅凭"区别特征不产生任何确有依据的技术效果"这一点，即可认定其显而易见。该决定指出：

依循G 1/19所确立的原则（参见理由49、82、124，并见下文第3.1和3.3点），如果区别特征未能在所要求保护的整个范围内确实产生技术效果，则问题 - 解决方案分析法可以就此终止。这一立场源于既有的判例法：如果某项技术效果并未覆盖权利要求的整个保护范围，那么在效果不及之处，至少有一部分所要求保护的主题就无法解决任何技术问题，这部分主题既不构成对技术问题的技术解决方案，也就不能被认定为EPC第56条意义上具备创造性的"发明"（参见 T 939/92 理由2.7；T 176/97 理由4.4 末段；T 1294/16 理由26.2）。据此，引入一项不能确实产生任何技术效果的区别特征，充其量只能视为对已知主题设计的任意改动；而此种改动既属随意，便不能依EPC第56条支撑创造性（参见T 939/92 理由2.5.3；T 72/95 理由5.4；T 746/22 理由1.5）。

这一做法的用意，在于避免在权利要求与现有技术之间进行无关而多余的比对——毕竟，这些权利要求特征本就可能是本领域技术人员随意选取的。换言之，将一项根本无法解决任何技术问题的权利要求主题，拿去与某份现有技术文献的技术教导相比对，这种比对只会是一种人为而多余的工作：因为它要做的，是在现有技术文献中搜寻某种启示或动机，去论证本领域技术人员能够想到一个落入该权利要求范围的方案——可这个权利要求本身界定不清、无法成立，为它搜寻启示自然毫无意义。这种工作，无异于在一间黑屋里寻找一只根本不存在的黑猫。

同理，改为去寻找另一种实现某项技术效果的替代方式，也同样无济于事——因为所要求保护的主题本就未能令人信服地实现该效果，正如在同一间黑屋里改找一只灰猫，结果依然是徒劳（并见下文第3.3.2点）。在此情形下，这些不产生任何效果的区别特征，应被视为对现有技术的随意改动、和（或）不具功能的改动，无法支撑创造性（参见 T 72/95 理由5.4；T 1294/16 理由26.2；T 287/23 理由2.8.2和2.8.3；T 1580/23 理由2.2.8）。"

因此，在这种情形下，异议人与其把客观技术问题表述为"提供一种替代方案"，不如先行主张：本案根本无法表述出任何客观技术问题，而这些不产生技术效果、属于任意改动的区别特征，不足以支撑创造性。

十二、《审查指南》更新

简要说明：

欧洲专利局每年修订一次《审查指南》（Guidelines for Examination），作为审查员与异议部门办案的内部规范。其法律效力虽不及《欧洲专利公约》（EPC）及实施细则，亦不能约束上诉委员会，但实务中影响极大。本次修订将于2026年4月1日生效，重点之一是把若干近期扩大上诉委员会决定（G 1/23、G 1/24）与既有判例发展（如证明标准、数值子范围新颖性）落入指南文本。

霍夫曼艾特勒律师事务所梳理了本次《审查指南》的修订内容，要点归纳如下：

• D、E、G三部分经修订，转而强调自由心证（free evaluation of evidence）原则，并反映出对过往证明标准"二元路径"的摒弃——过往仅有"确凿无疑"（up-to-the-hilt）与"优势证据"（balance of probabilities）两套标准。修订后的指南强调：裁判机构须在斟酌案件情形与所提交证据的基础上，确信所主张的事实业已发生。这一值得业内关注的趋势，本文第八节已有更详细的讨论。
• F-IV部分第4.6节关于“相对用语”（relative terms）的规定已作修订，对申请人较为不利。新的指引要求审查员更普遍地对不清楚的相对用语提出异议，即便这些相对用语对区别于现有技术并无意义，也应如此。
• G部分新增了关于"进一步医药用途权利要求"（further medical use claims）新颖性的专门章节，将有关临床试验、患者亚群，以及权利要求中"机理性限定"（导致出现新的临床情形）等既有判例一并纳入指南。
• 此外，G部分基于T 1688/20更新了数值子范围（sub-ranges）的新颖性审查规则：判断标准由"认真考虑"（seriously contemplating）转向"黄金标准"（gold standard）检验法。
• A、C、H三部分的更新涉及彩色附图的处理。
• F部分新增一章，专论进一步医药用途权利要求的公开充分性（依据G 2/21作出的调整，强调此类权利要求须于申请日即已充分公开，后公布的证据不能弥补公开不充分之缺陷）；H部分则明确：实施细则第80条[34]不允许审查机构自由裁量。
• 同时，关于氨基酸序列的权利要求解释已更新，指明同源性百分比应在技术上有意义的前提下，作限制最少的解释。
• B、F和G部分的更新反映了上诉委员会G 1/23[35]和G 1/24[36]决定的内容。
• A部分新增第XII至XV章，就进入欧洲阶段提供了详尽指引，取代原先涉及Euro-PCT程序的E-IX章。新章节还吸收了原《Euro-PCT指南》（现已停刊）所载的相关指引，内容更为充实。
• C部分经修订，新增若干分节：一类针对EPO会出具补充欧洲检索报告（supplementary European search report）的Euro-PCT申请，另一类针对不出具该报告的Euro-PCT申请。此外还增设了与加快上述程序相关的分节。

谨此随附一份《欧洲专利局审查指南》对照文本[37]，以高亮方式标出相较前一版本的全部改动，供读者参考。

十三、专利权人缺席上诉委员会口头审理、且未适配说明书时的处理

缺席上诉委员会口头审理、且未适配说明书，通常会使本可予以维持的权利要求面临无效之虞（参见《上诉委员会判例法》（CLBOA）III.C.6.2）[38]。

但T 1789/22[39]决定支持了一种不同做法（理由6.3和6.4）：

......此外，各上诉委员会还作出过大量决定，将案件发回异议部门，以使说明书与可予以维持的权利要求相适配。在专利权人出席了口头审理的情形下，这一实践属于常规做法。本委员会认为，专利权人未出席口头审理，并无理由偏离此项实践。曾有异议人主张：因缺少适配说明书，某一权利要求组不应被纳入程序审理。在处理此类请求的若干决定中，上诉委员会确认了如下做法：一旦某一组权利要求被认定为可予以维持，即可再行提交适配后的说明书（甚至可能要到异议部门阶段才提交）。此类决定包括T 0807/16（见理由1.4）、T 146/17（见理由1.2及1.3）以及T 155/20（见理由第1.4点）。鉴于这一长期惯例，专利权人在其某一组权利要求被认定为可予维持之前，本就不应被要求提交修改后的说明书。

据此，该请求获准纳入审理、被认定为可予维持，案件则被发回异议部门，以进行说明书适配。

对异议人而言，这意味着，当专利权人缺席口头审理、且案卷中未附适配后的说明书时，仅以该理由宣告专利无效的可能性下降。与此同时，这也为专利权人提供了一定程度的宽慰——使其不必过分担忧T 697/22（即引出G 1/25转交案的决定）中“在上诉委员会口头审理中提交的修改后说明书不予接受[40]”的认定有可能适用于自己所涉的案件。

注释（上下滑动阅览）

【1】https://www.hoffmanneitle.com/en/attorney/adam-lacy

【2】https://www.hoffmanneitle.com/en/attorney/marie-isabel-thomson

【3】https://www.hoffmanneitle.com/en/attorney/rifat-camurdan

【4】https://www.hoffmanneitle.com/en/attorney/juliet-redhouse

【5】https://www.hoffmanneitle.com/en/attorney/marianna-galliani

【6】https://www.hoffmanneitle.com/en/attorney/laurin-kappei

【7】https://www.hoffmanneitle.com/en/attorney/jonas-smeets

【8】https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api_order/security%20for%20costs%20and%20stay%20of%20the%20proceedings%20final%20signed.pdf

【9】https://www.unifiedpatentcourt.org/en/node/161066

【10】https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api_order/7227B579856831BF403C2E1A21270A9E_en.pdf

【11】https://upc.law/wp-content/uploads/2025/10/CoA-order-2025-10-30_UPC_CoA_8-2025_order_Security-for-costs.pdf

【12】https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api_order/24022026%20case%20337-2025%20decision_final-anonymised-1.pdf

【13】https://www.epo.org/en/legal/case-law/2025/clr_i_d_9_3_2.html#:~:text=In%20patent%20law,combination%20of%20features.

【14】https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api_order/AA991D89C191FFC6CE8BE6E878746CBC_en.pdf

【15】https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api_order/FINAL%20ORDER%20GH%20v%20SG%2023%20January%202026.pdf

【16】https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api_order/Decision%202026-01-15_redacted_signed_all_VT%20geschw%C3%A4rzt-1.pdf

【17】https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api_order/Decision%20628-2024%20signed%20final_anonymized.pdf

【18】https://register.epo.org/application?documentId=ML82SMVA1X62QE8&number=EP19185736&lng=en&npl=false

【19】https://legalblogs.wolterskluwer.com/patent-blog/does-g-124-offer-a-way-out-of-the-epos-inescapable-added-matter-trap/

【20】https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/g240001ex1

【21】https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t222048eu1

【22】https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t240405eu1

【23】https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/e_iv_4_3.html

【24】https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t161452eu1?term=%20%22T%201452%2F16%22

【25】https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t201138eu1

【26】https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t212036eu1

【27】https://register.epo.org/application?documentId=MMM5L89KOBINM6S&number=EP07704142&lng=en&npl=false

【28】https://legalblogs.wolterskluwer.com/patent-blog/short-and-sweet-g-124/

【29】https://legalblogs.wolterskluwer.com/patent-blog/la-zizanie-de-loeb-sur-ladaptation-de-la-description/

【30】https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/g240001ep1?term=%20%22G%200001%2F24%22

【31】https://register.epo.org/application?documentId=ML82PFNU1OFMU5T&number=EP19185736&lng=en&npl=false

【32】https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t080892eu1?term=%20%22T%200892%2F08%22

【33】https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t231465eu1?term=%20%22T%201465%2F23%22

【34】https://www.epo.org/en/legal/epc/2020/r80.html

【35】https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/g230001ex1

【36】https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/g240001ex1

【37】https://link.epo.org/web/legal/guidelines-epc/en-epc-guidelines-draft-2026-list-of-modifications.pdf

【38】https://www.epo.org/en/legal/case-law/2025/clr_iii_c_6_2.html

【39】https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t221789eu1

【40】https://legalblogs.wolterskluwer.com/patent-blog/g-125-the-long-awaited-referral-on-adaptation-of-the-description/#:~:text=In%20the%20underlying,clarity%20on%20appeal.

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编辑：Sharon