专利号为ZL201110089122.9的“电动独轮自行车”发明专利无效案是国家知识产权局评选出的2018年十大典型案例之一，该发明专利涉及电动独轮自行车的基本结构，属于电动平衡车领域的基础性专利。该案之所以受到业界广泛瞩目，是因为电动平衡自行车作为一种新兴代步工具，近年来一直受到消费者的积极追捧，在专利权人积极进行维权的同时，也引发业内竞争者提出的多轮次的无效宣告请求。2017年，廉芳芳等人再次提出针对“电动独轮自行车”发明专利的无效请求，国家知识产权局原专利复审委员会做出了对请求人有利的36591号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），行政诉讼程序中，北京知识产权法院于2020年12月28日作出（2018）京73行初11186号行政判决，维持被诉决定的结论，但在二审程序中，最高人民法院出乎意料地撤销了被诉决定和一审判决^[1]。其中，对于优先权是否成立的审理思路、以及双方当事人的攻防策略，是该案的亮点，值得深入讨论。下面，本文拟就优先权的法律属性以及当事人的攻防策略技巧展开分析。

优先权是《保护工业产权巴黎公约》（Paris Convention for The Protection of Industrial Property，简称《巴黎公约》）中的最重要的成果之一，体现了一百多年前专利先贤们的智慧。优先权制度使“先申请原则”有限度地突破了专利地域性的刚性约束，避免了各国申请人向外国申请时的申请日的“利益损失”。因此，优先权制度有力地推动各国专利制度的发展与国际协调。

概而言之，优先权是指在一国有效的专利申请日在有限的期限内向外国延伸其申请日效力。即在优先权期限内，某国的专利申请A的有效申请日，可以作为向外国提出的专利申请的“申请日”。可见，优先权制度使得在某国有效的专利申请日具有了国际视野。

优先权的产生源于申请人（法人或自然人）有提出专利申请的权利，即申请人具有“申请专利的权利”。对于一项技术成果的主人而言，“申请专利的权利”是指：其有权提出专利申请，也有权不提出专利申请（例如作为技术秘密），或将该技术成果转移给他人；不仅如此，其有权决定是在母国申请或者去外国申请，或两者兼有之。如果没有优先权制度，其向外国申请时会面临诸如法律制度、语言方面的种种障碍，申请人难以做到同时向各国提出申请。优先权制度无疑是将“申请专利的权利”向外国延伸而不会出现申请日利益损失的问题。

基于“申请专利的权利”，在优先权制度下，要求在先的专利申请A与在后的外国申请A1、A2，……，或AN的主人是同一主体，本是应有之义。当然，权利人对“申请专利的权利”可以自由处分，其亦有权将向外国申请的权利转移给他人，由此造成前后申请的申请主体不同的情况。优先权制度下还设计出优先权转让的规则，已然被各国专利制度所吸纳。

对于要求优先权的专利申请，各国专利审查机关只做形式上的审查，首先关注的是前后两申请的申请人主体是否为同一人，如果不同，申请人需要提交优先权转让证明，而无需考虑技术来源。这是因为，一方面申请人可以将自己的技术成果申请专利；另一方面也可以从他人手里获取（甚至是非法获取）的技术成果再申请专利，按照效率优先的原则，专利审查机关对技术来源在所不问。如果有人质疑申请专利的技术来源，则可以按照权属争议通过民事法律程序来解决纠纷。 

最高人民法院在该案二审判决书提出优先权与技术来源无关的观点：

“对于申请要求优先权的主体，法律规定该申请人要与在先申请的申请人相同。对于存在不同申请主体的情况下，当事人可以通过专利申请权^[2]转让的方式进行权利继受成为同一个申请主体，但该转让行为应当签订书面合同并进行登记公告。专利申请人的变更应当是要式法律行为，而非事实推定。权利继受关系的形成属于法律关系的变动，需要通过法律文件确认，不应当通过发明人变更的事实以及个人陈述，推定存在权利继受关系，继而将不同专利申请的申请人视同为相同主体。”

最高人民法院进一步指出，“不应当仅以存在相同主题的申请为由，不审查申请人的主体是否为相同，就将首次申请作为享有优先权的基础。”也就是说，即便“存在相同主题”的其他申请，但只要“申请优先权的主体与在先申请一致”，也不影响优先权的成立。

综上分析，优先权是否成立的审查思路可以归结为：在形式要件上，要求前后两申请的申请主体是同一人，或者是后申请人通过优先权转让（权利继受）获得了“申请专利的权利”，并不需要考虑技术来源。当然，在实质要件方面，前后两申请必须满足两者为“相同主题”。但在上述无效案中，并不涉及实质要件的判断，争点聚焦在优先权成立的形式要件判断是否需要考虑技术来源的问题。

专利无效程序“一般是双方当事人的程序”^[3]，无效请求人作为发起攻击的一方提出各种无效理由，专利权人作为防御的一方，尽力化解对方的攻击；而国家知识产权局作为裁判者，需要保持必要的中立，对案件的走向做出独立判断。该案中，作为攻击方的无效请求人，面临前面几次无效请求都无功而返的情境，能采取更加有杀伤力的进攻策略显得十分紧迫。客观上，无效请求人的请求部分得到合议组的认可，表明其进攻策略得当，可圈可点。但专利权人并非无所作为，准确识别对方的进攻套路，认真分析对方策略的逻辑，找准发力点化解对方攻击，则更加能够体现出高超的应对技巧。下面从该案的双方攻防策略展开讨论。

在无效程序中，通过找到合适的对比文件来质疑专利的新颖性、创造性，是无效请求人的常见进攻手法。该案的涉案专利是享有本国优先权的发明专利，应以优先权日为时间节点，寻找在优先权日之前公开的证据作为该案的现有技术。但由于涉案专利是经过实质审查的发明专利，之前经历过的几轮无效请求中均没有找到符合条件的现有技术，本案的无效请求人能够找到优先权之日前的证据的可能性也不大。好在本案的三位请求人都检索到发表在介于优先权日和实际申请日之间的《信息时报》2011年3月5日A15版的相关介绍文章（证据1.9）。为此，为了使该证据具有出场资格，请求人只能先挑战该发明专利的优先权。

优先权成立与否，直接影响到所选取的现有技术是否适格，进而影响到专利的创造性判断。在无效宣告审查程序中，无效请求人质疑优先权成立的目的在于扩大现有技术的检索范围，从而找到更适合评价涉案专利是否具有新颖性创造性的对比文件。故优先权是否成立，是双方当事人的“兵家之争之地”。

由于涉案专利享有本国优先权，即前后两申请都是中国的本国申请，且申请人都是自然人陈和，符合同一主体的形式要件，要想挑战其优先权，只有从实体要件即“相同主题”方面找到破绽，但涉案专利在实体要件上也没有问题。故请求人只好另辟蹊径，请求人采取佯攻战术诱敌深入，提出了一个“妙招”：涉案专利未进行保密审查即向外国申请专利，不符合专利法第二十条第一款^[4]的规定。根据专利法第二十条第一款的规定，“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。”该规定规制的是“在中国境内完成的发明或实用新型”未进行保密审查而向外国申请专利的行为，专利法第二十条第四款^[5]规定了法律后果，即：“对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。”需要指出的是，但涉案专利的专利权人是中国公民陈和，并不存在将涉案专利的技术方案向外国申请的事实，故也就没有事先请求保密审查的必要。换言之，请求人的“这一剑”根本射不到涉案专利的“靶子”上。

其实，请求人的“妙招”并非无中生有，虽然涉案专利文件上记载的申请人与发明人均为中国公民陈和，但陈和的哥哥陈星（Shane Chen）是个发明家，仅在电动独轮车领域，陈星就申请了数十件专利。有事实证明，发明家陈星并没有以自己名义在中国申请专利，而是以陈和名义在中国申请，与涉案专利对应的美国专利就是以陈星名义申请的。请求人推断，涉案专利的真正发明人是美国籍的陈星，应该是在美国完成的发明创造。但既然涉案专利记载的发明人是中国公民陈和，应推定涉案专利是在中国境内完成的，再利用专利法第二十条第一款的规定，要求申请人履行请求保密审查的义务。但请求人的这个理由是有逻辑缺陷的，如果认为申请人为陈和的涉案专利的技术来源是美国公民陈星在美国完成的发明创造，则不满足适用专利法第二十条第一款的前提条件，如果认为申请人为陈和的涉案专利的技术来源是美国公民陈星在中国完成的发明创造，但由于陈和本人并没有向美国申请专利，也没有适用专利法第二十条第一款的余地。其实，请求人的盘算是：从技术来源看，陈和的中国专利来自美国公民陈星，而陈星在美国有早于中国专利优先权日的在先专利，故涉案专利所要求的本国优先权申请不是最早的“首次申请”，因此，涉案专利不能享有优先权。请求人以涉案专利未进行保密审查的理由进行佯攻，目的是让专利权人自己认可技术来源的确是来自美国公民陈星。

令人诧异的是，专利权人完全没有识破请求人的“妙招”，而是与其共舞。在无效程序进程中，主动去变更发明人，将发明人由陈和改成美国公民陈星，以此证明涉案专利是美国公民在美国完成的。这样便可以躲过专利法第二十条第一款关于保密审查的无效理由。

其实，“醉翁之意不在酒”，由于专利权人的主动配合，请求人佯攻的目的已经达到。请求人设想的是，如果能够做实涉案专利的技术来源出自美国公民陈星，便可乘胜追击，攻击涉案专利不能享有本国优先权。

遗憾的是，请求人的上述策略，也误导了合议组。合议组认为，涉案专利享有优先权的必要条件之一是作为优先权基础的申请是世界范围内的“首次申请”。“对于具有相同技术来源的多份专利申请，即使申请人不同，也只有该多份专利申请中具有相同主题的首次申请，可以作为优先权基础。”即“首次申请”应该包括在“具有相同技术来源的多份专利申请”中，即便是申请人不同也无伤大雅。

鉴于专利权人主动配合变更发明人，也给该案合议组在技术来源的认定上提供支持。被诉决定写道：“本专利的公开文本和美国专利申请的文字表述基本一致，两份专利文献的附图及其上的附图标记完全一致，结合专利权人的自述以及将本专利的发明人修改为与美国专利申请相同的发明人的行为，可以推断本专利的技术与美国专利申请的技术具有相同的来源，即，两份专利申请的技术方案是由同一个发明人/发明团队做出的，本专利的申请人陈和与美国专利申请的申请人Shane Chen之间具有权利继受关系。美国临时申请1和美国临时申请2的申请人均为Shane Chen，因此认定两份美国临时申请、美国专利申请和本专利具有相同的技术来源。” 

在专利权人的配合下，请求人最终得到其想要的结果。合议组总结到：“美国临时申请1的申请日早于中国在先申请的申请日，构成与本专利相同主题的首次申请。由于被本专利要求优先权的中国在先申请不是相同主题的首次申请，因此本专利权利要求1不能享有本国优先权。”

在涉案专利不能享有本国优先权的前提下，《信息时报》2011年3月5日A15版的相关介绍文章可以作为涉案专利的现有技术，据此合议组将涉案专利权利要求1以不具有创造性为由宣告无效。

如上分析可见，请求人的“妙招”并非的一招毙命的绝招，但专利权人的应对策略才是其在无效程序中败诉的重要原因。如果专利权人能够准确识别出请求人策略的真正用意，选择合适的应对策略，本案也不至于如此波澜起伏。专利权人应痛定思痛，认真反思本案的应对策略，总结经验，做到输得明白，赢得在理。因此，需要探讨的是，本案该如何应对才是正解？本文设想的应对策略是从以下几个方面向合议组阐明观点，首先，针对保密申请的无效理由，专利权人只要指出保密审查的立法初衷是规制将中国完成的发明或实用新型径直向外国申请专利的行为，而陈和并没有向外国申请过与涉案专利相关的专利，故改无效理由是无的放矢。其次，基于第一条理由，涉案专利的优先权基础专利，本身就是相同主题中最早的专利申请，因此，无论是在中国，还是放眼世界，都是名副其实的首次申请。显而易见，涉案专利的本国优先权是成立的。再次，即便涉案专利的技术来源是美国公民陈星，但陈星享有的“申请专利的权利”是个私权，他有权转给任何人，这属于陈星对自己权利的自由处分，他人无权过问。最后，优先权制度就是为了方便同一主体在不同法域申请专利而设计的，而陈和与陈星在法律上两个独立存在的民事主体，陈星专利对陈和的中国专利优先权不产生任何影响。

或许有观点认为上述分析过于复杂，实践中难以做到。那么，专利权人最稳妥的策略是“以不变应万变”，假设专利权人什么都不做，不进行任何答辩，甚至缺席口头审理，也不会得到比被诉决定更坏的结果。在专利权人“静默”的情况下，针对无效理由，合议组只好主动向请求人发问，由请求人说明其无效请求的事实依据。例如，针对保密审查的理由，合议组要调查的是：涉案专利是否存在有未经保密审查向外国申请的外国同族专利，对此请求人根本无法对此举证。该无效理由不会得到合议组认可。对于本国优先权，请求人无法举证申请人陈和还有更早的相同主题的在先申请，事实上也的确没有。如果请求人坚持认为美国公民陈星与中国公民为同一人，他也拿不出证据证明这一点。即便是技术来源相同，也无关于优先权成立与否，无论是专利申请阶段还是专利审查过程，没有任何法律规定或法律规则要求核实技术来源，因此，无论是合法拥有抑或非法窃取的技术，都在所不问。在我国专利法实践中，涉及技术来源争议的纠纷，由当事人通过权属纠纷程序解决。在欧洲专利制度下，涉及技术来源的权属纠纷可以通过异议程序解决^[6]。无论是中国还是欧洲，有权启动权属纠纷程序或异议程序的主体必须是利害关系人，而且是事后救济程序。

在无效程序之后，本案专利权人仍然没有认识到其应对策略失败的原因。仍然坚持本国优先权制度的“首次申请”只是在中国范围内的首次申请，而不是世界范围内的首次申请。

其实，专利权人没有意识到优先权制度的本质就是针对同一主体设计的。故所谓首次申请，必须是同一主体下的最早申请，其他任何主体的更早的相同主题申请，都不在考虑之列。

优先权制度本身就是指外国优先权（或者国际优先权），因此，只有在当同一主体向外国申请专利时，才可能造成原申请日的延后，即产生新的申请日。申请人一般无法做到将相同主题在同一天到各个国家申请以获得相同申请日。而本国优先权制度是由优先权制度衍生出来的，故首次申请必然是同一主体的在先申请。因此，某个中国申请A在没有要求过优先权的情况下^[7]，可以作为在后的中国申请A1的优先权基础，在这个意义上，作为本国优先权基础的在先申请A，无论是在着眼于世界范围还是中国范围内，都是首次申请，因为人家压根就没有更早的外国申请。

优先权是否成立，审查思路应着眼于是否满足形式要件和实体要件，而技术来源并不涉及形式要件和实体要件，故技术来源本身不影响优先权的成立，这是专利法的制度原理决定的。那种将优先权与技术来源绑定在一起的观点，实质上是否定权利人有权处分的自由，故于法无据。

基于优先权制度的本质，最高人民法院借助于“电动独轮自行车”案，纠正了种种错误观点，明确指出优先权的法律属性就是民事主体“申请专利的权利”的具体体现，是一种属于私权的财产性权利，在没有法律强制性规定下，权利人有权自由处分。而且，在优先权制度下，“首次申请”仅考虑同一主体（包括权利继受主体）下的全球范围内的相同主题的在先申请，本国优先权也不例外。

注释（上下滑动阅览）

【2】这段判词中提到的“专利申请权”与本文中的“申请专利的权利”是相近的两个概念。“申请专利的权利”出自《专利法》第六条中，例如该条第二款规定：“非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。”换言之，“申请专利的权利”是指尚未提出专利申请的权利状态，而“专利申请权”是指已经提出了专利申请的权利状态。“专利申请权”的转让是要式法律行为，而“申请专利的权利”的转让，由当事人之间自由协商。

【3】根据《专利法》第四十五条的规定，在专利授权之后，“任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求国务院专利行政部门宣告该专利权无效。”其中的“任何单位或者个人”，也包括专利权人自己。在这种情况下，专利无效程序便是单方当事人程序。

【4】根据2020年修正的《专利法》，该法条已调整为第十九条第一款。本文仍沿用老法的编号。

【5】现为第十九条第四款。

【6】在美国法的语境下，奉行“发明人先申请原则”，即实际做出发明创造的人才有权申请专利，因此要求发明人要提供宣誓书。发明人受雇的雇主单位可以为受让人申请专利。

【7】根据《专利法实施细则》第三十三条的规定，如果在先申请已经要求外国优先权或者本国优先权的；则不得作为要求本国优先权的基础。

作者：孟学英

编辑：Sharon