魏征 | 慎用“符合发明目的原则”

目次

一、“发明目的”的概念演进

二、“发明目的”的识别

三、慎用“符合发明目的原则”的讨论

四、破解之道

在当前的专利法的体系框架下,“符合发明目的原则”并没有明确的制定法依据。但在近年来的司法实践中,人民法院屡屡适用“符合发明目的原则”的判例。因此,值得探讨的是,“符合发明目的原则”的法理基础是什么?特别是如何认定“发明目的”在权利要求解释体系中的作用和地位,尤其是在专利侵权诉讼中,适用“符合发明目的原则”是否对专利保护的公正性构成挑战,本文通过对案例的实证考察,认为“符合发明目的原则”只是作为解释权利要求的一种“辅助工具”,没有必要上升到制度层面成为一种类型化的规则,应当慎用“符合发明目的原则”的提法。本文认为采用“符合发明构思原则”更符合专利制度“公开换保护”的基本原理。

一、“发明目的”的概念演进

“发明目的”这个概念,最早出现在《专利法实施细则(1985)》的第十八条中。该条规定了说明书的撰写方式包括八个部分,具体是:(1)发明名称;(2)所属技术领域;(3)背景技术;(4)发明或者实用新型的目的;(5)技术方案;(6)有益效果;(7)附图说明;(8)具体实施方式。这种撰写方式被业内戏称为“八股文”。

在专利法第一次修改后,与之配套修改的实施细则基本上保留了上述内容。《审查指南(1993)》还特别强调,对于一份完整的说明书,其应当包含确定发明或者实用新型专利性所需的内容。例如,发明的目的、技术解决方案和有益效果。

但在2000年我国专利法第二次修改后,上述规定被调整为《专利法实施细则(2002)》的第十七条,其中的第(三)项将之前的“发明或者实用新型的目的、技术方案、有益效果”合并在一起,并归纳为“发明内容”,即:“写明发明或者实用新型所要解决的技术问题以及解决其技术问题采用的技术方案,并对照现有技术写明发明或者实用新型的有益效果”。业内同样习惯成为“技术三要素”:技术问题、技术方案(手段)、技术效果。

由此一来,“发明或者实用新型的目的”的表述,被“发明或者实用新型所要解决的技术问题”[1]所取代。这个变化,是简单的文字修饰的改进,还是另有用意[2],本文无意细究。但值得注意的是,自我国专利法第二次修改后,“发明目的”这个词,从此在专利说明书中难觅踪迹。似乎可以说,“发明目的”已不再是专利法中的“法言法语”了。

二、“发明目的”的识别

前已述及,专利法第二次修改之后,“发明目的”已经被“发明所要解决的技术问题”所取代。故难以在说明书中直接找到“发明目的”这个术语。在司法实践中,如何识别“发明目的”,可能有几种途径。

(1)直接将说明书提到的“所要解决的技术问题”当作“发明目的”

在著名的“灭蚊灯泡案”中,二审法院[3]根据涉案专利说明书所记载的内容:“本发明所要解决的技术问题是针对现有技术的现状提供一种能直接连接在现有灯座(口)上使用的具有灭虫功能的灭蚊灯泡”,“与现有技术相比,本实用新型所提供的灭蚊灯泡可以直接替换现有的灯泡在原线路上使用,不需要对原线路和开关控制进行任何改动”,认为涉案专利的发明目的是“实现灭蚊灯泡对现有灯泡的替换使用,不需要对原线路和开关控制进行任何改动”。据此认为:要实现涉案专利所描述的发明目的,涉案专利权利要求1“用于连接灯口的灯座”的技术特征必然理解为能够直接连接在现有灯口上。而被控侵权产品不能“直接连接在现有灯口上”,故被控侵权产品不能实现涉案专利的发明目的,遂改判被告不侵权。

由此可见,二审法院是将上述说明书关于“针对现有技术的现状提供一种能直接连接在现有灯座(口)上使用的具有灭虫功能的灭蚊灯泡”中的“能直接连接在现有灯座(口)上使用的”的表述,直接当作“发明目的”了。

(2)通过推导得出“发明目的”

在宁波一中管桩有限公司诉嵊州华鼎管桩有限公司案[4]中,浙江省宁波市中级人民法院在裁判要旨中写道:“说明书通常在指明背景技术不足之处的基础上提出专利技术方案要解决的技术问题或要达到的技术效果,即专利的发明目的。”

可见,该法院是从“背景技术不足之处”、“专利技术方案要解决的技术问题”或“要达到的技术效果”推导出“发明目的”的。

(3)从说明书中寻找“蛛丝马迹”

在著名的“电动绿篱机案”[5]中,说明书多处提到了“环保无污染”的特点。

第0005段:“本发明的目的是为了克服现有技术中的不足,提供一种可用作平剪也可用作圆形剪的电动绿篱机,其具有工作强度低、工作效率高、工作难度低、环保无污染的特点。”

说明书第0018段:“本发明与现有技术相比,其显著优点是:本发明的电动绿篱机在刀片与工作舱上加设弧形支架,弧形支架一端可相对工作舱旋转,在旋转时使刀片产生变形,使刀片也具有一定的弧度,通过锁紧件将弧形支架位置锁定,也就是使刀片的弧度固定,从而达到平剪和圆剪二和一的效果。本发明的电动绿篱机结构简单、使用方便、工作效率高、环保无污染,是一种可用作平剪也可用作圆形剪的电动绿篱机。”。

需要指出的是,该案说明书没有按照专利法实施细则的规定使用“发明要解决的技术问题”的表述,而是直接用了“本发明的目的”,看似给识别“发明目的”带来方便。说明书第0018段共计177个字,主要集中在“可用作平剪也可用作圆形剪的电动绿篱机”上,而“环保无污染”仅仅是五个字。此时,如何识别其发明目的,就没有那么简单了。但结合说明书第0004段:“因此为解决现有电动剪刀和燃油剪刀工作强度高、效率差、难度大等问题,有必要提供一种可用作平剪也可用作圆形剪的电动绿篱机。”便可以得出其发明目的为“提供一种可用作平剪也可用作圆形剪的电动绿篱机。”所谓“环保无污染”,只是“电动”的驱动方式的自身特点,并非发明改进的“二合一刀具”所带来的技术效果,这是普通百姓都能直接地、毫无疑义能明确确定的。但如果脱离说明书的整体教导,故意向“环保无污染”上靠拢,形式上似乎与“电动绿篱机”的主题相吻合;的确,二审法院就是这样认为的:“从说明书的相关内容可以看出,专利申请人在撰写涉案专利权利要求时,基于对环保效果的追求,专利申请人并不寻求保护以燃油发动机作为动力源的绿篱机技术方案。”显然,二审法院放大了发明人的认知失误。

三、慎用“符合发明目的原则”的分析

通过上述的讨论可以看出,受文字表达自身的局限性影响,“发明目的”本身具有主观性、高度的不确定性和片面性。因此,识别“发明目的”本身就是一个各说各话甚至“见仁见智”的难题,故所谓“符合发明目的”就失去应有的基础而无法谈起。

在“灭蚊灯泡案”中,发明人认识到“灭蚊灯的环保型和安全性最好,其使用过程中不产生有毒气体。但是采用该方法灭蚊,需要额外添置专用的灭蚊设备”,其隐含着“将灭蚊设备与照明设备”结合而减少“额外添置专用的灭蚊设备”的改进目标。事实上,从发明名称或权利要求请求保护的主题“灭蚊灯泡”看,发明人的改进已然做到了这一点,即“照明灯”在下方、“灭蚊灯”在上方,“一下一上、二灯共体”,“灭蚊”与“照明”两不误。从而不需要再“额外添置专用的灭蚊设备”。但不幸的是,发明人画蛇添足,自认为其改进克服了之前“需要对灭蚊灯进行吊挂安装,费时费力”的缺点,而不是重点渲染“一下一上、二灯共体”的发明构思。看来,发明人只是知道自己做了些什么,但却难以正确说出其发明本质,也分不清说明书与权利要求之间的关系与区别,这个认知缺陷,给了二审法院提供了改判的借口。

在宁波一中管桩有限公司诉嵊州华鼎管桩有限公司案[6]中,一中公司主张保护涉案专利权利要求1,该权利要求1如下:

“一种新型高效、节能、环保离心混凝土桩的制造系统,其特征在于,包括

控制室,以及

依次相连的钢筋笼加工区、出桩车道、拆模区、上模清理区、离心区和张拉区以及合模区,

所述钢筋笼加工区和出桩车道之间,设置有钢筋笼堆场和起重机设备,

所述拆模区和上模清理区之间,设置有养护池;

所述张拉区连接有喂料道、喂料道连接有喂料斗,喂料斗、摆渡车、搅拌机和废水池依次连接,

所述离心区与搅拌机之间设置有余浆回收装置;还包括

车间内的起重机设备,离心混凝土桩的制造通过重机设备吊运柔性模具来完成,以及

离心区中设置有离心设备。”

从权利要求1的撰写风格可以看出属于“照相机”撰写,拉拉杂杂,不分主次。主题中出现了“新型高效、节能、环保”这类效果表述,其关键词就是“离心混凝土桩”,也可以是,其发明了一种制造“离心混凝土桩”的流水线方法。

法院查明,被诉侵权技术方案不具有权利要求1的“摆渡车和喂料斗、摆渡车、搅拌机和废水池依次连接”的技术特征,争议焦点在于如何解释“所述离心区与搅拌机之间设置有余浆回收装置”上。结合涉案专利说明书的记载,“余浆回收装置”用来将余浆回收后再利用,故将“余浆回收装置”设置在“所述离心区与搅拌机之间”[7]以便于回收,取得了“高效、节能、环保”的效果;相比之下,被诉侵权技术方案根本就不考虑余浆回收问题,而是直接当作废料,废物利用卖给他人用作制砖。也就是说,被诉侵权技术方案属于传统制造工艺,未考虑节能环保,也就根本不需要“余浆回收装置”,换言之,被诉侵权技术方案根本没有“实施”涉案专利的技术方案,因此不构成侵权。

以上的分析过程,正好符合“用说明书解释权利要求”的专利法基本原理。故根本不用“劳驾”所谓“符合发明目的原则”出马。

而导致“电动绿篱机案”二审败诉的原因可以部分归结于专利申请人(包括代理人)缺乏对“公开换保护”的朴素认识、缺乏专利保护的“布局意识”。发明人的确发明了能兼顾“平剪和圆剪”的二合一刀具,但却不知道如何“换取”对二合一刀具保护。权利要求书只有一组请求保护“电动绿篱机”的系统级权利要求,而没有针对二合一刀具单独请求保护,也没有请求保护采用二合一刀具的“油动绿篱机”的系统级权利要求。二审判决从“环保无污染”这个特点出发,断言“专利申请人并不寻求保护以燃油发动机作为动力源的绿篱机技术方案”;在客观上,鼓励生产、销售“二合一刀具”和采用“二合一刀具”但以燃油发动机作为动力的企业“用了白用”,“环保无污染”成了“吹牛也上税”的注脚。

四、破解之道

不破不立,“破字当头,立在其中”。由于“发明目的”这个概念本身具有主观性、高度的不确定性和片面性,且已经从专利法的立法层面淡出,故本文主张慎用“符合发明目的原则”,取而代之的是“符合发明构思原则”。

本文所称的“发明构思”,其应具备规范性、客观性、明确性的特点。是基于专利说明书记载的内容,所谓规范性,是指“发明构思”本身就存在于专利法的体系中。所谓客观性,是指因循“从哪里来、到哪里去、怎么办”的进路,总结归纳出发明构思;其中,“从哪里来”是指发明所面临的背景技术存在不足的技术现状,隐含着对其改进的动机;“到哪里去”,是指发明所追求的改进目标,即发明所要解决的技术问题是什么;而“怎么办”,则是指发明人给出的解决方案是什么。由于这些内容是专利说明书所必备的,是客观存在的,故根据“从哪里来、到哪里去、怎么办”的进路“总结出”的发明构思具有明确性。故,不存在“电动绿篱机案”那样可任意取舍的问题。

如果在前述的“电动绿篱机案”中适用“符合发明构思原则”,那么,按照“从哪里来、到哪里去、怎么办”的进路“总结出”的发明构思就体现在“二合一刀具”上,解决了现有技术中“平剪”和“圆剪”两把刀的问题。接下来,已知被控侵权技术方案中“采用”了该“二合一刀具”(如果没有采用则直接得出不侵权的结论),满足了“符合发明构思原则”。接下来,继续考察两者是否存在差别;已知其差别就在于:涉案专利的驱动方式是“电动”,而被控侵权技术方案采用的是“油动”。再下来,就是对这种差别进行法律评价了。如果认为采用“油动”驱动方式的被控侵权技术方案不构成侵权,就应充分说理,否则就应认为侵权成立。

再以美嘉隆公司与青岛市知识产权局专利侵权行政处理纠纷案,说明“符合发明构思原则”更能显示出公平和效率。

在该案中,争议技术特征为“装订完成后所述控制器发送用于控制输送锁扣原料的送料信号至原料输送装置”。

青岛市知识产权局认为,涉案专利的权利要求1并未对送料方式和信号类型进行限定,因而专利的保护范围应该包括任何送料方式和信号类型。

最高法院在再审裁定书[8]中写道:

“本院经审查认为,结合涉案专利权利要求书的记载,通过阅读说明书和附图,涉案专利的发明目的在于,实现锁扣装订的全自动化,降低人工劳动强度,提高生产效率。为实现这一目的,权利要求1的技术方案将驱动装置、工件输送装置、原料输送装置、级进模等部件通过控制器实现信号连接,通过控制器向各个部件发送信号来实现有序作业。”

可见,最高法院将涉案专利的发明目的总结概括成“实现锁扣装订的全自动化,降低人工劳动强度,提高生产效率”。而这段话主要出自说明书的背景技术部分:

其中,“研发一种全自动快装箱锁扣装订机,可以对锁扣自动成型、工件自动定位、精准装订”被总结为“实现锁扣装订的全自动化”,“降低工人的劳动强度”对应“降低人工劳动强度”,而“提高生产效率”则是原话。而“是本实用新型主要解决的问题”就自然而然地当成“涉案专利的发明目的”了。在总结归纳出发明目的之后,再审裁定书继续分析了被诉侵权技术方案所采用的技术手段:

“根据一、二审法院查明的事实,被诉侵权技术方案中在锁扣原料输送的环节采取了机械自动进料的方式,即通过级进模的下压和上行触发‘气动压板+气动阀+气动送料夹板’的气动连锁反应,最终实现对锁扣原料输送的控制。”

如果将被诉侵权技术方案看成是一项发明,则其采用的“通过级进模的下压和上行触发‘气动压板+气动阀+气动送料夹板’的气动连锁反应”,就是其发明构思。的确,被诉侵权技术方案确实申请了发明专利,并被授予了专利权。

按照本文提出的“符合发明构思原则”,如果说,被诉侵权技术方案所采取的机械自动进料的方式“再现”了涉案专利的发明构思,则侵权成立。反之,则侵权不成立。那么,接下来就要看该案的发明构思是什么了,其权利要求1[9]请求保护的技术方案如下:

“1、一种全自动快装箱锁扣装订机,其特征在于:包括

用于将锁扣原料加工成锁扣的级进模(M);

用于向所述级进模输送锁扣原料的原料输送装置(Y);

用于驱动级进模进行装订的驱动装置(Q);

用于输送工件的工件输送装置(G);以及

控制器,在所述级进模(M)一侧设置用于检测工件的检测元件,所述检测元件检测到工件后发送检测信号至控制器,所述控制器接收检测信号后发送用于驱动级进模将锁扣装订在工件上的驱动信号至所述驱动装置(Q),以及发送用于控制工件输送装置运行状态的信号至工件输送装置(G),装订完成后所述控制器发送用于控制输送锁扣原料的送料信号至原料输送装置(Y)。”

解释该权利要求1,可以采用笔者所提倡的“十六字诀”。我们从“点名 + 连接”入手,先来看看“点名”:

级进模(M)、原料输送装置(Y)、驱动装置(Q)、工件输送装置(G);以及控制器。

再看看“连接关系”:权利要求1的最后一段写出了控制器分别控制级进模(M)、原料输送装置(Y)、驱动装置(Q)、工件输送装置(G)的“连接关系”,即:

(1)控制器接收由“在所述级进模(M)一侧设置用于检测工件的检测元件”发送的“检测信号”;

(2)控制器发出“驱动信号至所述驱动装置(Q)”;

(3)控制器“发送运行状态的信号至工件输送装置(G)”;

(4)控制器“发送送料信号至原料输送装置(Y)”。

由此可见,权利要求1的方案采用的是以“控制器”为核心“通过控制器向各个部件发送信号来实现有序作业”的“电控式”送料方式。

最高法院在再审裁定书也是这样认定的:“为实现这一目的,权利要求1的技术方案将驱动装置、工件输送装置、原料输送装置、级进模等部件通过控制器实现信号连接,通过控制器向各个部件发送信号来实现有序作业。”

故可以得出:权利要求1的方案采用的是“电控式”[10]发明构思。而被控侵权技术方案采用的“机械式”送料方式的发明构思,两者属于本质不同的技术方案,因此,被控侵权技术方案根本不会侵犯涉案专利。

特别需要指出的是,本文提出的“符合发明构思原则”,更侧重是整体上把握技术方案的实质,即发明构思;而“符合发明目的原则”着眼于某个技术特征(例如,“所述离心区与搅拌机之间设置有余浆回收装置”),甚至具体到某个技术术语(例如“送料信号”、“电动”)。在司法实践中,就算是适用“符合发明目的原则”,也回避不了对发明构思的总结与归纳。实际上,最高法院再审裁定书中已经明确要求“应从涉案专利的发明目的出发,结合说明书和附图,对权利要求1中的‘送料信号’做出更明确的解释”,这已然就是本文所称的“符合发明构思原则”的分析方法了,倒不如直接采用“符合发明构思原则”的说法。

最后,本文建议最高人民法院在今后制定专利司法解释时,引入“符合发明构思原则”,具体建议如下:

人民法院对于权利要求的解释,应当符合专利的发明构思。被诉侵权技术方案明显采用了与实现专利发明构思不同的技术手段的,人民法院应当认定其未落入专利权的保护范围。

注释(上下滑动阅览)

【1】我国台湾地区在“专利法施行细则”第17条中,也采用了相似的表述:“四、發明內容:發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效。

【2】有兴趣的读者,可以参考知识产权出版社2001年出版的《专利法实施细则第二次修改导读》一书,或许能找到答案。

【3】宁波大央工贸有限公司与温州硕而博科技有限公司、温州市盛博科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷案,参见浙江省高级人民法院(2018)浙民终139号民事判决书。

【4】参见浙江省宁波市中级人民法院(2018)浙02民初1891号民事判决书。

【5】参见(2021)最高法知民终192号民事判决书。

【6】参见宋妍陈燕,发明目的在权利要求解释中的适用,《人民司法》,2020年9月10日。

【7】关于如何理解“所述离心区与搅拌机之间设置有余浆回收装置”,参见涉案发明专利的公开文本说明书中的图12。诡异的是,涉案专利的发明授权文本中却删除了除图1之外的其他附图。

【8】参见(2018)最高法行申1545号再审裁定书。

【9】为便于分析,本文将权1的格式作适当调整,原格式采用“一条龙式”撰写,本文改为“队列式”,并采用汉语拼音首字母对技术特征做适当标注。

【10】关于权利要求1方案采用的“电控式”发明构思的总结归纳,参见2014年11月30日申请的实用新型专利(公告号CN204309326U)中0002-0003段。

作者:魏征

编辑:Sharon



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