柳沈律师事务所

目次

· 引言

一、确权阶段的核心审理焦点

二、侵权阶段的审理标准

三、实务启示

引 言

随着纳米材料、半导体、生物医药等高新技术领域的快速发展，产品与方法的关联性日益紧密，技术创新的核心往往不仅体现于产品结构本身，更蕴含于其制备工艺或应用方式之中。若仅以产品的结构或组成特征界定专利保护范围，可能难以充分且清晰地彰显技术创新要点。

伴随《审查指南》对包含方法特征的产品权利要求给予明确指引与规范支持，此类权利要求在发明及实用新型专利申请中已成为常态。与之相应，确权阶段的授权审查标准与侵权阶段的比对判定规则，已然成为保障该类专利保护有效性的核心议题。

在确权审查层面，《审查指南（2023）》第二部分第二章 3.1.1 明确规定：方法特征表征的产品权利要求的保护主题仍然是产品，其实际限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响。《审查指南（2023）》第二部分第二章3.2.5 进一步细化：对于用途方法、制备方法等特征，应当考虑方法特征是否导致产品具有某种特定的结构和/或组成。

在侵权判定层面，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十条作出较为刚性规定："对于权利要求中以制备方法界定产品的技术特征，被诉侵权产品的制备方法与其不相同也不等同的，人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围"。

笔者发现，实践中基于上述规范要求，包含方法特征的产品权利要求在确权与侵权审理中衍生出诸多争议焦点。确权阶段的审理核心集中于新颖性、创造性、清楚性评价及实用新型保护客体认定；侵权阶段则聚焦于方法特征是否纳入比对范围。本文拟通过典型案例剖析，系统梳理此类权利要求在不同审理阶段的裁判标准，为业界提供实务参考。

一、确权阶段的核心审理焦点

(一)新颖性与创造性评价

新颖性与创造性审查的关键在于界定方法特征是否对产品权利要求产生实质性限定效力，即该特征是否导致产品结构或组成发生改变。若方法特征具有限定作用，则需将其纳入新颖性与创造性的考量范畴。以下结合典型案例展开分析：

案例一：无效决定第 37253 号

涉案权利要求 1 请求保护一种乘用车轻量化发动机气缸套，其中包含制备方法特征："将如下重量百分比的各成分在 1480℃～1550℃熔炼成铁液后出炉：C 2.8～3.8%、S 0.03～0.06%、Si 1.8～2.9%、P ≤0.7%、Mn 0.5～0.9%、Cr 0.1～0.4%、Cu 0.1～0.7%，余量为铁"。

专利权人主张该方法特征与其他技术特征协同作用，共同影响产品技术效果；无效请求人则认为，涉案权利要求属于产品权利要求，制备方法相关特征对保护范围无限定作用，无法与其他特征共同产生技术影响。

合议组审理认为，该方法特征明确限定了铁液成分，说明书已证实铁液成分与产品性能存在直接关联，且会影响产品的金相组织结构，而微观金相结构是决定产品耐磨性、强度等核心性能的关键因素。据此认定，该制备方法特征对权利要求 1 的保护范围具有实质性限定作用，评价创造性时应予以纳入考量。

该案例揭示两项核心裁判规则：其一，即便方法特征对产品宏观结构和/或组成的改变不显著，但若其对与产品性能直接相关的微观结构和/或组成产生影响，则应认定其具有限定效力；其二，当方法特征被认定具有限定作用时，必须将其纳入新颖性和创造性评价体系。

案例二：（2016）京 73 行初 4360 号

涉案权利要求 1 请求保护一种圆柱形锂电池负极导针引出结构，包含方法特征 "由圆柱体（4）压制成型出极耳片（5）"。现有技术公开了 "一次成型的极耳连接片"。

无效阶段，无效请求人主张压制成型与一次成型属于不同工艺，故二者形成的极耳片存在差异；合议组认同该观点，认为 "一次成型" 指单次加工制成，"压制成型" 特指通过压制工艺成型，二者含义不同，现有技术未公开压制成型特征。

行政诉讼阶段，最高人民法院作出相反认定：尽管现有技术未记载 "由圆柱体压制成型出极耳片" 的工艺，但现有技术公开的极耳片与涉案专利权利要求限定的极耳片在结构上并无差异，故 "压制成型" 这一方法特征不构成区别技术特征。

该案例进一步明确：其一，仅当方法特征对产品结构及性能产生实质性影响时，方可认定其具有限定作用；其二，即便方法特征被认定具有限定作用，若其导致的产品结构/组成变化不足以使涉案产品与现有技术形成区分，则不能仅以工艺差异为由认定产品具有新颖性或创造性。

(二)清楚性认定

产品权利要求采用方法特征表征并不必然导致保护范围不清楚，关键在于该表征方式是否符合专利法相关规定。

案例三：无效决定第 23464 号

涉案权利要求 1 请求保护一种双模式客户端装置，包含方法特征："所述双模式客户端装置包括：双模消息模块、合集联系人数据表和统一消息数据表；其中，所述双模消息模块，调用所述短信业务模块和即时通信业务模块完成业务，抽取所述业务的共性过程和共性数据单元，以统一界面完成消息的接收与发送并将所述消息保存到所述统一消息数据表，并根据所述合集联系人数据表管理联系人，为联系人分配唯一的身份标识"。

无效请求人提出，权利要求 1 采用方法特征表征 "双模消息模块"，导致保护范围不清楚。

合议组依据《专利审查指南》第二部分第二章第 3.2.2 节规定作出认定：当产品权利要求的技术特征无法通过结构特征或物理、化学参数清晰表征时，允许借助方法特征进行界定。涉案权利要求保护的是产品，其所采用的方法特征系对 "双模消息模块" 的合理限定；相较于结构特征，该方法特征更能准确界定模块属性，此种表征方式在本技术领域广泛存在，符合《专利审查指南》规定，且方法特征的表述本身清晰明确，本领域技术人员能够准确理解涉案技术方案的内涵。

该案例明确：采用方法特征限定产品权利要求并非必然导致保护范围不清楚，符合法定条件的方法表征具有合法性与合理性。

(三)实用新型保护客体判定

实用新型专利申请的权利要求即便形式上限定产品形状、构造，但倘若本领域技术人员根据权利要求书及说明书的记载，可确定其保护对象实质上是方法改进方案，则该技术方案不属于实用新型专利保护客体。

案例四：（2021）最高法知行终 233 号

涉案权利要求 1 请求保护一种利用智能戒指提供票据信息的进站刷卡系统，包括：NFC读卡模块，用来读取NFC标签的信息，位于闸机中；智能戒指，用来让乘客(顾客)佩戴，并且存储车票等相关信息；显示屏，用来显示车票信息，包括价格、目的地、出发时间、乘车人、乘车人照片等相关信息，位于闸机表面；存储器，用来存储乘客照片等大容量数据；闸机，用来阻挡或者允许乘客通过的机械装置；其中NFC读卡模块、显示屏、存储器和闸机可以做成一个设备，用来代替我们现有的闸机设备。

上诉请求人提出两点异议：1. "NFC 智能戒指" 仅含 "NFC 标签"，NFC 标签无独立电源，依靠发起设备的射频场获取能量，仅在靠近 NFC 读卡模块时方可被读取，其仅存储数据而不含程序，被诉决定关于 "（智能戒指）必须加载程序才能工作" 的认定缺乏技术常识；2. 智能手机仅出现于说明书，未纳入权利要求保护范围，其是否含未知程序不影响涉案技术方案的客体属性，被诉决定称“在智能手机上利用JAVA语言编写app，大多数软件公司均可完成该任务说明程序并不已知”，系对“NFC读卡模块”是否包含未知程序问题的认定错误。

国家知识产权局辩称，判断产品形状、构造或其组合是否属于实用新型保护客体，需综合考量权利要求记载的技术方案及所实现的技术效果；任何软件均需以硬件为载体，本案中 NFC 读写功能需通过特定软件实现，并非仅靠 NFC 标签即可达成说明书记载的技术效果。

最高人民法院审理认为，涉案权利要求 1 保护的 "利用智能戒指提供票据信息的进站刷卡系统"，其实质实施依赖于智能戒指与 NFC 读卡模块、存储器之间的信息交互机制。无论交互信息是现成模块存储的控制数据，还是实时传输的图像、文本数据，均需通过特定计算机语言进行读取、编译、传输及运行，其技术方案的实现依赖于通信方法或程序编译方法，而非 NFC 读卡模块等部件的形状、构造或其组合。据此认定，涉案权利要求保护的实质是方法改进方案，被诉决定关于其不属于实用新型保护客体的认定并无不当。

该案例确立两项裁判标准：其一，包含方法特征（如计算机程序）的产品权利要求是否属于实用新型保护客体，核心在于方法特征是否为现有技术—— 若为现有技术，则认定其不包含方法改进，属于保护客体；若为非现有技术，则认定其包含方法改进，不属于保护客体；其二，判定产品权利要求是否包含方法改进，需以本领域技术人员视角，结合权利要求书与说明书的整体记载进行综合判断，不能仅依据权利要求的文字表述，即便未显式记载方法特征，也需要从权利要求限定的整个技术方案来考量权利要求是否限定了方法特征及其改进，若技术方案实质依赖方法改进实现，则仍可能超出实用新型保护范围。

二、侵权阶段的审理标准

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十条明确规定制备方法特征需纳入侵权比对，但对于使用状态下的方法特征是否进行侵权比对，目前尚无明确规范。

(一)制备方法特征应纳入侵权比对

案例五：（2021）最高法知民终 1384 号

涉案权利要求 19 请求保护一种添加剂组合物，包含方法特征：" 其中所述着色剂以如下量存在于添加剂组合物中：其量使得热塑性聚合物组合物显示满足以下每个不等式的△a值和△b值：△b*≤0-(2.8571×△a*)、△b*≥-1.5231+(5.8461×△a*)、△b*≥-2.6000-(1.0909×△a*)、△b*≤0+(1.2727×△a*)，其中△b不是 0；其中△a值和△b值通过如下方式计算：测量由对比热塑性聚合物组合物制成的 1.27mm（50 密耳）薄板所显示的 a值和 b值，测量由所述热塑性聚合物组合物制成的 1.27mm（50 密耳）薄板所显示的 a值和 b值，并从由所述热塑性聚合物组合物制成的薄板的 a值和 b值减去由所述对比热塑性聚合物组合物制成的薄板的 a和 b * 值……"。

原告主张，被诉侵权产品只要满足权利要求 19 限定的不等式，即具备 "着色剂用量" 技术特征，并落入权利要求的保护范围。

一审法院认为，若支持原告诉求，将导致专利权保护范围不当扩大至最终产物本身，与涉案发明贡献不匹配，可能囊括现有技术，破坏权利人与社会公众的利益平衡。判断被诉侵权产品所使用的添加剂组合物是否具备涉案专利关于“着色剂用量”的技术特征，被诉侵权产品满足上述不等式仅为必要条件。换言之，即便被诉侵权产品经检测满足上述不等式，仍然不能认定被诉侵权产品已具备涉案专利关于“着色剂用量”的技术特征，还需审查其着色剂用量的确定是否采用了检测最终产物满足上述不等式的方法。

最高人民法院进一步指出，通过测量热塑性聚合物和对比热塑性聚合物（区别仅在于不含着色剂）的a*和b*值，进行相关计算得到△a*与△b*值，将所得△a*与△b*值代入权利要求1的不等式中，判断是否满足不等式的要求。着色剂用量的确定依赖于上述的测量、计算、判断等方法步骤才能完成。涉案专利没有给出具体取值方法，仅以“更具视觉吸引力”的感官评价为基础，以样品满足△a*与△b*或a*与b*满足特定不等式为条件限定其保护范围，难以排除现有技术。况且在案证据并不足以证明被诉侵权产品系依据涉案专利权利要求所限定的不等式来确定着色剂用量。

该案例明确：侵权阶段，若产品权利要求中的制备方法特征对保护范围具有限定作用，则侵权比对时必须审查被诉侵权产品是否采用了该方法特征限定的技术步骤。

(二)使用状态下的方法特征可不予纳入侵权比对

案例六：（2022）最高法知民终 170 号

涉案权利要求 1 请求保护一种液压打桩机的打拔桩机头，包含方法特征："打桩时，直接通过工作装置，工作装置是在钎杆的端部连接桩帽，桩帽直接对工作桩实施作业；拔桩时，拔桩板围绕拔桩板销旋转，拔桩板旋转后，拔桩板的一端与工作装置搭接，工作装置即钎杆或者在钎杆的端部连接桩帽，拔桩板另一端的销孔通过老虎卡与拔桩锥杆活动连接，拔桩锥套与拔桩锥杆均有锥度，拔桩时越拉越紧，拔桩板利用液压锤钎杆的冲击力，将管子拔出"。

原审法院认为，涉案专利权利要求 1、5 包含机头结构特征与打拔桩方法特征，侵权比对时需同时比较被诉侵权产品的结构特征与方法特征。

最高人民法院改判认为，涉案专利为产品专利，权利要求 1 对打拔桩方法的描述，实质是通过方法特征界定产品的结构及位置关系。产品专利中采用使用方法特征的目的在于清晰描述产品的结构、组分及位置关系，使用方法本身并非保护对象。若本领域普通技术人员通过阅读权利要求、说明书及附图可明确涉案技术方案，则无需将使用状态下的被诉侵权产品与涉案专利进行方法特征比对。

值得注意的是，实质审查阶段，审查员曾指出：若不限定打桩和拔桩的工作方式，本领域技术人员无法理解如何实现双重功能。该案例表明，使用状态下的方法特征在审查阶段可能有助于明确权利要求含义，但在侵权阶段，若可通过结构特征确定技术方案，则无需对使用状态下的方法特征进行比对。

三、实务启示

(一)专利撰写层面

在产品权利要求中引入方法特征的核心优势在于：可清晰呈现产品技术创新点，明确产品通过特定方法实现制造或优化的技术路径，从而增强专利创新性，提升授权可能性—— 实践中，不同工艺往往导致产品性能存在显著差异。

然而，引入方法特征亦存在诸多弊端：确权阶段需举证证明方法特征对产品组成与结构的实质性影响，以确立其限定效力；侵权诉讼中，方法特征通常需纳入比对范围，导致专利权人需举证证明侵权方采用相同或实质相同方法，显著增加举证难度；若为使用方法特征，其在侵权比对中可能不被考量，相应地，确权阶段评价新颖性与创造性时亦可能不予认可，以保持两阶段审查标准的一致性。

综合考量，在产品权利要求中引入方法特征的弊端通常大于优势，故撰写时应尽量避免。若确需引入，需注重权利要求与说明书的规范撰写：

权利要求撰写：仅纳入必要的、对产品组成和结构产生实质性影响的方法特征，避免因非必要特征增加确权阶段的举证义务及侵权诉讼中的举证难度。

说明书撰写：其一，明确记载方法特征与产品的技术关联，详细阐述方法特征导致的产品结构/组成变化及产生的技术效果；其二，提供实验数据佐证上述变化及效果，增强说服力；其三，若方法特征为现有技术，需在说明书中特别指出以提供内部证据，避免引发实用新型客体争议。

(二)确权应对层面

包含方法特征的产品权利要求在确权阶段的审查核心是方法特征与产品的关联性，各方主体可从以下角度应对：

1. 申请人 / 专利权人应对策略

（1）新颖性与创造性抗辩：重点论述方法特征对产品结构和 / 或组成的影响（可结合内部证据或外部证据），明确其限定效力，进而将该特征纳入新颖性与创造性的争辩范畴。（2）清楚性抗辩：若因包含方法特征被指不清楚，可主张：《专利审查指南》允许产品权利要求包含方法特征；产品无法通过结构特征清晰界定，或方法特征比结构特征更适合表征技术方案；方法特征表述本身清晰明确。若因未记载使用状态方法特征被指不清楚，优先争辩产品结构必然决定使用方法，无需额外限定；争辩无果时，可以考虑添加产品使用状态下的方法特征，因为在侵权诉讼中，该产品使用状态下的方法特征有可能不会用于侵权比对，因而可能不会影响权利要求保护范围。（3）实用新型客体抗辩：通过证据证明方法特征为现有技术，排除客体争议。需特别注意：不得同时主张方法特征为现有技术且对创造性有贡献，避免逻辑矛盾。

2. 无效请求人应对策略

（1）新颖性与创造性挑战：聚焦方法特征是否导致产品组成或结构发生变化，及该变化与现有技术是否存在实质性差异。（2）实用新型客体挑战：审查对方是否能证明方法特征为现有技术，尤其关注申请人/专利权人在审查历史中是否主张该特征对新颖性或创造性的贡献。

(三)侵权诉讼层面

根据司法解释及司法实践，制备方法特征需纳入侵权比对，使用状态下的方法特征通常无需比对。针对制备方法特征的侵权诉讼，在举证责任方法，《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第三条规定：原告需初步提供证据证明被诉产品与其专利方法生产的产品相符，并显示出由该专利方法制造的合理可能性，从而触发举证责任转移机制。《专利法》第六十六条规定：专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。

1. 专利权人诉讼策略

全面收集证据，证明被诉产品与专利方法生产的产品一致，且存在专利方法制造的合理可能性，触发举证责任转移。证据类型可包括：原料采购记录、上市 / 销售报告、生产技术文档、技术宣传材料等。在证明被诉产品显示出由该专利方法制造的合理可能性的方面，可举证：生产被诉产品的原材料与专利方法要求一致或生产设备指向专利方法的技术特征等。

2. 侵权被告抗辩策略

核心在于证明被诉产品制造方法与专利方法特征不同，具体可从以下角度展开：（1）举证证明制造被诉产品的技术手段具有多样性，无法合理将被告制造方法指向专利方法特征。（2）直接举证被诉产品采用了不同方法（如提供具体制造工艺证据）。若涉及新产品制造方法，需披露方法细节时，应做好技术秘密保护（如申请保密审理，仅向法官 / 技术专家展示核心技术）。

作者：周雪 吴明磊 詹承斌

编辑：Sharon