作者 | 王珏磷

北京隆诺律师事务所

目次

三、阻碍改进动机的因素

（一）技术问题难以发现

（二）现有技术的反向教导

（三）发明构思的明显差异

（四）妨碍最接近现有技术本身问题的解决

（五）改进必要性是否影响改进动机？

四、总结

本文上篇主要讨论了改进动机的定义和产生条件可以概括为“发现技术问题”+“合理的成功预期”。在此基础上，本文强调在判断改进动机时，应当从上述改进动机的定义和产生条件出发，综合考虑正反两方面的因素。具体地，本文上篇总结了四种改进动机的促进因素，分别为现有技术的教导、合乎逻辑的分析和推理、本领域以及市场的普遍需求、和有限的试验。本文下篇将进一步总结哪些因素可能阻碍改进动机的形成。

三、阻碍改进动机的因素

在改进动机的阻碍因素上，可以综合考虑技术问题难以发现、现有技术的反向教导、发明构思的明显差异、以及妨碍最接近现有技术本身问题的解决4个因素。具体的，在“发现技术问题”上，可以从主观上考虑本领域技术人员的技术水平，以及从客观上考虑最接近现有技术上是否存在对应的技术问题；在“合理的成功预期”上，可以考虑现有技术是否存在排除运用区别技术特征的反向教导，发明和最接近现有技术的发明构思是否存在明显差异，以及将最接近现有技术改进为发明是否会妨碍最接近现有技术本身技术问题的解决。

（一）技术问题难以发现

1. 本领域技术人员主观上难以发现技术问题

在某些情况下，最接近现有技术客观上存在着某种技术问题，然而受到申请日前技术水平的限制，本领域技术人员主观上没有能力意识到这种问题，因而缺乏针对此种技术问题的改进动机。

需要注意的是，在某些情况下，找到导致现有技术产生缺陷的技术问题或者确定该缺陷之所以存在的原因会成为解决技术问题的关键所在。如果本领域技术人员基于现有技术难以发现这些技术问题，即使解决该问题的手段是容易的，也不应据此否认涉案专利的创造性。

案例阐释

案例五：第27939号复审决定（200610153844.5）

规则总结：如果现有技术中长时间存在着某种技术缺陷，但直至申请日仍无发明人以外的其他人能够认识到导致该技术缺陷的技术问题所在，使得所属领域技术人员不能以解决该问题为目标对现有技术进行有针对性的改造，则意味着所属领域的技术人员尚不具备改进该现有技术的动机[1]。

案情简介：涉案专利权利要求1要求保护制备二苯基砜化合物的方法，该权利要求限定了反应在内壁上具有耐腐蚀层的容器中进行，而对比文件1公开的方法未对反应容器作任何说明或提出要求，因此权利要求1与对比文件1的区别在于涉案申请使用的容器具有耐腐蚀层，所解决的实际技术问题在于防止二羟基二苯基单醚类化合物中产生杂质金属离子。

决定认为，综合考虑现有技术的整体状况，在申请日以前所属领域的技术人员难以认识到导致二苯基砜化合物产品着色这一现象的内在原因是二羟基二苯基单醚类化合物中杂质金属离子的存在，因此本领域技术人员缺乏在对比文件1基础上进行改进的动机。

2. 最接近现有技术客观上不存在相应的技术问题

在另一种情况下，如果最接近现有技术客观上不存在相应的技术问题，本领域技术人员同样不能产生相应的改进动机。

案例阐释

案例六：（2021）最高法知行终1226号

裁判要旨：在创造性判断中，如果要求保护的技术方案与最接近的现有技术的区别技术特征与其他技术特征存在协调配合关系，区别技术特征所产生的技术效果及其解决的技术问题以其他技术特征的技术效果为前提，而最接近的现有技术中对应的技术特征基于发明目的和发明构思不可能产生相同的技术效果，则本领域技术人员面对现有技术通常不会产生改进的动机，要求保护的技术方案对本领域技术人员而言并非显而易见。

案情简介：涉案专利权利要求1要求保护一种散热基体，用于容纳PTC发热组件。证据1公开了一种PTC加热器，权1相对于证据1的区别技术特征为权1腔体的左侧和右侧的外壁均为沿腔体长度方向延伸的槽状结构，而证据1并未公开此种槽状结构。

判决认为，上述槽状结构的作用是为了容纳压制腔体时左侧和右侧的内壁受力后的向外变形，因此区别技术特征在权1中实际解决的技术问题以上述变形为前提。然而基于证据1的发明目的和发明构思，证据1中的腔体的内壁不可能产生上述变形的技术效果，因此证据1客观上不存在发明实际解决的技术问题，本领域技术人员欠缺进一步改进证据1的动机。

（二）现有技术的反向教导

如果现有技术排斥将某种技术手段应用到最接近现有技术上，或者认为这种手段不能解决相应的技术问题，本领域技术人员可能难以形成运用该技术手段解决最接近现有技术存在的技术问题的合理成功预期。同时，如果该反向教导来自于最接近现有技术本身，则阻碍改进的作用将会更加明显。

案例阐释

案例七：(2020)最高法知行终185号

裁判要旨：如果发明创造的技术方案与最接近现有技术存在区别技术特征，且该现有技术明确排除应用该区别技术特征的，则可以认定本领域普通技术人员在面对区别技术特征所解决的技术问题时缺乏动机对该现有技术进行相应技术改进以获得所要保护的技术方案。

案情简介：涉案专利权利要求1要求保护一种集装箱连接具，其与证据1的区别在于：（1）证据1没有明确公开槽穴C1的长度是其对角线的长度；（2）证据1没有公开上部锥形体两突出部之间的距离，同时还小于或等于槽穴的另一个侧壁与角件与之相对应的内壁（后壁部C2）之间的距离之和。

判决认为，上述区别技术特征实际解决的技术问题是实现连接部件正向和反向均能够插入。然而，证据1的集装箱连接具发明目的之一就是“防止将集装箱连接具安装到角件中的前后方向弄反”，确保其拥有唯一的安装方向。因此，证据1存在排斥应用区别技术特征的反向教导，本领域技术人员缺乏在证据1的基础上应用区别技术特征解决技术问题的改进动机。

（三）发明构思的明显差异

发明构思是指在发明创造的完成过程中，发明人为了解决所面临的技术问题在谋求解决方案的过程中所提出的技术改进思路，决定了发明进行技术改进的途径和最终形成的技术方案的构成[2]。受到路径依赖的影响，本领域技术人员通常不会将最接近现有技术改进为发明构思完全不同的另一种技术方案，而且这种改进在技术效果上通常也难以预测。这意味着如果最接近现有技术和涉案专利的发明构思存在明显差异，本领域技术人员对从前者改进为后者通常会欠缺合理的成功预期。

案例阐释

案例八：（2022）最高法知行终316号

裁判要旨：在采用“三步法”判断发明创造是否具备创造性的过程中，判断本领域技术人员是否会对最接近的现有技术产生改进动机以及是否有将作为现有技术的对比文件相结合的技术启示时，如果发明与最接近的现有技术之间在发明构思上存在明显差异，则通常可以认定本领域技术人员不会有改进最接近的现有技术以得到本发明的动机；如果作为现有技术的对比文件之间在发明构思上存在明显差异，则通常可以认定现有技术不存在将上述对比文件结合以得到本发明的技术启示。

案情简介：涉案专利申请权利要求1和对比文件1的权利要求对照表为：

被诉决定和一审法院都认为涉案权利要求1和对比文件1最主要的区别在于涉案权利要求1采用了尖嘴钳夹持克氏针，钳口其中之一为成型芯块；而对比文件1则是在底座(5)上通过形成成型芯块和限位柱来对克氏针进行定位。因此在对比文件2公开了利用钳头对克氏针进行固定和夹持、钳头其中之一设置为成型芯块的技术方案后，本领域技术人员有动机将对比文件1的底座(5)替换成尖锥钳，并结合其他公知常识得到权利要求1的技术方案。

然而二审法院则认为，权利要求1和对比文件1在具体结构组成、相互位置关系设置、技术效果方面存在明显差异，例如权利要求1触头的旋转平面垂直于尖嘴钳的头部，但平行于钳子转轴轴线方向，而对比文件1的拨块的旋转平面平行于固定轴的轴线方向，但垂直于钳子转轴轴线方向；权利要求1由于采用尖嘴钳将克氏针夹紧，如果克氏针折弯之后长度长便可以继续旋转将克氏针刮断，而对比文件1是固定槽对克氏针进行限位，在折弯刮断过程中，克氏针容易脱出，不敢想使用折弯器继续进行对克氏针截断。因此本领域技术人员不会想到将固定轴(底座5)替换成尖嘴钳，即不会产生针对对比文件1的改进动机。

值得一提的是，对比文件1还存在避免使用钳头钳住克氏针的反向教导。对比文件1背景技术记载，“现有技术中采用钳头，往往是先钳住克氏针，然后在钳住状态下再用力将其折弯，费时费力”。因此，除了两者在发明构思上的差异外，对比文件1的上述反向教导将进一步阻止了本领域技术人员将“对比文件1中折弯底座5替换成尖嘴钳，利用尖嘴钳进行克氏针夹持”的改进方案。

（四）妨碍最接近现有技术本身问题的解决

如果将最接近现有技术向发明改进会妨碍到前者本身技术问题的解决，这意味着这种改进会先将最接近现有技术“置之死地”，而后才生出发明。对于不具有创造性的本领域技术人员来说，这种改进通常不具有合理的成功预期。

案例阐释

案例九：第27238号无效决定（200980132533.2）

规则总结：如果将最接近现有技术朝着发明改进会妨碍到最接近现有技术实现其基本功能，则本领域技术人员通常对这种改进不具有合理的成功预期。

案情简介：涉案专利权利要求1保护一种按摩器，在电磁激励下其铁磁芯体和圆柱形的外壳体震动。对比文件1公开了一种垂直振荡按摩器。权利要求1与对比文件1的区别包括：芯体质量m1与按摩器总质量m2的质量比m1:m2位于1:100~1:3的范围内。权利要求1实际解决的技术问题是使得按摩器整体上跟随芯体的运动而运动。

决定认为，对比文件1属于点捶式按摩器，如果将对比文件1朝着发明的方向改进，使得芯体和外壳发生整体运动，则必将减弱芯体自由端的冲击力，影响点按摩的基本功能。因此本领域技术人员缺乏改进对比文件1的动机。

（五）改进必要性是否影响改进动机？

实践中有观点认为，如果发明相对于最接近现有技术的改进没有任何现实必要性，则本领域技术人员不会有改进动机。例如一种典型的情况是，发明面临的技术问题已经被最接近现有技术解决了，发明的贡献仅仅在于采用了一种不同的手段。

笔者不赞同这种观点。首先，只要发明采用的技术方案和最接近现有技术存在不同，两者在技术效果上或多或少会存在差别。尽管发明原本面临的技术问题已经被最接近现有技术解决，但由于在创造性评价中需要重新确定技术问题，只要两者在技术效果上存在差别，基于重新确定的技术问题，本领域技术人员仍然可能对最接近现有技术产生解决该问题的改进动机。其次，现实必要性是一个非常模糊的概念，并且可能随着时间的推移和人们认识的提高而不断变化，在改进动机的判断中引入这样一个概念会造成判断结果的不确定性。

在（2019）最高法知行终76号案中，最高人民法院也对该问题表明了其态度：即便现实中最接近现有技术没有缺陷或者改进的必要性，也不排除本领域技术人员为解决特定技术问题对其产生改进动机。

案例阐释

案例十：（2019）最高法知行终76号

裁判要旨：改进现有技术的动机并不必然来自克服最接近的现有技术的缺陷。当最接近的现有技术不存在明显缺陷时，仍然可能有需要解决的技术问题，并由此产生改进动机。

案情简介：涉案专利权利要求1与对比文件1的权利要求对照表如下：

可见，涉案权利要求1和对比文件1的区别技术特征为，权利要求1组合物中包含的是绵羊抗体，而对比文件1组合物中包含的是母鸡抗体。对比文件3公开了以绵羊为宿主制备羊抗艰难梭菌A毒素。二审中，申请人提出了本领域技术人员不具有改进对比文件1动机的观点：涉案专利的发明目的是为了治疗和预防艰难梭菌感染，对比文件1已经实现了相应的技术效果，在对比文件1没有技术缺陷的前提下，本领域技术人员不会去发现对比文件3，即没有动机用对比文件3的绵羊抗体来替换对比文件1的母鸡抗体，从而得到涉案专利的技术方案。

二审法院认为，依照创造性判断的三个步骤，是否对于现有技术进行改进，并非单独判断现有技术是否存在缺陷，即便现有技术在实际实施应用中没有缺陷或改进的必要，也不能排除本领域技术人员为解决一定的技术问题，对该现有技术进行改进，并成为后续研究的基础。是否存在对现有技术进行改进的动机，要从区别技术特征以及发明实际需要解决的技术问题出发进行判断。对比文件1公开了来源于母鸡的多克隆抗体，相比于母鸡来源的抗体用于哺乳动物，绵羊为更理想的哺乳动物免疫宿主，其可以产生大量的抗血清。因此发明实际解决的技术问题是如何实现抗体的低免疫原性和高效价。为了寻找低免疫原性和高效价的效果的另外一个宿主，本领域技术人员有动机尝试选择绵羊作为免疫宿主。由此，二审决定对于本领域技术人员没有改进对比文件1的动机的主张不予支持。

四、总结

创造性评价中需要考虑本领域技术人员对于最接近现有技术是否具有改进动机。改进动机的产生需要满足两个条件：（1）发现最接近现有技术存在的技术问题，和（2）对将区别技术特征运用在最接近现有技术上解决其技术问题存在合理的成功预期。改进动机来源于现有技术整体，并不局限于最接近现有技术本身。

本领域技术人员是否对某一最接近现有技术具有改进动机可能同时存在着多种促进因素和阻碍因素，在判断时需要综合考虑。例如，有关“技术问题的发现”，在促进因素上可以考虑现有技术是否教导了相关技术问题的存在、技术问题能否通过合乎逻辑的分析推理而发现、该技术问题是否属于本领域以及市场的普遍需求；在阻碍因素上可以考虑本领域技术人员的技术能力是否限制了其发现技术问题，以及最接近现有技术客观上是否真的存在相应的技术问题。有关“合理的成功预期”，在促进因素上可以考虑现有技术是否存在相应的教导，或者本领域技术人员能否通过合乎逻辑的分析推理或者有限的试验获得这种运用的“合理的成功预期”；在阻碍因素上，可以考虑现有技术是否存在这种“合理的成功预期”的反向教导、发明和最接近现有技术的发明构思是否存在明显差异以及将最接近现有技术改进为发明是否会妨碍到其本身技术问题的解决。如果综合考虑上述各种因素，认为同时满足改进动机产生的条件，则本领域技术人员具有相应的改进动机，此时发明是显而易见的。需要注意的是，改进必要性并不影响改进动机的产生。

注释（上下滑动阅览）

【1】国家知识产权局专利复审委员会：《以案说法—专利复审、无效典型案例指引》，知识产权出版社，2018年9月第一版，第171页。

【2】（2022）最高法知行终316号

作者：王珏磷

编辑：Sharon