
美国SAD诉讼与TRO程序对中国专利侵权批量诉讼的借鉴研究
一、引言
二、美国 SAD 诉讼与 TRO (临时禁令)的运作逻辑
三、中国专利侵权批量诉讼的现状与挑战
四、美国制度对中国本土化的借鉴路径
五、结论与展望
本文通过分析美国联邦民事诉讼中的 Schedule A Defendants Scheme(附表A被告诉讼,以下简称“SAD 诉讼”)和Temporary Restraining Order(临时禁令,以下简称‘’TRO”)程序在专利侵权批量诉讼中的实践,结合中国专利侵权批量诉讼的现状与挑战,探讨美国制度对中国的借鉴意义。
一、引言
随着中国专利数量的快速增长,专利侵权批量诉讼已成为司法实践中的突出问题。与此同时,美国法院在处理跨境电商专利侵权案件时,通过 Schedule A Defendants Scheme(附表A被告诉讼,以下简称“SAD 诉讼”)中的被告合并,以及Temporary Restraining Order(临时禁令,以下简称‘’TRO”)的高效临时措施,显著提升了批量诉讼的效率。本文通过比较研究,结合中国司法实践,探讨美国制度的可借鉴性及本土化路径。
二、SAD诉讼与TRO(临时禁令)的运作逻辑
(一)SAD 诉讼与TRO (临时禁令)的内在逻辑
SAD 诉讼,即附表 A 被告诉讼,是一种针对跨境电商的批量知识产权侵权诉讼形式,原告通过密封的附表 A 批量起诉被告,利用程序快速冻结被告账户。而 TRO(临时禁令)是一种紧急的司法救济措施,用于在诉讼初期防止被告继续侵权或转移资产。SAD 诉讼的核心机制之一就是快速冻结被告账户,而 TRO 正是实现这一目标的关键手段。原告在提起 SAD 诉讼后,一般会立即申请 TRO,要求法院冻结被告的账户资金。两者之间本质上是原告通过程序设计与司法工具的协同,实现对跨境电商卖家的快速经济压制。这一机制的核心在于利用TRO 的紧急性与 SAD 诉讼的批量性,形成 “隐蔽起诉 + 闪电冻结 + 高额和解” 的闭环。
(二)美国司法实践现状
根据中国知识产权研究会发布的《2024中国企业海外知识产权纠纷调查》报告显示:2023年,中国企业在美涉及跨境电商案件1092起。中国企业作为被告的案件1033起,占比94.60%。新立案跨境电商案件共涉及中国企业17894家次,其中中国企业作为被告的17783家次,占比99.38%。SAD诉讼及TRO程序的批量起诉及高效冻结被越来越多的人认识到,中国的跨境电商不仅要应对美国本土权利人的侵权起诉,还要应对中国权利人在美诉讼。
有这样一起跨境电商SAD案件,原告是居住在中国的自然人,其向法院起诉,指控65家在跨境电商平台开设店铺的卖家所售商品侵犯其持有的美国外观专利,请求法院判决被告赔偿因此所遭受的损失。原告在起诉时申请了TRO,冻结了被告账户资金,并在后续持续申请初步禁令,企图延长冻结时间。但因被告发现涉案专利申请存在严重瑕疵,经过答辩法院批准撤销初步禁令,并支持了案件分离的动议。而在此之前绝大数的在美同类案件中,成功撤销初步禁令的案件极少。很多被告商家出于应诉的高额成本、经营压力在TRO阶段就直接与原告和解或者缺席判决,最终支付高额赔偿,甚至有的商家直接走向破产的结局。
(三)SAD诉讼的核心特征
1. 被告身份隐匿性:根据伊利诺伊州北区联邦地区法院第26.2条审判规则,原告起诉时可以申请在不公开的“附表A”中列出被告的名字,而不需要在起诉状中列明具体被告名称和信息。因此,在SAD诉讼中原告通常会单独提交一份不公开的被告名单,而被告无从得知被诉信息。
2. 批量诉讼便利性:根据《联邦民事诉讼规则》第20条及《美国法典》第299条,SAD诉讼中,原告无需针对每个被告单独分析侵权事实,只需证明被告行为属于“同一交易或事件” 或存在关联性,即可合并起诉,而且即使被告在起诉法院地区没有售卖过侵权产品,但只要店铺中显示在起诉法院地区能够进行购买,则均可以向同一法院起诉,便于原告针对同一侵权事实批量提起诉讼。
3. 账户冻结威慑力:原告申请起诉后一般会立即向法院申请TRO临时禁令请求被告停止侵权行为、冻结账户资金等。TRO 是美国法院在诉讼初期采取的紧急救济措施,其核心价值在于快速制止侵权行为,防止原告遭受不可挽回的损害。根据《联邦民事诉讼规则》第 65 条,TRO 的签发需满足 “紧迫性”“不可挽回性”等条件。TRO 可在原告单方申请下快速签发,原告仅需提供初步侵权的证据而无需单独进行侵权比对,法院在48小时内出具禁令,从向法院申请起诉到下达TRO禁令最快仅需1周左右。TRO通常持续时间为14天,最长可延长至28天,由于账户冻结直接影响被告的现金流和业务运营,被告往往直至账户冻结才知被诉实施,故原告常以此为筹码迫使被告支付高额和解金。
三、中国专利侵权批量诉讼的现状与挑战
(一)专利侵权诉讼需单独起诉,合并审理难度高
1. 合并审理限制
根据《民事诉讼法》第55条:当事人一方或者双方为二人以上,其诉讼标的是共同的,或者诉讼标的是同一种类、人民法院认为可以合并审理并经当事人同意的,为共同诉讼。在我国,案件合并起诉、合并审理需要满足诉讼标的“共同”或者“同一种类”,而在专利侵权诉讼案件中,即使针对的是同一专利,但是因不同被告的侵权行为通常具有独立性,难以达到“共同”标准。
2. 管辖权限制
根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二条:因侵犯专利权行为提起的诉讼,由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。侵权行为地包括被诉侵权行为制造、销售、许诺销售等的实施地以及上述侵权行为的结果发生地,而购买者可以自行选择确定的网络购物收货地一般不应被认定为销售行为实施地。最高人民法院(2019)最高法知民辖终66号案件中可看到法院观点:首先,销售行为实施地,原则上包括不以购买者意志为转移的销售商主要经营地以及被诉侵权产品储藏地、发货地或者查封扣押地等,购买者可以自行选择确定的网络购物收货地则不应被认定为销售行为实施地。其次,侵权结果发生地应当理解为侵权行为直接产生的结果的发生地,不能以权利人认为受到损害就认为其所在地就是侵权结果发生地。
所以在我国显然不能将网络购物收货地作为管辖权的统一连接点,若多个被告位于不同地区,或侵权行为发生在不同区域,则案件需要分别向有管辖权的法院提起诉讼。而如果被告有几十个,则原告需要分别向有管辖权的法院提交几十个立案,情况好些或许可以选择淘宝、京东等电商平台住所地为管辖法院统一申请,但也需要单独申请立案。
(二)诉前保全适用谨慎,需双方参与
诉前保全,包括人民法院依照利害关系人申请采取的财产保全、证据保全、行为保全。法院在审查诉前保全时会综合考虑“情况紧急”“难以弥补的损害” 等要件。对于财产保全,法院可以根据申请人单方的陈述即可下发财产保全措施,但是,时效性难以保证;对于行为保全,由于其的不可逆转性,法院需要对行为保全申请进行实质性审查,同时会给予申请人与被申请人充分的辩论,听取双方的辩论意见,从而权衡双方的权益裁定是否进行行为保全。
(2024)最高法知民复1号案中,最高院经审理认为不具有“紧迫性”、难以对侵权可能性的大小有清晰判断,最终撤销了一审的行为保全裁定。从司法实践来看,我国对于行为保全的审查是较为严格的,需要进行实质审查,判断被控侵权行为是否具有“紧迫性”、被控侵权产品实施的技术方案是否落入了涉案专利权的保护范围等等,同时给予双方以辩论。
四、美国制度对中国本土化的借鉴路径
根据前述比较,美国的司法实践体现了其现实主义的特征,被告合并、高效执行、高额赔偿及惩罚性赔偿,对知识产权权利人给予“强保护”,但也会存在恶意维权的情况,致使被告遭受严重损失。相对来说,中国的司法实践较为保守,原告起诉需要付出更多的时间、金钱等成本,而且中国的判赔主要依据“填平原则”,甚至在批量诉讼情况下,法院还会对被告的判赔额进行降低以防止原告通过起诉维权而获利,一方面这样做确实在一定程度能够防止知识产权权利人的恶意诉讼,但从知识产权权利人的角度来看,低额的赔偿对侵权被告来说难以形成绝对有效的威慑力,在面对巨大利益诱惑的情况下,难以预防被告再犯,从这方面来看,中国给予知识产权权利人以“弱保护”。故在现有法律框架下,借鉴美国诉讼制度的长处,探索出独属于中国化的“强保护”制度势在必行。
(一)扩大合并审理适用范围
参考美国 SAD 诉讼,中国可以设立专利批量诉讼特别程序,以“合理关联性”为审查标准,允许原告对事实或法律问题相同的案件合并立案,法院合并进行审理。同时法院也应把控“合理关联性”审查标准,防止原告捆绑无关联被告,扩大损害。
(二)完善诉前保全程序
中国现行诉前保全申请的审查要求“情况紧急” “难以弥补的损害” 等要件,对于行为保全来说还需要双方参与辩论。参考美国TRO临时禁令,通过借鉴其“紧急性”“单一性”等核心特点,中国可在电商促销等时效性较强的领域试点单方面申请,构建点击量、预售加购数量等达到紧急的判断标准,同时通过电子送达同步通知被告,实现效率与公平的平衡。
(三)引入技术辅助审查
利用大数据和 AI 技术,对批量诉讼涉及的专利进行快速检索和稳定性分析,结合技术调查官的分析判断,提高侵权判断的效率。
五、结论与展望
美国 SAD 诉讼与 TRO 临时禁令通过被告合并、快速审理和高效执行,显著提升了批量诉讼的效率。在中国现行法律框架下,中国的专利批量诉讼可通过明确合并审理条件、强化诉前保全措施等路径,构建符合中国国情的专利批量诉讼机制,未来进一步探索“以批量诉讼治理共性侵权、以单独起诉解决个性争议” 的分层诉讼体系。
参考文献(上下滑动阅览)
【1】中国(深圳)知识产权保护中心《SAD诉讼的特点及应对要点》http://www.sziprs.org.cn/szipr/hwwq/fxydzy/wqzy/content/post_1194236.html
【2】LR 26.2 Sealed Documents https://www.ilnd.uscourts.gov/PrintContent.aspx?rid=37
【3】Rule 20. Permissive Joinder of Parties https://www.law.cornell.edu/rules/frcp/rule_20
【4】35 U.S. Code § 299 - Joinder of parties https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/299
【5】https://www.law.cornell.edu/rules/frcp/rule_65
【6】中国法院网《行为保全制度中若干问题的法律思考》https://www.chinacourt.org/article/detail/2016/07/id/2015345.shtml
【7】中国知识产权研究会发布《2024中国企业海外知识产权纠纷调查》报告 http://www.cnips.org.cn/a18979.html
【8】《跨境电商中的知识产权法律风险及应对》,电子商务评论,2024,13(4),4654-4659
作者:张雨情 刘军锋
编辑:Sharon
