一、以据以研究的案例

二、同一技术方案同日“一案两请”制度的内涵

三、“一案两请”制度的弊端

· 结语

最高人民法院知识产权法庭曾以“每周一案”发出题为“发明专利申请被驳回后就同一技术方案同日申请的实用新型专利权的保护”的典型案例，并附上了（2020）最高法知民终699号二审判决书（以下简称：699号判决书）。根据裁判要旨的说明，专利权人孙某某就同一技术方案同日申请发明专利和实用新型专利，发明专利申请因不具备新颖性或者基于相同技术领域的一篇对比文件被认定不具备创造性而未获授权且其法律状态已经确定，当事人另行依据授权的实用新型专利请求侵权损害救济的，人民法院不予支持。案例甫一发出，就受到业界的热议，即有热情追捧者，也有冷静思考者。笔者认真阅读了该案例及判决书，感觉其中既涉及专利制度的基本架构问题，也涉及到程序法与实体法的问题，故不揣浅陋，写出自己的观点，供业界同仁讨论与批判。

一、以据以研究的案例

2009年10月12日孙某某向国家知识产权局申请了名称为“绿化箱”的实用新型专利（以下简称：涉案专利），专利号为ZL200920242493.4。2010年6月23日获得授权，专利权届满日为2019年10月11日；涉案专利的权利要求书共有7项权利要求。2019年9月4日孙某某以安徽某公司侵犯其涉案专利为由，诉至安徽省合肥市中级人民法院，请求依法判令：确认安徽某公司制造、销售、许诺销售、使用的绿化盒及支撑连接件侵犯涉案实用新型专利权；安徽某公司立即停止制造、销售、许诺销售、使用侵权产品；安徽某公司销毁侵权产品及制造侵权产品的专用模具、删除网站中侵权产品及相关工程图片；安徽某公司赔偿其经济损失150000元和调查取证费3200元；安徽某公司承担本案诉讼费。

原审法院审理认为：孙某某是涉案专利的权利人，依法缴纳了专利年费，其专利权在保护期内应受法律保护。涉案证据保全公证书合法真实有效，其内容显示安徽某公司在其网页上展示销售了被诉侵权产品，且安徽某公司在诉讼中并未提供证据推翻前述公证书中记载的内容，亦未举证证明被诉侵权产品的来源，故可以认定安徽某公司在涉案专利的保护期内实施了制造、许诺销售、销售被诉侵权产品的行为。孙某某在本案中明确以涉案专利的权利要求1-5作为诉请保护的范围，被诉侵权产品的技术方案落入了涉案专利的保护范围。安徽某公司未经专利权利人许可，制造、许诺销售、销售侵害涉案专利权的被诉侵权产品，应承担相应的侵权责任。鉴于涉案专利的保护期已经届满，故安徽某公司只应承担赔偿损失的民事责任。关于赔偿数额问题，根据《中华人民共和国专利法》的规定，鉴于孙某某未能提供有效证明其因侵权所受损失和安徽某公司的侵权获利情况，参考涉案专利类别、安徽某公司的侵权情节、经营规模、经营时间、被诉侵权产品的价格、销量、孙某某的维权支出等因素，酌定安徽某公司赔偿孙某某经济损失及合理开支共计60000元。

宣判后，安徽某公司不服原审判决，向最高人民法院提起上诉。

最高人民法院在二审中查明，在申请涉案专利的同一天即2009年10月12日，孙某某还向国家知识产权局申请名称为“绿化箱”发明专利，申请号200910167865.6。该发明专利申请的权利要求书与涉案专利完全相同。2013年2月21日国家知识产权局对上述发明专利申请发出第一次审查意见通知书，结论为：“权利要求1、4-7不具备专利法第22条第2款规定的新颖性。权利要求2-3不具备专利法第22条第3款规定的创造性。”其中，权利要求1、4-7相对于对比文件1不具备新颖性，权利要求1相对于对比文件2也不具备新颖性，权利要求2-3的附加技术特征被对比文件2公开，故其相对于对比文件2不具备创造性。针对第一次审查意见通知书，孙某某于2013年6月16日向国家知识产权局提交了意见陈述书和修改后的权利要求，将权利要求1-4合并为新的权利要求1。国家知识产权局于2013年8月27日发出第二次审查意见通知书，结论为：“权利要求1-4不具备专利法第22条第3款规定的创造性。”之后，孙某某两次向国家知识产权局提交了意见陈述书，但均未修改申请文件，国家知识产权局依次发出第三次审查意见通知书和作出驳回决定，结论均为：“权利要求1-4不具备专利法第22条第3款规定的创造性。”孙某某对驳回决定不服，于2014年6月25日向原国家知识产权局专利复审委员会提出复审请求，原国家知识产权局专利复审委员会于2015年12月28日作出第104010号复审请求审查决定，维持国家知识产权局于2014年4月29日对本申请作出的驳回决定。孙某某不服该决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院于2018年9月4日作出（2016）京73行初1372号行政判决，驳回孙某某的诉讼请求。孙某某不服，提起上诉。北京市高级人民法院审理后作出（2019）京行终193号行政判决：维持原判。孙某某仍不服申请再审，最高人民法院审查后作出（2019）最高法行申13533号行政裁定，驳回孙某某的再审申请。

2018年5月29日国家知识产权局就本案涉案实用新型专利权出具的评价报告结论为：权利要求2、3、5（箱体垂直截面为长方形）具备专利法第22条第2款规定的新颖性；权利要求1、4、5（箱体垂直截面为梯形）、6、7不具备专利法第22条第2款规定的新颖性；权利要求1-7不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

最高人民法院审理认为，如果相同技术方案的发明专利申请被认定不具备创造性时并未明显超越实用新型专利授权条件的审查标准，例如在技术领域、对比文件数量上并未与实用新型专利授权条件的审查标准明显不同，则发明专利申请的授权结论可以作为判断相同技术方案的实用新型专利是否符合授权条件的依据，亦可能对该实用新型专利是否应获得民事保护产生实质影响。涉案实用新型专利全部权利要求明显或者具有极大可能不具备新颖性或创造性，并考虑到涉案实用新型专利目前已过有效保护期的因素，涉案实用新型专利不属于专利法保护的“合法权益”。因此，涉案实用新型专利权利要求1-5不能作为孙某某请求保护的权利基础，其依据涉案实用新型专利权利要求1-5提出的诉讼请求，缺乏权利依据，安徽某公司不构成侵权。2020年12月29日最高人民法院做出（2020）最高法知民终699号民事判决：撤销安徽省合肥市中级人民法院（2019）皖01民初2108号民事判决；驳回孙某某的诉讼请求。

孙某某案虽然尘埃落定，但该案折射出“一案两请”制度的弊端及困境，首先涉及了我国专利法第9条规定的同一技术方案同日申请的发明与实用新型专利的“一案两请”制度是否与专利法基本原理自洽，以及“职权分离主义”下，人民法院审理专利侵权纠纷案是否可以对专利权的有效性、稳定性做出实体判断的问题，还涉及到侵权抗辩规则的适用与创新等问题。这些问题，正是本文下面要展开分析讨论的重点。

二、同一技术方案同日“一案两请”制度的内涵

所谓“一案两请”是从“一案两申请”简化而来，特指申请人就同一技术方案同日或者先后申请发明与实用新型专利的制度。根据我国《专利法》第9条第1款的规定，我国目前的“一案两请”仅限于同一技术方案同日申请的发明与实用新型专利，而不包括同一技术方案先后申请发明与实用新型专利的做法。值得注意的是在专利法第三次修改之前，“一案两请”的做法在我国专利制度中没有直接的法律依据。基于审查能力的不足，导致专利审查周期较长，引起申请人的普遍不满。为了解决审查积压的问题，1995年9月28日颁布的《审查指南公报》（第6号）指出，对于同一申请人同日或者先后就同样的发明创造既申请发明专利又申请实用新型专利的，在发明符合授权条件的情况下，只要申请人声明放弃其已经获得的实用新型专利权，就可以授予其发明专利权。由于发明专利对创造性的要求高于实用新型专利，因而就一项针对产品的发明创造而言，专利申请人依法拥有分别寻求发明或实用新型专利保护的选择权。这种做法实际上是建立了“一案两请”或“一案双申请”制度，但不可否认的是“一案两请”制度在专利法原理上存在着难以逾越的障碍。首先，“一案两请”在我国专利制度中找不到相应的法律依据；其次，“一案两请”制度与“禁止重复授权”这个专利制度的基础相抵触；再次，“一案两请”导致前后两项专利在专利保护期上“无缝衔接”而变相延长了专利保护期的后果，而专利保护期不得延长是“以公开换保护”的具体体现，延长保护期意味着“公开换保护”的失衡。因此，“一案两请”制度，在专利法原理上缺乏正当性，一直饱受实务界与学界的广泛诟病。为此，国家知识产权局在启动专利法第三次修改之际，专门设立了软课题项目评估“一案两请”制度的存废。遗憾的是，虽然经过广泛的研究与征求意见，但也许是为之前的做法留有余地，或许是为了保持一定的连续性而避免一次到位，最终还是在专利法第三次修改稿中，正式地给“一案两请”的“同日申请”确立了法律地位。即给同一技术方案同日申请的发明与实用新型专利的“一案两请”制度登上了专利法的殿堂，使其披上了合法的外衣。

三、“一案两请”制度的弊端

“一案两请”制度的弊端在孙某某案得到充分展现。首先，在专利侵权诉讼程序中，法院应首先推定被原告作为权利基础的专利权是合法有效；换言之，根据“职权分离主义”的制度设计，判断专利权有效性的权力属于专利行政机关，这是国家知识产权局的法定职权，因此，法院无权在个案中挑战专利权的有效性，但是面对孙某某案中的“一案两请”，法院已经查明与涉案专利同日申请的发明专利申请因不符合专利法规定的新颖性和创造性而被驳回，当专利权人以仍然存活的实用新型专利为权利基础时，法院如果对不稳定的专利权采取视而不见的态度，仍然判处构成专利侵权（例如本案的一审判决），则有悖于专利法基本原理。如果像699号判决书那样，从发明与实用新型专利授权标准的异同来进行个案分析，又涉嫌在民事程序中挑战专利有效性。法院实际上是处在进退两难的境地。持不同意见的观点认为：首先，在现行专利制度下，法院不宜对专利权效力进行判断，实用新型专利既然没有被无效，法院不能生搬硬套发明专利申请的审查结果；其次，699号判决书引述专利权评价报告的初步结论，认为实用新型不具备授权条件，进而推导出其不属于专利法保护的“合法权益”，不应对其予以保护，有违专利权评价报告只作为参考，不能作为判决依据的规定；最后，699号判决书的做法实际上是创设了一种新的专利侵权抗辩形态，即“同日申请瑕疵抗辩”，在某种意义上讲，实际上突破了专利法和细则的相关规定。笔者对上述不同意见的观点不能完全迎合，但认为，法院完全可以创设出新的专利侵权抗辩形态，只要符合专利法基本原理即可。专利法理论及实务中要面临“公开换保护”这个基本问题。对于符合专利授权条件的“公开”，应该换得“保护”，但是“公开”与“保护”要满足对价关系。如果暂时不能从根本上废除“一案两请”制度，那么，法院保留创设出新的专利侵权抗辩形态，正是为了寻求“公开”与“保护”的平衡。平心而论，当年为了解决审查积压问题而“创设”“一案两请”制度，也只是一种权宜之计。但是时过境迁，鉴于目前国家知识产权局将实质审查周期压缩，积压问题已经被消解，“一案两请”已经没有再保留的必要，若继续维持该制度，非但不能从根本上解决孙某某案中暴露中的“尴尬”，反而会带来更多的新的混乱。借此笔者对699号判决书涉及的问题进行简要分析。

笔者认为，审理孙某某案的二审合议庭，已经对“一案两请”制度的弊端有了深刻认识，才使得合议庭基本上找准了发力点，这是十分难得的。殊不知，“一案两请”制度在2008年的“转正”，部分也得到最高人民法院关于舒某某案裁判观点的“助攻”，因此，体现在699号判决书中的亮点，更加难能可贵。合议庭在699号判决书中，根据专利法对发明创造性标准与实用新型专利的创造性标准的不同，分析了“一案两请”制度下发明专利申请的审查结果是否对同日申请的实用新型专利可能产生的不同影响，这是十分具有指导意义的审判思路，值得称赞。699号判决书写道：“通常来说，如果相同技术方案的发明专利申请被认定不具备创造性时并未明显超越实用新型专利授权条件的审查标准，例如在技术领域、对比文件数量上并未与实用新型专利授权条件的审查标准明显不同，则发明专利申请的授权结论可以作为判断相同技术方案的实用新型专利是否符合授权条件的依据，亦可能对该实用新型专利是否应获得民事保护产生实质影响。”换言之，699号判决书认为，尽管发明创造性标准与实用新型专利的创造性标准不同，但两种标准下也存在着“交集”，且在存在“交集”情况下，完全可以将发明专利审查的审查结论“平移”到对实用新型专利的创造性评价上。比如，引导或向被告释明将专利权评价报告用到的对比文件作为现有技术进行抗辩，并适当扩大到“一份对比文件+公知常识”的论述方式上，就没有必要直接否定在涉案专利的权利基础不稳定方面上发力。

结语

当前，在国家知识产权局鼓励高价值专利申请，打击非正常专利申请、积极缩短实质审查周期的大环境下，“一案两请”制度已经失去了存在的必要性和正当性的理由。国家知识产权局的审查政策中，对于“一案两请”，采取延迟至申请日后的4年才启动实质审查的举措，似乎表明其已经意识到“一案两请”制度的弊大于利，且没有国际惯例支撑，在体系上与禁止重复授权原则相背离，特别是变相延长专利保护期更是制造出新的不公平。鉴于专利法修改的周期滞后性，笔者呼吁国家知识产权局对最高人民法院通过个案创设的新规则予以充分理解，并从审查指南及审查政策上进行调整配合，将“一案两请”这个制度“后门”关小，尽量减少“一案两请”制度对专利法基本原理的冲击，并适时废除“一案两请”制度。

作者：姚建军

编辑：Sharon