作者 | 詹姆斯·普利（美国）

翻译 | 马忠法 宁怡君

目次

一、秘密的识别

二、盗用

三、禁令（强制令）

四、损害赔偿

摘要：2023年美国在商业秘密保护方面有不少举措，把商业秘密保护向前又推进了一步。在第一部分的基础上，第二部分聚焦于秘密识别的具体性要求、盗用行为的间接证据认定、禁令的损害评估标准以及损害赔偿的合理性。此外，还涉及属人管辖权及技术干扰法规的应用问题。通过分析相关案例和资源，这些讨论进一步推动了商业秘密保护法的精细化发展，为未来的司法实践和相关实务提供了重要指引。

关键词：商业秘密 识别 盗用 禁令 救济

原文参见脚注网址[1]

在本文第一部分中，我们回顾了过去一年中一些最引人注目的商业秘密案件，这些案件涉及证明保密性和做出合理努力等问题，以及商业秘密案件重要司法资源的发布。下面，我们将继续介绍 2023 年法院审理的一些热门商业秘密案件和主题。

PART.01秘密的识别

与其他形式的知识产权相比，商业秘密法的一个独特之处在于，政府颁发的授权书中并没有明确规定权利的边界。因此，在每个商业秘密案件中，一个初步的--通常也是随之而来的--问题是：被主张的商业秘密信息到底是什么？通常情况下，公司并没有对其信息资产进行盘点，即使有，在诉讼开始前也不可能对任何特定争议所涉及的具体数据进行精确描述。因此，标的物的识别--以及何时和如何识别--已成为商业秘密诉讼中经常出现的早期战场。

在Wilbur-Ellis Co. Wilbur-Ellis Co., LLC v. Gompert、2022 U.S. Dist. LEXIS 227155 at *11 (D. Neb. December 16, 2022) 一案中，法院驳回了原告关于签发第三方传票的请求。原告被命令准备一份关于其商业秘密的具体描述。相反，原告提交了一份法院称之为 "七个通用类别，并附有相应的通用定义的清单，原告声称这些类别为商业秘密 "。原告声称还在证据披露中提供了 "近 6000 页的文件"，这只是 "强调了原告在确定有争议的商业秘密方面缺乏具体性，而不是其对有力证据披露的承诺"。"除了拒绝第三方取证的请求外，法院还下令对原告的清单进行解封，因为它 "不包含涉及保密性的材料，而保密性是克服公众获取法院文件的有力推定所必需的"。同上，第 *16 页。

虽然允许商业秘密原告在公开提交的诉状中对其秘密进行宽泛的描述，参见 Neutron Holdings, Inc.., 2023 U.S. Dist. Lexis 100085 at *10 (N.D. Cal. June 8, 2023)（在诉状中使用 "包括但不限于 "的修饰语是可以接受的），但在诉状阶段之后，则需要真正的具体性。在涉及软件的情况下，这通常意味着要提供具体的算法以及相关文档。在Reald Spark LLC v. Microsoft Corp.., 2023 U.S. Dist. LEXIS 80221 at *10-12 (W.D. Wash. May 8, 2023)一案中，法院处理了对要求描述每项所谓秘密的询问的答复是否充分的问题。起初，原告只是重复了其诉状中的类别清单；随后，原告在答复中提到了近 3000 页的文件，并表示将提供其源代码以供检查。在提出强制动议时，微软提到了商业秘密的定义必须与 "行业内的一般知识 "相区分的要求，并提交了相关专利，表明其中一些所声称的概念是众所周知的。这导致法院下令提供用于实现这些概念的具体算法，以及相关的 "数据集 "和 "技术诀窍"（包括负面技术诀窍）和源代码。与此同时，在原告遵守规定之前，法院发布了一项保护令，阻止原告对微软的机密信息进行披露。

尽管加州的“排序规则”要求在原告从被告处获得相关发现之前尽早识别商业秘密requires early identification，但该规则仅对基于州法律的诉讼具有强制性，法院在审理《数字千年版权法》索赔时可能会发现该程序作为发现管理工具非常有用。参见Blockchain Innovation, LLC v. Franklin Resources、2023 U.S. Dist. LEXIS 104537 at *5-6 (N.D. Cal. June 15, 2023)。不过，正如该案中法院所指出的，被告不能简单地通过引用法规来单方面中止信息披露；相反，被告必须在案件一开始就申请保护令。

在整个诉讼过程中，秘密是否被充分描述的问题始终存在。即使在审判和判决之后，在商业秘密被指控完全以口头形式披露的案件中，法官也可能会重新审查这些秘密是否过于不明确。参见Coda Dev.S.R.O. v. Goodyear Tire & Rubber Co.., 2023 U.S. Dist. Lexis 57556 at *19-20 (N.D. Ohio March 31, 2023)（在陪审团作出有利于原告的裁决后，给予被告 JMOL）。

PART.02盗用

由于那些盗用商业机密的人希望将他们的行为保密，因此通常很难找到直接的盗窃证据，原告必须用间接证据来证明他们的案件。然而，在允许的推论和不允许的推测之间存在着真正的区别（如果不确定的话），因此尽可能多地收集令人信服的间接证据是非常重要的。用来帮助证明盗用的一个常见因素是被告生产竞争产品的速度。然而，令人难以置信的速度证据必须与具体的所称秘密相联系，这样才能使论证超越推测的水平。参见Wisk Aero LLC 诉 Archer Aviation Inc.., 2023 U.S. Dist. LEXIS 100960 at *42-43, *80-81 (N.D. Cal. June 9, 2023)（在简易判决动议中，认定对一项广泛的设计秘密的盗用主张不合理，同时允许另一项基于要求共同供应商使用已知机密工艺的 "间接 "盗用主张）。

在数字通信、无处不在的存储选项和远程工作的时代，必然会出现离职员工盗用或看似盗用信息的机会，他们会携带本应仅用于工作的信息潜逃。在TF Glob.Mkts.Ltd. 诉 Sorenson2023 U.S. Dist. Lexis 27983 at *11-12 (N.D. Ill. Feb. 17, 2023)一案中，法院同意前雇员 "未经授权保留 "大量机密文件，原告通过 "不正当手段获取 "充分指控了挪用行为。

PART.03禁令（强制令）

假设商业秘密盗用已经发生或受到威胁，问题就变成了如何处理。在许多情况下，避免持续损害的紧迫性会导致原告申请初步禁令。但由于该补救措施属于 "特殊 "措施，因此很难满足相关要求。其中一项要求是损害必须被证明是 "无法弥补的"，而当被告似乎只打算使用信息而不打算进一 步传播或对其价值造成无法弥补的损害时，可以说金钱损害赔偿将提供完整的补救措施。参见TomGal LLC 诉 Castano2022 U.S. Dist. Lexis 231415 at *10 (S.D.N.Y. December 19, 2022) (denying preliminary injunction).

如果对原告的威胁来自于离职员工的 "个人知识或公开来源"，那么在依据《反垄断法》第 1836(b)(3)(A)(i)(I) 条的案件中，拒绝给予初步救济是适当的，因为该条禁止 "不可避免的披露 "禁令。参见CAE Integrated, LLC 诉 Moov Techs.., 44 F.4th 257, 262-263 (5th Cir. 2023)。另一方面，在没有仔细考虑未来可能发生的损害的情况下拒绝初步禁令也是错误的。参见Direct Biologics, LLC v. McQueen63 F.4th 1015, 1022-23 (5th Cir. 2023)（在地区法院没有分析元数据被破坏可能造成的未来损害的情况下，推翻了拒绝禁令的决定）。

PART.04损害赔偿

作为一种救济形式，在原告就案情胜诉之前，根本无法获得损害赔偿。然而，要在庭审中取得成功，通常需要尽早关注损害赔偿理论，并要有专家的充分准备。例如，对损害赔偿专家而言，将盗用的推定作为其分析的前提是十分常见的。然而，如果案件涉及多个被主张权益的秘密，而专家又假定所有秘密都被盗用，就会有一个风险：陪审团针对下面的情况有可能缺乏指导，即如果发现盗用的秘密并非所有秘密而只是其中的一部分，则它（陪审团）不知道该怎么办。在Versata Software, Inc.2023 US Dist LEXIS 75318 at *51-52 (E.D. Mich. May 1, 2023)一案中就出现了此种情形；该案中，在做出超过1亿美元的裁决之后，主审法官批准了有利于被告的JMOL。损害赔偿专家的分析依据是福特公司独立开发四项被控秘密估计需要八年多的时间。但是，在陪审团如果没有认定所有四项秘密都被盗用的情形下，他没有提供任何可供选择的替代方法。法官称这种 "全有或全无模式 "使陪审团没有可靠的依据来计算非推测性损害赔偿。同上，第*62页。本案是一个严酷的警示，要求我们预见各种结果并为之做好准备，要么在秘密之间进行某种分配，要么为各种结果确定相同的美元数字提供合理的依据。(让原告更加失望的是，初审法官后来拒绝了永久禁令，强调不存在任何不可挽回的损害推定，尤其是在被告获得的 "先机 "已经耗尽的情况下）。Versata 软件公司诉福特汽车公司案（2023 年U.S. Dist. Lexis 188219 at *11 (E.D. Mich. Oct. 19, 2023)）。

将 Versata 案的意见与以下案件的意见进行对比是很有意思的Caudill Seed 诉 Jarrow53 F4th 368, 388-90 (6th Cir. 2022)一案中，法院维持了基于侵占程度低于原告要求的调查结果做出的判决，理由是赔偿金低于原告要求的数额，并且有专家的充分分析作为支持，允许陪审团根据被告从节约研究成本中获得的价值做出赔偿。

在很可能被视为去年争议较大的商业秘密意见之一中，第二巡回法院讨论了作为不当得利衡量标准的避免成本损害赔偿问题。在Syntel Sterling 诉 Trizetto68 F.4th 792, 811 (2d Cir. 2023)一案中，法院撤销了一项基于近 2.85 亿美元裁决的判决。Trizetto 提出了一些有限销售利润损失的证据，总计 850 万美元，但为了避免与避免成本裁决 "重复计算"，撤回了这一索赔。在推翻审判结果时，第二巡回法院的理由是，DTSA 的设计只在 "秘密的价值受到损害，或者更糟的是--被破坏的情况下 "提供不当得利赔偿。同上，第 809 页。在本案中，初审法院发布了一项永久禁令，禁止进一步使用或披露商业秘密，Trizetto 公司保留了对这些秘密的使用权，因此法院得出结论，Trizetto 公司并未受到超出 850 万美元的损害。同上，第 810 页。

法院提到，在适用衡平法补救措施时，必须进行 "比较评估"，以确保避免的费用赔偿 "惩罚性多于补偿性"，但法院并未对此进行定义。同上，第 811 页。法院承认其裁决可能会被视为与 DTSA 的明文规定相冲突，因为它承认以下法院的相反裁决第七和第三巡回法院同上，第 812-13 页，第 42 段。同上，第 812-13 页，第 42 段。奇怪的是，在以广泛适用的措辞表达其裁决的同时，它还反复强调其裁决仅限于这一特定案件的事实。时间会证明 Syntel 案的裁决是否仍然是一个对令人不舒服的判决进行紧张分析的特殊案例。但与此同时，考虑到纽约州法律不允许任何基于避免成本的商业秘密损害赔偿、 E.J. Brooks Co.31 N.Y.3d 441 (N.Y. 2018)，原告最好尽可能避免在纽约提起诉讼。

其他著名案例

dmarcian, Inc. 诉 dmarcian Eur.BV60 F.4th 119, 134-141 (4th Cir. 2023)（属人管辖权可基于法院地内人员领导的远程访问会议）。

GateGuard, Inc. 诉 Amazon.com Inc.2023 US Dist LEXIS 26905 at *17 (SDNY Feb. 16, 2023)（《计算机欺诈和滥用法》适用于干扰对讲系统）。

注释

【1】英文原文参见：What You Need to Know About Trade Secrets in 2023 (Part I), https://pooley.com/what-you-need-to-know-about-trade-secrets-in-2023-part-i/.

翻译：马忠法 宁怡君

编辑：Sharon