翻译 | 马忠法 宁怡君 译

目次

一、商业秘密案件司法管理指南

二、塞多纳(Sedona)会议评论

三、保密（秘密性）

四、独立经济价值

五、合理的努力

摘要：2023年美国在商业秘密保护方面有不少举措，把商业秘密保护向前又推进了一步。美国联邦司法中心出版了《商业秘密案件司法管理指南》，塞多纳(Sedona)会议发布了《塞多纳会议评论》；对商业秘密的保密性（秘密性）、独立经济价值和权利人的“合理努力”等通过案例进行了进一步的明确。这些对我们深刻认识商业秘密在当下和未来的保护元素和要求带来了启示。

关键词：商业秘密 塞多纳会议 商业秘密价值

原文参见脚注网址[1]

"秘密不仅仅是不为常人所知的信息；在没有实际间谍活动的情况下，它是建立在信任、保密关系中的分享基础上的。"

美国的商业秘密有着引人入胜的历史，在此期间，法院将普通法侵权行为作为实施保密关系的一种方式。现在，该方面的法律框架是成文法定的，除纽约州外，每个州都实施了《统一商业秘密法》（The Uniform Trade Secrets Act,UTSA）的不同版本（该法由美国法学会制定并在不同时期进行了修改）；并且由于2016年的《保护商业秘密法》（Defend Trade Secrets Act of 2016，DTSA），联邦制度也实现了统一。然而，该方面的法律就像一个世纪前一样仍在继续演进，即通过法官根据事实对个别案件作出裁决的意见继续发展。

以下是这些决定的精选，以及过去一年中出现的其他资源，我认为这些决定和资源可以在商业秘密法及其实践的重要方面提供有益的指导。

PART.01商业秘密案件司法管理指南

受《专利案件管理司法指南》（ 《专利司法指南》 ）的启发，我们中的一些曾经参与《专利司法指南》的人与其他从业者和学者一起编写了《商业秘密案件管理司法指导》，该指南刚刚由联邦司法中心出版，并已经向所有联邦法院发行。它为法官和律师或法律顾问提供了全面的、用于调查研究商业秘密法和管理商业秘密诉讼的资源。各章根据诉讼阶段进行组织，并以早期案件管理清单为指导。

PART.02塞多纳(sedona)会议[2]评论

律师还应考虑塞多纳会议第 12 工作组最近在商业秘密方面所做的努力，该工作组是一个由 200 多名法官、律师和其他专业人士组成的志愿智囊团，他们撰写了一系列评论，代表了对知识产权诉讼各方面的共识。由于法院经常引用 塞多纳评注作为权威，因此它们是宝贵的资源。最近的最终评注于 2023 年 7 月发布，它们是

• 商业秘密的治理和管理
• 商业秘密诉讼中的金钱救济
• 跨境发现

PART.03保 密

每个案件都是从这里开始的。保密不仅仅是指信息不为一般人所知；在没有实际间谍活动的情况下，保密的基础是在可信赖的保密关系中共享信息。因此，在商业交易中，即使所有者主观上期望保密，但如果合同显示与被告没有直接的保密关系，就不能以盗用为由提出索赔。Novus Group 诉 Prudential74 F.4th 424, 428 (6th Cir. 2023)（维持即决判决）。同样，不注意保密也会导致相关权利的丧失。在 Minerva Surgical 诉 Hologic59 F.4th 1371, 1377-79 (Fed. Cir. 2023)一案中，联邦巡回法院基于《美国法典》第35编第102(b)条的规定，即发明 "公开使用 "一年后不得申请专利，维持了专利无效的即决判决。在本案中，发明人曾将设备样品带到一次行业会议上展示。虽然没有人被允许拆卸甚至处理这些样品，但也没有签订任何保密协议，因此。简单的展示该设备就足以导致要开始采取措施来维护自己的相关权利了。

商业秘密法学中一个棘手的领域是所谓的 "组合秘密"，其价值来自于各种要素的独特（秘密）组合，而这些要素本身可能单独存在于公共领域。例如，想想一个简单的食品配方。每种成分都可能是众所周知的，而且很可能是众所周知的。每种成分的用量都可能在其他食谱中出现过。烘烤时间和其他变量也是如此。但如果能证明这个配方是 "特殊 "的，即你在其他地方找不到这种特定组合，那么--只要你能证明该配方的价值或 "协同作用"（下文将详细论述价值）--你就可以拥有一个可以辩护的秘密。但法律的其他要求仍然适用，包括该秘密不能被他人 "通过适当手段轻易查明"。(我见过有人能在品尝一块蛋糕或一杯鸡尾酒后，自信地说出如何制作它）。因此，法院在 DT-Trak 咨询公司诉 Kolda 案中，法院认为979 N.W.2d 304, 311 (S.D. 2022)一案中，法院判定 "该领域具有一般技能和知识的其他人 "能够 "编写 "的组合之作不在保护之列。

相比之下，请考虑 Allstate Ins.79 F.4th 172, 189 (1st Cir. 2023)，在该案中，所谓的秘密由电子表格组成，其中包含数千名客户的信息，包括电子邮件地址、保险费率和保单续保日期。虽然其中也包括一些在其他方面可以获取的数据，但法院认为，复制整个汇编将是 "非常困难的"。法院维持了对原告的简易判决。

PART.04独立经济价值

UTSA和DTSA要求可保护的商业秘密必须从保密中 "获得独立的经济价值"。在 2021 年《放弃商业秘密》的文章中，卡米拉-赫迪（Camilla Hrdy）和马克-莱姆利（Mark Lemley）断言，在商业秘密案件的诉讼中，法院不够严谨，"允许原告依赖微弱的推论和假设价值的断言，而不是有意义的证据"。虽然我并不完全赞同他们文章的更为宏大的主题，即商业秘密如果不被企业主积极使用，就可能被宣布 "被放弃"（法规将 "价值 "限定为 "实际或潜在的 "是有充分理由的）了，但他们确实触及到一个关键点，即法院倾向于接受结论性的保证，而不是要求强有力的证据。一些法官已经注意到了这种批评，并试图提高诉讼当事人的期望值。在 Health Care Facilities Partners, LLC 诉 Diamond 案中2023 U.S. Dist. LEXIS 97611 at *30-31（俄亥俄州北区法院，2023 年 6 月 5 日）一案中，法院就这一问题作出了简易判决，指出对竞争价值的结论性指控不足以确立商业秘密。该意见引用了 Providence Title Co.., 547 F.Supp. 3d 585, 610-11 (E.D. Tex. 2021)：

“从一般意义上讲，企业对所有商业机密信息保密是有'价值'的；这也是将此类信息列为机密 的动机。但是，企业从对某些信息保密中获益并不一定意味着该信息因保密而具有独立的经济价值。否则，所有商业机密信息都将构成商业秘密，而关于信息具有独立经济价值的附加法定要求也将失去意义。

”Health Care 案的法院解释说，所需要的是基于个人知识的 "离散、具体的事实"，以支持价值结论。换一种说法，原告必须提供证据证明 "一些客观的迹象（或理由）"，表明独立经济价值的存在源自保密。

除了建立一个符合诸多《证据规则》要求的基础外，价值证明应侧重于具体主张的商业秘密，或者更远一点的地说，拥有这些商业秘密的公司的价值，而不是融合了这些商业秘密的产品。这是 Synopsys, Inc. 诉 Risk Based Security, Inc.70 F.4th 759 (4th Cir. 2023)一案的主要信息。在被苏格兰皇家银行指控盗用商业秘密后，Synopsys 要求法院宣布其并未盗用任何合法的商业秘密。第六巡回法院在维持地区法院作出的有利于 Synopsys 的简易判决时指出，苏格兰皇家银行仅提供了该公司主要产品在商业上取得成功的证据，以及第三方为收购该公司所支付的价格。尽管该产品体现了商业秘密并占其收入的 90%，但 RBS 未能提供 "证据证明其 75 项所谓的商业秘密具有价值，因为它们仍然处于秘密状态"。在这种情况下，原告本应提供专家证词，说明每个独立商业秘密的竞争价值，或至少说明具有商业价值的同样证据的一组组商业秘密的竞争价值。然而，苏格兰皇家银行的专家并没有直接评估所主张的秘密，进而没有能够为排除了他的报告做出适当辩解。

PART.05合理的努力

与保密概念密切相关的是要求商业秘密所有人做出 "合理努力"（UTSA）或采取 "合理措施"（DTSA）来保护信息。实际上，如果所有者未能采取与商业风险相匹配的安全措施来帮助自己，法院是不会介入的。有些场合，没有满足这一要求是显而易见的，以至其带来的结果是法院根据诉状之诉求作出判决。例如 Pauwels 诉 Deloitte LLP83 F4th 171, 182 (2nd Cir. 2023)，在该案中，原告顾问声称与德勤的两位合伙人达成了口头协议，不得在其公司之外披露或使用其分析模型。在确认驳回诉讼的同时，法院认为没有采取合理措施，因为该协议没有防止在德勤内部向不受保密约束的人广泛披露。

今年判决的另外两个案件涉及是否以及如何通过专家解决合理努力的问题。在 "Neural Magic Inc. Neural Magic, Inc.., 2023 U.S. Dist. LEXIS 37357 at *56-*57 (D. Mass. Mar. 6, 2023)一案中，对一名法学教授证词的质疑被驳回，因为她也有担任合理措施顾问的经验。她没有相关技术的学位或对相关技术缺乏深入了解并不重要，因为她仍然可以提供背景情况，帮助陪审团理解 "该领域是如何看待某些安全措施的"。同上，第*58-*59页。还有 FMC Technologies, Inc., 2023 Tex.App.LEXIS 5984 at *30-*31 (1st Dist. Houston Aug. 10, 2023)，鉴于我在管理信息安全问题上的单独经验，确认了初审法院允许一名律师（就是我）作证的决定，强调合理的努力是一个事实问题，同上，第 *53 页，从风险管理的角度分析情况是一种可靠的方法。同上，第 *56-*57 页。

在本文的第二部分，我们将探讨涉及商业秘密的正确识别、盗用以及评估禁令和损害赔偿的案例。

注释（上下滑动阅览）

【1】英文原文参见：What You Need to Know About Trade Secrets in 2023 (Part I), https://pooley.com/what-you-need-to-know-about-trade-secrets-in-2023-part-i/.

【2】塞多纳会议是一个讨论相关法律问题的平台，意在提供权威、有意义、平衡的评论，推动法律在一个理性、公正的道路上向前迈进。其工作组系列会议于2002年启动，代表了塞多纳会议从一个高级对话论坛向一个开放的智囊团的演变；该智囊团针对我们当今法律体系面临的一些最具挑战性的问题进行讨论和分析；目前已经举办了12次会议。其第13次工作组会议将于2025年1月16日至2025年1月17日举行，主题是“人工智能和法律：首次会议”。See The Sedona Conference Working Group Series , https://thesedonaconference.org/wgs.

翻译：马忠法 宁怡君

编辑：Sharon