一、优先权相关法律法规

（一）关于优先权的起源

（二）中国优先权目前现行的相关法律法规

二、近十年复审无效十大案例简介

三、优先权在药品全生命周期专利管理中的应用

摘要：

优先权是一种非常古老、非常重要，同时也是一种在企业实践中容易被遗漏，甚至可能掉坑里的一项制度，本人结合在医药企业里的多年工作经验，从相关的法律法规及经典案例出发，系统地整理了优先权的相关法律法规、经典案例，从案例中我们可以获取到容易掉坑里的点，同时结合自己多年在医药企业里的工作实践，简单聊一聊优先权在医药企业里的应用及应该注意的事项，如有不足之处，请各位同仁及时指正。

一、优先权相关法律法规

（一）关于优先权的起源

优先权制度源自1883年《保护工业产权巴黎公约》，其与国民待遇原则、独立原则一起构成《巴黎公约》的三大原则。见表1。

巴黎公约第4条：任一特定申请人在任一缔约国提出第一次正规申请后若在一定期限内就相同内容向其他缔约国申请保护，则在后的申请可以被认为是在第一次申请的申请日提出的。

1984年，中华人民共和国专利法的制定，引入了外国优先权制度，其主要适用于“同一发明或者实用新型”以及“同一外观”的专利申请。

（专利法，1984年版）第二十九条 外国申请人就同一发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者就同一外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国提出申请的，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权，即以其在外国第一次提出申请之日为申请日。

申请人要求优先权，有本法第二十四条所列情形之一的，优先权的期限自该情形发生之日起计算。

1992年，中华人民共和国专利法的修订，增加本国优先权制度，优先权的前提进一步修订为“就相同主题提出专利申请”，需注意的是，修订后的专利法中的本国优先权不包含外观设计的优先权，此后，2000年及2008年专利法的修订，相关条款一直没变。

（专利法，1992年修订版，2000年及2008年未进一步修订）第二十九条　申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。

申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向专利局就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。

2020年，中华人民共和国专利法的修订，增加本国优先权制度中的外观设计。

（专利法，2020年修订版）第二十九条　申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。

申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。

表1

（二）中国优先权目前现行的相关法律法规

表2

目前现行的优先权的相关法律法规见表2，现简单介绍一下医药领域发明专利经常涉及到的条款：

专利法A29：定义了本国优先权及外国优先权的四个条件，包括：

①主体资格；

②首次申请；

③相同主题；

④指定期限，四个条件缺一不可。

实施细则R12：针对专利法里的优先权日及申请日做了相应的规定。

实施细则R35.2：规定了不得作为要求本国优先权的基础，有三种情况：

（一）已经要求外国优先权或者本国优先权的；

（二）已经被授予专利权的；

（三）属于按照规定提出的分案申请的。

实施细则R35.3 ：针对本国优先权的在先申请做了相应的规定：申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回， 但外观设计专利申请的申请人要求以发明或者实用新型专利申请作为本国优先权基础的除外。

实施细则R36 及R128：针对国内申请优先权的超期恢复及国际申请进入国家阶段的优先权的恢复做了相应的规定。 见图1。

R36 申请人超出专利法第二十九条规定的期限，向国务院专利行政部门就相同主题提出发明或者实用新型专利申请，有正当理由的，可以在期限届满之日起2个月内请求恢复优先权。

R128 国际申请的申请日在优先权期限届满之后2个月内，在国际阶段受理局已经批准恢复优先权的，视为已经依照本细则第三十六条的规定提出了恢复优先权请求；在国际阶段申请人未请求恢复优先权，或者提出了恢复优先权请求但受理局未批准，申请人有正当理由的，可以自进入日起2个月内向国务院专利行政部门请求恢复优先权。

实施细则R37：针对发明或者实用新型专利的优先权的增加或改正做了相应的规定。见图2。

R37 发明或者实用新型专利申请人要求了优先权的，可以自优先权日起16个月内或自申请日起4个月内，请求在请求书中增加或者改正优先权要求。

需注意的是增加或改正优先权要求的前提是：申请人在提交申请时至少要求过一项优先权，如果完全没有要求过优先权，则不能增加新的优先权。

实施细则R45：为援引加入条款。

R45 发明或者实用新型专利申请缺少或者错误提交权利要求书、说明书或者权利要求书、说明书的部分内容，但申请人在递交日要求了优先权的，可以自递交日起 2 个月内或者在国务院专利行政部门指定的期限内以援引在先申请文件的方式补交。补交的文件符合有关规定的，以首次提交文件的递交日为申请日。

该条款需要注意的是：

①“援引加入”制度是指在当前专利申请中补入优先权文件中的内容而保持当前专利申请的申请日。

②该条款区别于申请日的变更（如说明书附图的遗漏R46）；

③属于R36和R37规定的情形，不适合R45的规定；

④分案申请不适用R45的规定；

⑤R6.2不适用R45条规定的期限，关于申请文件的救济条款，不能救济上再救济，都只能单独适用，不能叠加适用！

指南第一部分初步审查第一章发明专利申请的初步审查6.2节中的6.2.1及6.2.2分别针对要求外国优先权的在后申请的申请人及要求本国优先权的在后申请的申请人做了相应的规定：

1) 要求外国优先权的，在后申请的申请人与在先申请的申请人应当一致，或者是在先申请的申请人之一；

2) 而要求本国优先权的，在后申请的申请人需与在先申请的申请应当一致，不一致的情况下，需要提交在先申请的全体申请人签字或盖章的优先权转让文件，见图3。

指南第三部分进入国家阶段的国际申请的审查 第一章 进入国家阶段的国际申请的初步审查和事务处理 5.2 节，对于在先申请不是向专利局提出的进入国家阶段的国际申请，5.2.3.2节规定了其需要提供享有优先权的证明，需要符下列三种情况之一就可：

（1）在后申请的申请人与在先申请的申请人为同一人；

（2）在后申请的申请人是在先申请的申请人之一；

（3）在后申请的申请人由于在先申请的申请人的转让、赠与或者其他方式形成的权利转移而享有优先权。

而对于在先申请是在中国提出，指南 5.2.6节有作出相关规定：

1) 关于主体资格：其与国内申请要求本国优先权的要求是一致的，要求优先权的在后申请的申请人需与先申请的申请应当完全一致，或者，提供在先申请的全体申请人的转让证明。

2) 不得作为要求本国优先权的基础的三种情况：关于细则35.2条规定的不得作为要求本国优先权的基础的三种情况也是与国内申请要求本国优先权的要求是一致的。

3) 在先申请是否视为撤回：关于细则35.3条规定：由于国际申请的特殊程序，

1）审查员不按专利法实施细则R35.3规定对被要求优先权的在先申请作出处理；

2）同样，对于在国际申请提出之后在先申请被授予专利权的情况，审查员也不处理其有可能造成在先与在后申请重复授权的问题；上述问题均留待后续程序中处理。见图4。

指南第二部分第三章第4.1.2节 针对专利法A29所述的相同主题的发明或者实用新型进行了定义：

指南 4.1.2 相同主题的发明创造的定义

专利法第二十九条所述的相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。但应注意这里所谓的相同，并不意味在文字记载或者叙述方式上完全一致。

审查员应该注意，对于中国在后申请权利要求中限定的技术方案，只要已记载在外国首次申请中就可享有该首次申请的优先权，而不必要求其包含在该首次申请的权利要求书中（有关优先权的核实适用本部分第八章第4.6 节的规定）。

审查指南第二部分第八章第4.6节

指南 4.6.1 需要核实优先权的情况：审查员应当在检索后确定是否需要核实优先权。当检索得到的所有对比文件的公开日都早于申请人所要求的优先权日时，不必核实优先权。当出现PX、PY类、PE类文件时，需要核实优先权；

指南 4.6.2 优先权核实的一般原则：即判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在上述在先申请的文件（说明书和权利要求书，不包括摘要）中。所谓清楚地记载，并不要求在叙述方式上完全一致，只要阐明了申请的权利要求所述的技术方案即可。但是，如果在先申请对上述技术方案中某一或者某些技术特征只作了笼统或者含糊的阐述，甚至仅仅只有暗示，而要求优先权的申请增加了对这一或者这些技术特征的详细叙述，以致于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出，则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础。

二、近十年复审无效十大案例简介

从近十年的复审无效十大案例可以看出（见表3），除了2013及2014年没有涉及优先权的相关案例外，其它年份每年都有相关的优先权的案例，主要涉及主体资格的认定（外国优先权主体资格的认定，优先权转让证明时效的认定）、首次申请的认定、相同主题的判断、另有涉及未公开的本国优先权文本的举证责任分配及获取途径、美国临时申请可以作为中国专利申请的优先权文件等，下面分别就相关案例进行简单的介绍：

关于外国优先权主体资格的认定

2023年“用于序列操纵的系统、方法和优化的指导组合物的工程化 ”第563732号决定

（ CN105121648B ）

在了解案件前，需要知道的一个信息：美国临时申请里只有发明人信息，没有申请人信息，如果没有明确的转让文件，默认是发明人对专利（或申请）拥有所有权，需要通过签署转让协议，明确发明人把相关权益转让给了申请人。

主要案件情况为：在先申请发明人有四个，分别为发明人1、发明人2、发明人3及发明人4；在后续申请的申请人有三个，申请人1、申请人2、申请人3；

该案件为PCT申请进入中国阶段的国际申请，审查的过程中，审查员指出在后申请的申请人与在先申请的发明人完全不同，并发出了相应的补正通知书；

申请人在答复补正的过程中，提交了发明人1将相关的优先权权益转让给申请人A及申请人B的转让证明，发明人2将相关的优先权权益转让给申请人C的转让证明；没有提供发明3和4的相关转让证明；

转让后在先申请的申请人就变成了A、B、C、3、4，见图5。

合议组认为：针对国内申请要求外国优先权、国内申请要求本国优先权、以及进入国家阶段的国际申请（即 PCT 申请）要求优先权的主体资格的要求，《专利审查指南》在不同章节进行了单独规定；本案应适用《专利审查指南》第三部分第一章第 5.2.3.2 节的相关规定。

对5.2.3.2 节中具体的三种情形：

①“在后申请的申请人与在先申请的申请人为同一人”；

②“在后申请的申请人是在先申请的申请人之一”；

③“在后申请的申请人由于在先申请的申请人的转让、赠与或者其他方式形成的权利转移而享有优先权”。

合议组认为：对于这三种情形之间的关系，第③种情形侧重于获得权利的“动态过程”的描述，而第①种和第②种情形侧重于对于“静态标准”的把握，因此，第③种情形和第①、第②种情形并非严格意义上的互相排斥的并列选择关系，而类似过程与结果的关系。当“在后申请的申请人由于在先申请的申请人的转让、赠与或者其他方式形成的权利转移”而满足第①、②种情形所罗列”的静态标准时，应当可以享受优先权。

主体资格-优先权转让声明的签署

2022年“用于提供有效不连续通信的方法和设备” 第54441号决定（CN101637052B）

主要案件情况：审查过程中未检索到PX、PY文件，审查员未进行在先申请文件副本的审查，其中包括了提供享有优先权的证明（指南第三部分第一章5.2.2节、5.2.3节）优先权转让声明是在无效阶段签署的；

合议组认为：授权过程中未涉及上述应当提供在先申请文件副本并予以审查的情形，而在本专利无效审查中，由于出现了该情况，专利权人理应提供享有优先权的证明以供合议组进行审查。本案中，专利权人已经提供了优先权转让的证明（参见证据1’），签署日期在后并不影响优先权的认定，本专利专利权人有权要求优先权。

本国优先权文件的举证责任分配和获取途径

2021“一种用于给排水的活接接头” 第57128号决定（CN209671812U）

主要案件情况：请求人提交对比文件本人其享受了相关本国优先权，优先权文本未公开，需核实其优先权是否成立，专利权人口头审理当庭希望由合议组认定优先权是否成立，亦未提交优先权文本。

合议组认为：

第一，关于优先权文本应当由谁来提交的问题，涉及的举证责任分配。按照“谁主张，谁举证”的证明责任分配基本原则。应当考虑双方当事人与证据的距离远近、举证的难易程度以及诚实信用原则等因素，这里由专利权人举证有失公平。

第二，关于证据的本国优先权文件（未公开）的获取。

根据R35.3的规定，申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回。可见对于要求优先权基础的申请为仍处于非公开状态。

根据专利法A21.3规定，“专利申请公布或公告前，国务院专利行政部门的工作人员对其内容负有保密责任。”

根据专利审查指南第五部分第四章第5.1节对此进一步规定：“在此期间，查阅和复制专利申请文件仅限于该案申请人及其专利代理人；审查部门根据审查需要要求当事人提供的各种文件，原则上可以查阅和复制，但查阅和复制行为可能存在损害当事人合法权益，或者涉及个人隐私或者商业秘密等。

最终，合议组认为关于非公开的本国优先权文件的获取可以通过如下两种方式予以解决：

一是专利权人向合议组提出申请，请求合议组依职权调取该证据的优先权文本；

二是专利权人向合议组提出申请，请求合议组出具相关证明，表明该优先权文件确系审查需要，由专利权人依据合议组出具的相关证明向专利行政部门查阅和复制该证据的优先权文件。

关于首次申请的认定

2018年“电动独轮自行车” CN102275621B，第36591号决定（CN102275621B）

主要案件情况：涉案专利与美国申请为同一个团队作出的同一个技术方案，发明人陈星在美国分别于20100309、20100318提交了2个美国临时申请作为优先权基础，于20110309提交了一个美国的正式申请；发明人陈和于20100906在中国提交了一个本国优先权申请，于20110401提交了中国的正式申请；无效阶段提供的一个关键证据为20110305公开的一篇文献，在此，20100906提交的本国优先权申请是否可以作为本国优先权基础就很关键，见图6，专利CN102275621B的申请人及发明人变更信息见表5。

在专利无效宣告行政程序阶段，请求人和专利权人的主要争议焦点在于：

“本国优先权基础的中国在先申请是在中国首次提出的申请，还是在世界范围内首次提出的申请”？

合议组认为：根据巴黎公约的规定，作为优先权基础的在先申请必须是针对相同主题的世界范围内的首次申请，专利法第二十九条第二款本国优先权规定中的“第一次”即是巴黎公约第四条中世界范围内的第一次。

经比对，本专利的公开文本和美国专利申请的文字表述基本一致，两份专利文献的附图及其上的附图标记完全一致，结合专利权人的自述以及将本专利的发明人修改为与美国专利申请相同的发明人的行为，可以推断本专利的技术与美国专利申请的技术具有相同的来源，因此认定，两份美国临时申请、美国专利申请和本专利具有相同的技术来源。对于具有相同技术来源的多份专利申请，即使申请人不同，也只有该多份专利申请中具有相同主题的首次申请，可以作为优先权基础。

行政诉讼一审阶段，深圳天轮科技有限公司（后称天轮公司）作为原告起诉了国家知识产权局，涉案专利的现专利权人林洪贵（后称林某）作为第三人参加了诉讼。据天轮公司的起诉状，庭审主要争议焦点在于：作为本国优先权基础的中国在先申请是“在中国首次提出的申请”，还是“在世界范围内首次提出的申请”？

第三人林某的代理人提出了一个新的争议焦点：本案中陈星和陈和的优先权继受关系能否成立？

所谓“权利继受人”，可以是整个首次申请的受让人，也可以只是首次申请的优先权的受让人。

本案中，首先，陈和并非在先美国申请之“整个首次申请的受让人”，因为陈星并未将其所有的专利申请的权利全部转让给陈和，因此，陈和仅是在中国提出申请的受让人，没有得到陈星全部的专利申请的权利，并非美国在先申请的专利申请人。

其次，陈和也没有单独得到在先美国申请权利人陈星单独转让的优先权。

第三人林某的代理人认为《巴黎公约》将优先权表述为“Right of priority”，即明确界定优先权的性质为权利。虽然优先权和专利申请权存在密切的联系，但不影响两者作为两个独立的权利存在[1]。

其独立性在于：

（1）两者内容不同：专利申请权是提出专利申请的权利或资格，优先权是使权利人拥有在后申请以第一次专利申请的日期作为其申请日的权利；

（2）两者并不会同时消灭：优先权一旦产生，即使原专利申请因撤销、放弃或驳回而无效，优先权也不会消灭。

因此，专利优先权和专利申请权是互相独立的两种权利，其转让也具有独立性，若无明确转让专利优先权，则应当视为没有要求优先权的权利。

一审法院认为：被诉决定基于本专利的公开文本和美国专利申请的文字表述基本一致，二者的附图及其上的附图标记完全一致，并结合在无效宣告请求审查阶段专利权人的自述以及将本专利的发明人修改为与美国专利申请相同的发明人的行为等事实，认定两份专利申请的技术方案是由同一个发明人/发明团队做出的，本专利的申请人陈和与美国专利申请的申请人陈星之间具有权利继受关系，并无不妥。此外，两份美国临时申请的申请人均为陈星，可知两份美国临时申请、美国专利申请和本专利具有相同的技术来源。对于具有相同技术来源的多份专利申请，即便形式上的申请人不同，也只有该多份专利申请中具有相同主题的首次申请，可以作为优先权基础。据此，一审判决驳回了天伦公司的诉讼请求。

在二审阶段，各方的争议焦点从第一、二阶段的“本国优先权基础的中国在先申请是在中国首次提出的申请，还是在世界范围内首次提出的申请”，转变到了“本案中陈星和陈和的优先权继受关系能否成立”。

最高院认为：

（1）优先权系专利申请人的权利，并非发明人的权利。

（2）对于申请要求优先权的主体，法律规定该申请人要与在先申请的申请人相同。对于存在不同申请主体的情况下，当事人可以通过专利申请权转让的方式进行权利继受成为同一个申请主体，但该转让行为应当签订书面合同并进登记公告。专利申请人的变更应当是要式法律行为，而非事实推定。

本案并无证据证明陈和、陈星存在专利申请、优先权转让的协议，无申请优先权的权利继受事实。

（3）申请优先权的主体必须与在先申请一致，不应当仅以存在相同主题的申请为由，不审查申请人的主体是否为相同，就将首次申请作为享有优先权的基础。

因此，最高人民法院撤销了一审判决和涉案决定，判令国家知识产权局对本案重新作出审查决定。

从上述案例可以看出，关于首次申请的认定：

国资局及一审法院的观点可以简单归结为：来源相同原则，且为世界首次。

最高人民法院的观点可以可以简单归结为：主体相同原则，至于是世界首次还是国内首次，没有详述。

关于“相同主题”-表格化合物是否可以享受优先权

2021年“新颖的磺酰胺类化合物及其作为内皮素受体拮抗剂的应用”第48183号决定

（ CN100432070C）

主要案件情况：在先申请记载了：

1）马库什通式；

2）化合物104，说明书给出了其质谱数据及相关的IC50值，未记载具体的制备方法；

3）“马昔腾坦”，说明书仅以表格化合物的方式记载了其结构。

无效过程中，专利权人只主张了化合物104和“马昔腾坦”的权利，化合物104和“马昔腾坦”二者的区别仅在于氨基磺酰胺基上的烷基链，化合物104为乙基而“马昔腾坦”为丙基，见表5。

合议组认为：

1)判断在后申请能否享有在先申请的优先权，应当以该具体化合物明确或者隐含记载在在先申请中为原则，未明确或隐含记载在在先申请中的具体化合物，不能享有在先申请的优先权。马库什通式作为一个整体技术方案，而非若干并列技术方案的集合。

2)“公开换保护”是发明创造获得专利保护的基本要求，对专利申请如此，对于将现有技术的时间线推移到优先权日的优先权文件亦然。

3)表格化合物充分公开的认定

合议组通过分析首先认可化合物104的充分公开，同时，从本领域技术人员出发，就化合物的确认、制备用途、效果，也认可马昔腾坦充分公开。最终认为，化合物104及表格化合物“马昔腾坦”可以享受在先申请的优先权。

同时，合议组提醒：“虽然从鼓励发明创造的宗旨出发，允许在具体实施方式的基础上，结合本领域技术人员的常识和现有技术的状况，对技术方案进行适当的概括，但是当保护具体化合物时，原则上还应当将其以制备实施例或者效果实施例的方式体现在说明书中，以明确其在申请日前已经完成，仅以表格方式列举具体化合物的方式是不推荐的，也存在因超出本领域技术人员的预期而被认为公开不充分的风险。”

相同主题-关于晶型水合物

2017年“烟酰胺类衍生物的甲磺酸盐A晶型及其制备方法和应用”第33126号决定

（CN104961676B）

主要案件情况：在先申请记载了甲磺酸盐的含水量范围含水量为2.5～4.5％，没有记载“一水合”的技术特征，在后申请主张了一水合甲磺酸盐的权利要求，见表6。

合议组认为：“一水合甲磺酸盐”是指1mol甲磺酸盐含有1mol水，其含水量是一个确定的一个具体点值，根据换算可知，权利要求3限定含水量应为≈3.52%，但是这在优先权文本是没有记载的，因此该技术特征属于在优先权文本基础上新增加的技术内容。XRPD衍射峰相同并不意味着必然具有相同的水含量并属于相同水合物。不属于相同的主题，因此不享受优先权。

表6

相同主题-关于数值区间

一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法 第136557复审决定（CN104016390A）

主要案件情况：

在先申请的权利要求3和4分别记载如下：

3.根据权利要求1所述的一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，其特征在于：加入硫酸钠后，含钾铝酸钠溶液浓度在Na2Ok 180g/l～280g/l之间。

4.根据权利要求1所述的一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，其特征在于：溶液中氧化钾的析出过程需搅拌反应120～210分钟。

在后申请的权利要求3和4分别记载如下：

3.根据权利要求1所述的一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，其特征在于：含钾铝酸钠溶液中氧化钾析出过程控制Na2Ok浓度在170g/l～280g/l之间。

4.根据权利要求1所述的一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，其特征在于：含钾铝酸钠溶液中氧化钾析出过程需搅拌反应100～210分钟。

争议的焦点为：在后申请的权利要求3和4和在先申请的权利要求3和4是否为相同主题的技术方案。

合议组认为：对于以连续的数值范围限定权利要求的保护范围的情形，应将该数值范围视为一个独立的技术特征，不能再将其拆分为不同的技术方案并认定是否享有优先权。

复审维持驳回，申请人先后上诉到北京知识产权法院 (2018)京73行初1466号、北京市高级人民法院 (2019)京行终2543号 和最高人民法院 (2019)最高法行申12487号，三个法院都确认了国家知识产权局关于权利要求3和4不享有在先申请的优先权的认定，见表7。

表7

相同主题-关于给药的技术特征的考量

2019年“用于治疗糖尿病的二肽基肽酶抑制剂”第38950号决定（CN101309689B）

这里将另外两个同族专利的相关无效决定及行政诉讼一起整理，供大家参考，相关案件的无效及行政诉讼情况见表8。

表8

主要案件情况：涉案专利（母案及分案，共计3件）都要求享有US60/717558和US60/747273的优先权；争议焦点：证据4与本专利两份优先权文件（相关涉案专利）是否属于相同主题的发明创造，证据4是否构成本专利保护方案的相同主题的首次申请。涉案专利及证据4中记载的内容见表9。

表9

合议组针对相关涉案专利给出的决定见表10。

表10

第38950号决定 涉案专利1 母案

(ZL200680042417.8，CN101309689B)

合议组认为：权利要求1中所述药物组合物为单剂量形式，即可用于单次给药的产品形式，而证据4所述口服制剂中也不是用于单次给药的产品形式。因此，证据4没有披露与本专利权利要求1相同的技术方案。况且证据4也没有披露药物组合物中化合物4的含量范围5-250mg 。证据4与本专利两份优先权文件不属于相同主题的发明创造。

第38951号决定 涉案专利2 分案

（ZL201210332271.8，CN102935081B）

合议组认为：对于药物组合物产品权利要求而言，其中所包含的用药过程特征本身属于医生在治疗过程中如何选择用药的过程，其本身实质上不属于药物组合物产品权利要求的技术特征，通常不被视为此类技术方案的有效组成部分，且在优先权和新颖性的判断中，这些内容的加入对所述权利要求的技术方案本身未产生进一步的限定作用，此类特征不会使技术方案产生实质不同。因此，“日剂量5毫克至250毫克”的给药特征对于本案优先权审查中关于相同主题发明创造的判断结论不会产生实质性影响。证据4与本专利两份优先权文件属于相同主题的发明创造。同时，一审判决（(2019)京73行初9751号）认同合议组的观点，相关案件后上诉到最高院，判决为(2021)最高法知行终371号，见表11。

第38952号决定 涉案专利3 分案

（ZL201210399309.3，CN102908351B）

合议组认为：就制药用途类权利要求而言，制药用途权利要求中所包含的用药过程特征属于医生在治疗过程中如何选择用药的过程，其本身实质上不属于制药用途权利要求的技术特征，对其保护范围并无实质影响，在理解和对比此类权利要求及其保护范围时，不应纳入被考虑的范围。因此，“日剂量5毫克至250毫克”的给药特征对于本案优先权审查中关于相同主题发明创造的判断结论不会产生实质性影响。证据4与本专利两份优先权文件属于相同主题的发明创造。同时，一审判决（(2019)京73行初9748号）认同合议组的观点，相关案件后上诉到最高院，判决为(2021)最高法知行终344号，见表11。

在(2021)最高法知行终371号和(2021)最高法知行终344号判决中，最高院认为：

在判断新颖性、创造性时，对权利要求中限定的某些内容视为不具有实质限定作用而不予考虑，但这一审查标准不应适用于优先权核实中，理由如下：

（1）从审查实质限定作用的原因来看：之所以在新颖性、创造性审查中对权利要求限定的某些内容不予考虑，是基于这些内容与要求保护的发明创造之间的关系，或者根据法律的特别规定，权利要求不应当因限定了这些内容而获得授权，是可专利性层面需要考量的，而优先权核实仅仅是为了确认能否以在先申请的申请日作为优先权日，并不涉及可专利性的审查，故不能将可专利层面上的考量因素用于优先权核实中。

（2）从优先权核实与新颖性、创造性判断的关系来看：优先权日是确定现有技术的基准，是审查新颖性、创造性的前提步骤，不应引入新颖性、创造性的判断方法，而应基于优先权核实自身的标准进行。

（3）从是否符合优先权制度的目的来看：如果将审查是否有实质限定作用的标准用于优先权核实中，将会导致只要专利申请人在权利要求中增加对新颖性、创造性判断不具有影响的内容，即可享受优先权的利益，这与优先权制度设置的目的不符，也会使专利申请人获得不正当的利益。

（4）从《专利审查指南》的规定来看：从《专利审查指南》第二部分第八章第4.6.2节以及第二部分第三章第4.1.2节中关于“相同主题”的规定可知，其审查标准不同于《专利审查指南》规定的新颖性审查的标准，即判断技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果是否实质上相同，以“直接、毫无疑义地得出”作为标准。

表11

三、优先权在药品全生命周期专利管理中的应用

新药研发全生命周期专利管理进程，见图7。

图7

仿制药研发全生命周期专利管理进程，见图8。

图8

新药研发全生命周期专利管理进程见图7，仿制药研发全生命周期专利管理进程见图8，其实不管是新药研发全生命周期专利管理进程还是仿制药研发全生命周期专利管理进程，药品专利全生命周期管理，其大框架其实可以分为四个模块，见图9。

图9

而优先权的应用贯穿于前三个模块之中，下面逐一简单介绍：

优先权在竞争情报研究中的应用

竞争情报分析：是通过系统性地收集、分析和利用竞争对手的信息，来了解其策略、行动、优势和劣势。这一过程旨在为企业的战略决策提供信息支持，帮助企业在市场竞争中保持优势，可以分为三大领域：

竞争环境分析：评估竞争对手的市场地位和战略意图。

竞争对手分析：深入了解竞争对手的强项和弱点。

企业内部分析：评估企业内部的优势和改进空间。

在当今竞争激烈的市场环境中，企业要想保持自身的竞争力和优势，就必须不断地进行研发和创新。对于企业而言，专利情报的价值不容忽视。它可以帮助企业了解市场趋势、竞争对手的技术发展方向、潜在的侵权风险等信息，对企业的研发决策和创新战略制定具有重要意义。

而优先权信息是一种非常重要的专利情报信息，尤其在新药研发的竞争情报分析中起着非常重要的作用，从优先权文件中可以看到竞争对手的整个研发轨迹，可以及时给予研发提供有价值的信息导向。

优先权在预警分析中的应用

侵权预警分析贯穿于药品的全生命周期，非常重要，对于潜在风险专利，通常采取的策略是去提交公众意见或者提出无效请求，公众意见及无效请求中的优先权的应用，大家都非常熟悉，这里就不介绍。需要注意的是企业IPR在给出侵权风险分析报告时，对于潜在风险专利申请，涉及优先权的，建议补充检索，在做出结论前需要进行优先权的核实，否则可能会影响结果的准确性。

优先权在专利申请与布局中的应用

优先权的核心意义是能够实现申请日的继承及延长专利保护期限。见图10。

图10

专利布局中优先权的应用应该紧跟研发的进程，根据研发重点随时调整策略，而企业IPR在做专利申请于布局的过程中，需注意或考量的问题：

a)关于优先权文件的公开：需要考虑对在后申请的影响。

b)关于在先申请与在后申请的撰写：需要考虑如何确保最大程度享受到应该享受到的优先权，尤其涉及多个优先权及部分优先权的时候。

c)当在先申请人及在后申请不一致时：最好提供全体在先申请的人转让证明，以适应不同国家的需要。

d)在先申请需不需要缴费，需不需要提前公开？在先申请为中国申请，再后申请为中国申请，还是PCT申请进中国？是否可以或需要利用相关制度实现双重保护？

个人在实践中发现相较于新颖性、创造性、充分公开、支持性条款的理解，部分从业多年的代理人或企业IPR仍需加深对优先权制度的理解。遂将相关法律法规、相关经典案例及个人的一些思考整理成文，供大家参考，如有不足之处，敬请指正。同时，感恩一路走来，遇见的你们。

参考文献（上下滑动阅览）

【1】. 詹海屴.【特刊】翻案实录：独轮车专利优先权无效行政案评析.三环旭咏扬,2023.06.07

【2】.其它参考文献：中华人民共和国专利法、中华人民共和国专利法实施细则、专利审查指南、相关案件的复审无效判决及裁判文书。

作者：占爱瑶

编辑：Sharon