张汝全 | 刍议商标撤三案件“过桥理论”的适用范围

商标撤三案件的司法实践中,诉争商标在核定商品上构成使用的,可以维持与该商品类似的其他核定商品上的注册。该实践也被《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》所吸收,被业界所普遍接受和遵循。因诉争商标权利人并没有实际提交类似核定商品的使用证据,而是通过其他核定商品的使用间接维持类似商品的注册,本文且称之为“过桥理论”。

针对“过桥理论”的适用范围,争论较大,一般有两种观点:第一种观点,认为该理论仅适用于单一撤三案件中的类似核定商品之间,例如在某一撤三案件中,被撤对象为某一注册商标的所有核定商品,如该所有核定商品均属同一类似群组,诉争商标的权利人仅需提交某一核定商品上的使用证据即可维持全部核定商品的注册;同理,如针对该类似群组的核定商品分别提起若干单一撤三,因分属不同案件,需诉争商标权利人针对各案分别提交各涉案商品的使用证据。该观点认为,“过桥理论”不可跨案。另一种观点认为,“过桥理论“可跨案,即便针对同一类似群组的核定商品分别提起若干单一撤三,即使因此分属不同案件,诉争商标权利人针对某一案件中某特定涉案商品的使用可视为对其他案件中的诉争商品的维持。

实务中,针对以上两种观点的争论较大。本文以一案例予以具化。

某注册商标核定使用在第五类商品上,核定商品均为0501同一类似群组商品,包括人用药、中药成药、草药茶、药膏、医用药草、各种针剂等,该商标实际使用商品为口服类的西药,属人用药,无争议,但是,针对撤三申请人的分项撤三申请,如针对以上六项商品分别提起六项撤三,可否通过人用药上的使用,维持中药成药或草药茶或药膏或医用药草或各种针剂上的注册?

针对该系列申请,国知局在撤三和撤三复审阶段[1]均肯定了第一种观点,直接在各案中对照案涉商品中药成药或草药茶或药膏或医用药草或各种针剂评价使用证据,认为“过桥理论”不可跨案实现其过桥效果,过桥的效果范围应仅限于个案审查范围,于是,应撤销中药成药或草药茶或药膏或医用药草或各种针剂等商品在各案中的注册。

然而,北京知识产权法院判决[2](以草药茶商品为例,下同),认定“草药茶”与“人用药”同属0501小群组,二者在功能用途、销售渠道等方面均较为类似,故诉争商标在“人用药”商品上的使用亦可视为在“草药茶”商品上的使用,诉争商标在“草药茶”商品上的使用应当予以维持。肯定了第二种观点,“过桥理论”可跨案。

本文认为,北京知识产权法院和北京市高级人民法院持有的以上第二种观点,有待商榷。法院通过“人用药”作为桥梁达到认定诉争商标在“草药茶”商品上使用的结果,而没有直接判断诉争商标在实际使用的商品口服类的西药上的使用是否能证明其在“草药茶”商品上的使用,法院人为的绕开了本案的核心争议焦点即商标权人提交的证据能否证明争议商标在“草药茶”商品上的使用。换言之,即便商标权人在口服类的西药上的使用能证明其在“草药茶”商品上使用了诉争商标,理由应为口服类的西药也属于一种“草药茶”,但是通过以上所谓的跨案“过桥理论”,以与案外商品“人用药”构成类似为由认定在“草药茶”上进行了使用,实属舍近求远,法律适用是否正确有待商榷。

尤为重要的是,上述案件中,撤三申请人只针对诉争商标的核定使用商品之一“草药茶”提起了撤销申请,并未涉及其其他核定使用的商品如“人用药”。而且,也似与《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》如下规定冲突:19.4具有下列情形之一的,“当事人主张维持商标注册的,不予支持:仅在核定使用范围外的类似商品或者服务上使用诉争商标的。”虽然“人用药”和“草药茶”根据《类似商品和服务区分表》属于类似商品,但本案争议的核定使用商品仅为“草药茶”,而非也无“人用药”,因此“人用药”属于本案争议的核定使用范围外的类似商品。根据上述规定,诉争商标在“人用药”上的使用不应当认定为在本案核定使用商品“草药茶”上的使用。

并且,两审法院的认定与在先判例向左。在 (2016)京行终2844号撤销复审二审案件中,该案诉争商标的核定使用商品包括矿泉水、果汁、柠檬汁等,同属于3202子类别。在撤销复审裁定中,商标评审委员会认为“……材料可以证明被许可人在矿泉水商品上对复审商标进行有效的商业使用。复审商标核定使用的果汁、柠檬汁等商品与矿泉水属于类似商品,所以复审商品在矿泉水商品上的使用,可视为在上述类似商品上的使用。”

北京市高级人民法院在该案中认为

“……需要指出的是,注册商标因连续三年停止使用被撤销注册的,其撤销的注册商标的专用权,而不是注册商标的禁用权。无论是2001年商标法第五十一条,还是2014年《商标法》第五十六条,均规定‘注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。’这表明注册商标专用权仅限于核准注册的商标和核定使用的商品,并不包括与核准注册的商标相近似的商标,也不包括与核定使用的商品相类似的商品。与注册商标相近似的商标以及与核定使用的商品相类似的商品最多只是可以能进入注册商标禁用权的范围,不可能进入注册商标专用权的范围。因此,注册商标在与核定使用的商品相类似的商品上的使用,以及与核准注册的商标相近似的商标在与核定使用的商品相同或相类似的商品上的使用,均不属于注册商标专用权的范围,这种使用也不构成注册商标专用权意义上的使用,其不足以动摇或者改变注册商标未在注册商品上实际使用的事实,故也就不足以维持注册商标在核定商品上的注册。本案中,商标评审委员会以复审商标在矿泉水商品上存在有效的商业使用,而复审商标核定使用的果汁、柠檬汁等商品与矿泉水属于类似商品为由,认定复审商品在矿泉水商品上的使用可视为其在上述类似商品上的使用,并据此维持复审商标在果汁、柠檬汁等商品上的注册,系法律适用错误,本院依法予以纠正。”

诚然,根据最新实务界的互动,法院的立场可能主要基于法律适用的统一性,不能仅因撤三申请人的选择而导致法律规则适用的不一致;另外,考虑到当下的经济大环境,过于苛责商标权人提交大量使用证据,不利于企业生存发展。但是,关于“过桥理论”适用范围的争论也确实让我们看到,业界对知产规则适用的关注和期望一直在持续,也希望本文在此方面能够起到抛砖引玉之效。

注释(上下滑动阅览)

【1】商评字【2023】第13506号撤销复审决定

【2】(2023)京73行初7204号

作者:张汝全

编辑:Eleven


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